Opinion of the Advocate-General

1. Predmet te zadeve je prijava, ki jo je družba Bovemij Verzekeringen NV (v nadaljevanju: Bovemij) vložila na uradu Beneluksa za znamke zaradi registracije znaka EUROPOLIS kot besedne znamke za določene vrste storitev. Zadeva zlasti pogoje, v skladu s katerimi lahko znamka z uporabo pridobi razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive o blagovnih znamkah.(2)

2.

Upoštevno pravo Skupnosti

3. Člen 1 Direktive o blagovnih znamkah določa, da področje uporabe Direktive velja za vsako znamko glede blaga ali storitev, ki je (a) predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici ali (b) predmet registracije ali prijave za registracijo v uradu Beneluksa za znamke ali (c) predmet mednarodne registracije z učinkom v državi članici.

4. Člen 3(1) določa:

„Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

[…]

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

(c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor […] ali druge lastnosti blaga ali storitev;

(d) znamke, ki se sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[…]“

5. Prvi stavek člena 3(3) določa:

„Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen učinek.“

6. Za lažje razumevanje se sklicujem na pogoj iz člena 3(3), ki pravi, da mora znamka „z uporabo pridobiti razlikovalen učinek“.

7. Znamko Skupnosti ureja Uredba št. 40/94(3) .

8. Določbe člena 7(1), od (b) do (d), Uredbe o znamki Skupnosti so popolnoma enake kot določbe člena 3(1), od (b) do (d), Direktive o blagovnih znamkah.

9. Člen 7(2) določa, da se člen 7(1) uporablja tudi, če razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti. Ta določba pa v členu 3 Direktive o blagovnih znamkah nima ustreznice.

10. Člen 7(3), ki je enak členu 3(3) Direktive, določa, da registracije ni mogoče zavrniti v skladu s členom 7(1), če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.

Upoštevno pravo Beneluksa

11. V skladu z enotnim zakonom Beneluksa o blagovnih znamkah (v nadaljevanju: EZB) se prijave za registracijo znamke v Beneluksu vložijo pri uradu Beneluksa za znamke (v nadaljevanju: UBZ). Če je znamka registrirana, velja po vsem ozemlju Beneluksa.

12. Člen 6a(1)(a) EZB(4) določa, da se registracija zavrne, če prijavljeni znak ni znamka v smislu člena 1, „zlasti zaradi neobstoja razlikovalnega učinka, kot ga določa člen 6dB(ii) Pariške konvencije“.

13. Ta člen Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine navaja, kolikor je tu pomembno:

„B. Znamkam, za katere velja ta člen, ni mogoče zavrniti registracije ali jih razglasiti za neveljavne, razen v naslednjih primerih:

[…]

(ii) kadar nimajo razlikovalnega učinka ali jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga, ali so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja v državi, kjer se zahteva njihova zaščita“.

14. V upoštevnem času člen 3(3) Direktive o blagovnih znamkah še ni bil prenesen v EZB, čeprav je bil pojem pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo očitno uporabljen pri presoji znamk Beneluksa.(5)

15. Med postopkom je postalo jasno, da je pomemben tudi člen 13C(1) EZB (čeprav v predložitvenem sklepu ni omenjen). Ta člen določa:

„Izključna pravica do blagovne znamke, ki je izražena v enem od nacionalnih ali regionalnih jezikov na ozemlju Beneluksa, se avtomatično razširi tudi na prevod znamke v katerega koli drugega od teh jezikov.“(6)

Postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

16. Maja 1997 je družba Bovemij vložila prijavo za registracijo znaka EUROPOLIS kot besedne znamke za te vrste storitev: zavarovalništvo, finančni posli, denarni posli, posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin, prevozništvo, pakiranje in skladiščenje blaga ter organizacija potovanj.

17. Oktobra 1997 je UBZ obvestil družbo Bovemij o začasni zavrnitvi registracije prijave, ker znak EUROPOLIS ni imel razlikovalnega učinka.

18. Aprila 1998 je družba Bovemij vložila pritožbo proti tej začasni zavrnitvi registracije prijave in v njej navedla, da je Europolis BV, njena podružnica, zadevni znak redno uporabljala kot znamko v gospodarskem prometu od leta 1988.

19. Maja 1998 je UBZ navedel, da zaradi pritožbe družbe Bovemij ne bo spremenil svoje začasne zavrnitve, in družbo Bovemij obvestil o svoji odločbi, s katero je „dokončno zavrnil“ registracijo znaka.

20. Družba Bovemij je pri Gerechtshof te ’s-Gravenhage (višje regionalno sodišče v Haagu) na Nizozemskem vložila pritožbo, v kateri je predlagala, naj se UBZ naloži, naj vpiše prijavljeni znak v register znamk, navajajoč predvsem, da ima znak EUROPOLIS razlikovalni učinek sam po sebi, in podredno, da je ta znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo pred dnevom vložitve prijave.

21. Gerechtshof je presodilo, da je znak EUROPOLIS sestavljen izključno iz znakov in označb, ki so lahko namenjeni označevanju lastnosti proizvoda, in da je ta znak sam po sebi brez slehernega razlikovalnega učinka.

22. V zvezi s pridobitvijo razlikovalnega učinka Gerechtshof ugotavlja, da se stranki ne strinjata glede pogojev, v katerih lahko znak z uporabo pridobi razlikovalni učinek. UBZ trdi, da je nujno, da upoštevna javnost znak – prek njegove uporabe – zaznava kot znamko po vsem ozemlju Beneluksa, torej v vseh treh državah Beneluksa. Družba Bovemij trdi, da je takrat, ko so vsi drugi pogoji izpolnjeni, dovolj, da upoštevna javnost znak zaznava kot znamko v večjem delu ozemlja Beneluksa, torej v obravnavani zadevi samo na Nizozemskem.

23. Gerechtshof je zato prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:(7)

„1. Ali je treba člen 3(3) Direktive o blagovnih znamkah razlagati tako, da pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo (v tem primeru beneluške znamke), ki je določena v tem odstavku, zahteva, naj znak pred datumom vložitve upoštevna javnost zaznava kot znamko na vsem ozemlju Beneluksa, torej v Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2. Ali je pogoj za registracijo iz člena 3(3) Direktive o blagovnih znamkah, ki je določen v tem odstavku, izpolnjen, če znak zaradi njegove uporabe upoštevna javnost zaznava kot znamko na znatnem delu ozemlja Beneluksa, in ali se lahko ta znatni del omeji na primer na Nizozemsko?

3.(a) Ali je treba pri presoji razlikovalnega učinka znaka – sestavljenega iz ene ali več besed uradnega jezika na ozemlju države članice (ali v tem primeru na ozemlju Beneluksa) –, pridobljenega z uporabo, kot določa člen 3(3) Direktive o blagovnih znamkah, upoštevati jezikovna območja, ki obstajajo na tem ozemlju?

(b) Ali v primeru, ko so vsi drugi pogoji za registracijo izpolnjeni, za registracijo znaka kot znamke zadostuje zahteva, da ga upoštevna javnost zaznava kot znamko na znatnem jezikovnem območju države članice (ali v tem primeru ozemlja Beneluksa), na katerem je ta jezik uraden?“

24. Pisna stališča so predložili družba Bovemij, UBZ, Komisija in Nizozemska. Stranke in Komisija so bile zastopane na obravnavi. Združeno kraljestvo je svoja stališča predložilo samo na obravnavi.

Pravna presoja

25. Vprašanja za predhodno odločanje se delijo na dve skupini. Prvič, predložitveno sodišče želi vedeti, ali je treba pri presoji, ali je znak z uporabo pridobil razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive o blagovnih znamkah, upoštevati zaznavo upoštevne javnosti na vsem ozemlju Beneluksa (vprašanje 1) ali samo na znatnem delu ozemlja Beneluksa (vprašanje 2). Ti vprašanji sta zastavljeni za blagovne znamke na splošno. Drugič, predložitveno sodišče je izpostavilo dve zadevi, ki specifično zadevata besedne znamke.(8) Vprašanja zadevajo pomen jezikovnih skupnosti pri presoji razlikovalnega učinka znamke z uporabo v skladu s členom 3(3). Glede na predmet postopka pred predložitvenim sodiščem menim, da je zaželeno, da odgovorim na vsa vprašanja za predhodno odločanje, ki zadevajo besedne znamke.

Predhodne ugotovitve

26. V pomoč nam je, če začnemo z obravnavo treh vprašanj. Prvič, kako se besedne znamke umestijo v Direktivo o blagovnih znamkah in kako jih obravnava Sodišče? Drugič, na podlagi česa je Sodišče ugotovilo, ali je znamka (in zlasti besedna znamka) „brez slehernega razlikovalnega učinka“ (člen 3(1)(b)) in/ali je opisna (člen 3(1)(c))? Tretjič, kako je Sodišče opravilo presojo „razlikovalnega učinka z uporabo“ za namene člena 3(3)? Na tej podlagi lahko specifična vprašanja za predhodno odločanje analiziramo jedrnato.

Besedne znamke

27. Člen 3(1)(b) Direktive o blagovnih znamkah prepoveduje registracijo „znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka“.

28. Člen 3(1)(c) prepoveduje registracijo „znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor […] ali druge lastnosti blaga ali storitev“.

29. V skladu z Direktivo o blagovnih znamkah se lahko besede uporabijo na dva načina. Prvič, beseda ali kombinacija besed lahko označuje eno ali več značilnosti proizvoda. Besede, ki se uporabljajo za to, se ne smejo registrirati v skladu s členom 3(1)(c). Prav tako nimajo nikakršnega razlikovalnega učinka pri storitvah v smislu člena 3(1)(b), kot je Sodišče že ugotovilo.(9) Drugič, beseda ali kombinacija besed lahko določa proizvod (ne glede na to, ali ga pri tem nehote tudi opiše). Takšna besedna znamka se lahko registrira kot blagovna znamka, ker zanjo ne veljata niti člen 3(1)(b) niti člen 3(1)(c).

30. Člen 3(1)(c) glede na sodno prakso sledi specifičnemu javnemu interesu, in sicer, da lahko vsi prosto uporabljamo vse znake ali oznake, ki lahko označujejo značilnosti blaga ali storitev in je zanje vložena prijava za registracijo.(10) V prepovedi registracije opisnih kombinacij besed in njihove zaščite kot znamke je zaščita javnega interesa očitna. Takšna registracija preprečuje drugim podjetjem (in s tem tudi morebitnim konkurentom) uporabo očitnih izrazov pri opisu proizvodov za potrošnike(11) ter jih s tem postavlja v slabši konkurenčni položaj. To pa popolnoma nasprotuje namenu Direktive o blagovnih znamkah, ki vzpostavlja delno uskladitev, da se odpravijo „neskladja, ki lahko zavirajo prost pretok blaga in svobodo opravljanja storitev ter izkrivijo konkurenco na skupnem trgu“.(12)

Analiza v skladu s členom 3(1)(b) in/ali (c)

31. Pri presoji v skladu s členom 3(1)(b) in (c), ali znamka nima razlikovalnega učinka oziroma a li opisuje blago ali storitve, za katere se pridobiva registracija, (13) je pomembno, kako „upoštevna javnost“ zaznava to znamko. Ta upoštevna javnost je opredeljena kot osebe v gospodarskem prometu in med povprečnimi potrošniki blaga in storitev, ki so razumno dobro obveščene in razumno pozorne.(14)

32. Sodišče je priznalo, da zaradi jezikovnih, kulturnih, družbenih in ekonomskih razlik med državami članicami znamka, ki nima razlikovalnega učinka ali opisuje zadevno blago ali storitve v eni državi članici, lahko ni takšna v drugi državi članici(15) in je zato lahko upravičeno registrirana v tej drugi državi članici. Poleg tega je Sodišče pred nedavnim sklenilo, da člen 3(1)(b) in (c) Direktive o blagovnih znamkah ne prepoveduje registracije znaka v eni državi članici, če ta znak vsebuje eno ali več besed, izposojenih iz jezika druge države članice, v kateri ta znak nima razlikovalnega učinka, razen če je upoštevna javnost v državi članici, v kateri se vloži prijava za registracijo, zmožna prepoznati pomen besede ali več besed.(16)

33. Če povem drugače, besede, ki podajajo pomen z opisom blaga ali storitev, ne morejo biti registrirane kot znamke, če pa tega pomena ne podajajo zaradi jezikovnih razlik, potem nimajo opisne funkcije. Zato zanje ne velja prepoved registracije iz člena 3(1).

34. Zato je treba pri presoji v skladu s členom 3(1)(b) in/ali (c) upoštevati jezikovno zmožnost upoštevne javnosti, da prepozna pomen znaka, ki je sestavljen iz ene ali več besed.

Člen 3(3)

35. Pri ugotavljanju, ali je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za namene člena 3(3), mora pristojni organ opraviti splošno oceno dokazov, ki kažejo, da znamka označuje zadevni proizvod, kot da izvira iz določenega podjetja, in ga s tem razlikuje od blaga (ali storitev) drugih podjetij.(17)

36. V sodbi Windsurfing Chiemsee je Sodišče nakazalo, da se pri presoji razlikovalnega učinka znamke v skladu s členom 3(3) lahko upoštevajo ti dejavniki: tržni delež znamke; intenzivnost, geografska razširjenost in dolgotrajnost uporabe znamke; znesek, ki ga podjetje vloži v njeno oglaševanje; delež upoštevne javnosti, ki zaradi znamke prepozna, da blago (ali storitev) izvira iz določenega podjetja, ter izjave gospodarskih in trgovinskih zbornic ali drugih trgovinskih in strokovnih združenj.(18) Ti dejavniki se navezujejo na (a) uporabo znamke in (b) na to, ali ta uporaba zadevnim trgovcem in potrošnikom omogoča prepoznavo, da blago ali storitve izvirajo iz določenega podjetja.

37. Pri tej splošni presoji, ali je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, je treba upoštevati, ali upoštevna javnost ali vsaj njen znaten del zaradi znamke prepozna, da blago ali storitve izvirajo iz določenega podjetja.(19) Upoštevati je treba predpostavljena pričakovanja povprečnega potrošnika, ki je razumno dobro obveščen in razumno pozoren, glede kategorije zadevnega blaga ali storitev.(20)

38. Te zahteve za uporabo člena 3(3) zrcalijo navedbo Sodišča v zvezi s presojo v skladu s členom 3(1)(b) in/ali (c). To je logično. Če znamka prima facie ne sme biti registrirana, ker jo upoštevna javnost, ki je razumno dobro obveščena in razumno pozorna, samo po sebi zaznava, kot da je brez razlikovalnega učinka in/ali opisna, se je treba vprašati, ali se je ta zaznava v isti upoštevni javnosti spremenila, ker je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek.(21)

39. Ali so jezikovne sposobnosti upoštevne javnosti (ki za razliko od dejavnikov v zadevi Windsurfing Chiemsee niso povezane z dejansko uporabo besedne znamke ali njenega označevanja proizvoda) pomembne pri ocenjevanju pridobivanja razlikovalnega učinka z uporabo? To je odvisno od tega, ali so bile uporabljene besede že takoj na začetku razumljene kot opisne ali ne. Kadar zadevna javnost v besedi ne prepozna pomena, prepoved registracije iz člena 3(1) ne velja. Zato ni nobene potrebe po presojanju, ali je „razlikovalni učinek pridobljen z uporabo“ za namene člena 3(3). Kadar dejstvo, da besede upoštevni javnosti posredujejo opisni pomen, pomeni prepoved registracije, je treba preučiti, ali je za te osebe besedna znamka z uporabo vseeno pridobila razlikovalni učinek in je zato primerna za registracijo v skladu s členom 3(3).

40. Ta pristop po mojem mnenju izvira iz strukture člena 3. Člen 3(3) opredeljuje razloge za zavrnitev registracije, naštete v členu 3(1)(b), (c) in (d). Uporabiti ga je treba samo v primerih, ko neobstoj razlikovalnega učinka dokažemo v skladu s členom 3(1). Zato je njegova uporaba smiselna, če ga uporabimo v okviru enakih parametrov, kot so bili uporabljeni za odkrivanje neobstoja razlikovalnega učinka že na začetku.

41. Na tej podlagi nadaljujem z obravnavo specifičnih vprašanj, ki jih je predložilo nacionalno sodišče.

Vprašanji 1 in 2: ozemeljski obseg presoje

42. Sodišče s tema vprašanjema sprašuje, ali je ustrezno sklicevanje na upoštevno javnost na enem delu ozemlja Beneluksa ali na celotnem ozemlju.

43. Sodišče je v sodbi General Motors(22) že sklenilo, da je treba pri uporabi člena 5(2) Direktive o blagovnih znamkah(23) ozemlje Beneluksa enačiti z ozemljem države članice. Dalje je ugotovilo, da je za namene člena 5(2) za beneluško znamko dovolj, da ima ugled na znatnem delu ozemlja Beneluksa, ki lahko obsega del ene od beneluških držav.(24)

44. Kar velja za področje uporabe Direktive v smislu člena 5(2), mora veljati tudi za člen 3 Direktive. Nobenega smisla ne bi imelo reči, da za uveljavitev člena 5(2) imetniku znamke zadostuje že to, da ima znamka ugled na znatnem delu ozemlja Beneluksa, ki lahko obsega del ene od držav Beneluksa, pri tem pa vztrajati, da mora znamka z uporabo pridobiti razlikovalni učinek na celotnem ozemlju Beneluksa, da se lahko sploh registrira.

45. Stališče UBZ – torej, da je treba znak zaznavati kot znamko na celotnem ozemlju Beneluksa, preden se lahko registrira – temelji na sodbi Ford.(25) V tej zadevi so ugotavljali, ali je znamka z uporabo pridobila zadosten razlikovalni učinek, da bi bila registrirana kot znamka Skupnosti v skladu s členom 7(3) Uredbe o znamki Skupnosti. Zdi se mi, da je logična osnova za ozemeljsko presojo, ki je bila uporabljena v sodbi Ford, neustrezna, kadar ugotavljamo, ali je razlikovalni učinek z uporabo pridobila nacionalna znamka v skladu z Direktivo o blagovnih znamkah.

46. Znamka Skupnosti se pojmovno razlikuje od nacionalnih znamk. Če naj bo znamka priznana v vsej Skupnosti v skladu z določbami Uredbe o znamki Skupnosti, potem je razumno od imetnika znamke zahtevati, da dokaže razlikovalni učinek, ki ga je znamka pridobila z uporabo na širšem geografskem območju. Znamka Skupnosti ima enoten učinek v vsej Skupnosti.(26) Nacionalna registracija znamke ji daje ta učinek samo v vsej zadevni državni članici.(27) Pomembno je, da člen 7(2) Uredbe o znamki Skupnosti določa, da se člen 7(1) uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti. Ta določba pa v členu 3 Direktive o blagovnih znamkah nima ustreznice. Ker je znamka Skupnosti enotna znamka, ki bi imela, če bi bila registrirana, učinek na celotnem ozemlju Skupnosti, je prav postaviti pogoj iz člena 7(2). Takšna znamka ne bi smela biti registrirana, če v katerem koli delu Skupnosti obstaja razlog za prepoved registracije. Enake ugotovitve pa ne veljajo za registracijo nacionalnih znamk, kot jih usklajuje Direktiva o blagovnih znamkah.

47. Poleg tega pa ukrepa veljata za različna položaja. Čeprav je namen obeh pospešiti vzpostavitev in delovanje notranjega trga,(28) Direktiva o blagovnih znamkah to stori precej bolj omejeno, tako da vzpostavlja delno usklajevanje prava o nacionalnih blagovnih znamkah. Nasprotno pa Uredba o znamki Skupnosti vzpostavlja novo vrsto pravice intelektualne lastnine, torej znamko Skupnosti.

48. Nazadnje pa je Sodišče razsodilo o razlagi člena 5(2) Direktive o blagovnih znamkah v sodbi General Motors, kjer je vedelo, da v beneluškem sistemu registracije blagovnih znamk registracija na nacionalni (oz. podbeneluški) ravni ni mogoča.(29) Tako je že implicitno potegnilo ločnico, ki sem jo zarisala med obema ukrepoma.

49. Zato zaključujem, da pri presoji pridobitve razlikovalnega učinka besedne znamke z uporabo v skladu s členom 3(3) Direktive o blagovnih znamkah ni nujno upoštevati celovitosti ozemlja Beneluksa (Belgija, Nizozemska in Luksemburg), če iz jezikovnih razlogov upoštevna javnost, kot je bila že prej opredeljena za namen člena 3(1), obstaja samo na nekaterih delih tega ozemlja.

Vprašanji 3(a) in 3(b): jezikovne skupnosti in upoštevni deleži

50. Strinjam se s stališčem UBZ in Nizozemske, da je treba pri presoji z uporabo pridobljenega razlikovalnega učinka znaka, ki ga sestavljajo ena ali več besed, upoštevati jezikovne skupnosti v državi članici ali na ozemlju Beneluksa.

51. Iz že navedenih razlogov mora biti upoštevna javnost iz člena 3(3) tista, ki daje osnovo za ugovor proti registraciji iz člena 3(1). V tej zadevi je to (nizozemsko govoreča) javnost, za katero je predložitveno sodišče ugotovilo, da beseda EUROPOLIS nima razlikovalnega učinka. Pridobljen razlikovalni učinek predpostavlja, da ta sprva ni obstajal. V primeru, kot je ta, se predpostavlja, da je prvotni neobstoj razlikovalnega učinka omejen na določeno jezikovno skupnost. Zato mora biti za namene registracije razlikovalni učinek pridobljen samo v tej jezikovni skupnosti.(30)

52. Preostane še vprašanje, kolikšen delež upoštevne javnosti mora za znamko zaznavati, da označuje zadevno blago ali storitve, kot da izvirajo iz določenega podjetja (tako da je možno reči, da so z uporabo pridobili razlikovalni učinek za namene člena 3(3)).

53. Zdi se mi, da je neločljivi del analize o tem, ali je predlagana besedna znamka „brez slehernega razlikovalnega učinka“ (člen 3(1)(b)) in/ali opisna (člen 3(1)(c)), koncept, da jo mora kot tako zaznati znaten delež upoštevne javnosti. V razumno veliki javnosti je statistično verjetno, da bodo nekateri podatki drugačni od norme.(31) Pri sklepanju o tem, kaj je „značilno“ za to javnost, je pomembno, kaj nam povejo podatki v celoti. Ker je učinek odobritve registracije besedne znamke ta, da se drugim podjetjem odvzame možnost uporabe teh besed v opisu, kar lahko negativno vpliva na konkurenco na trgu, je temu ustrezno pomembno, da registracija besedne znamke v skladu s členom 3(3) ni dovoljena, razen če to znamko znaten delež upoštevne javnosti zaznava, da razlikovalno označuje izvor blaga ali storitev, na katere se nanaša.

54. Torej se v primeru, ko lahko od znatnega deleža upoštevne javnosti razumno pričakujemo, da razume pomen znamke, ki naj bi bila registrirana (tako da prima facie nima razlikovalnega učinka za namene člena 3(1)(b) in/ali je opisna v smislu člena 3(1)(c)), pojavi pomembno vprašanje, ali znaten delež te iste upoštevne javnosti, ki razume pomen znamke, vseeno zaradi znamke prepozna, da zadevno blago in storitve izvirajo iz določenega podjetja (torej lahko rečemo, da je z uporabo pridobila razlikovalni učinek za namene člena 3(3)). Obratno pa registracija ne bi smela biti odobrena v skladu s členom 3(3), kadar znak postane razlikovalen samo za majhen in ne za znaten delež upoštevne javnosti na ozemlju Beneluksa.

55. V nasprotnem pristopu so očitne pomanjkljivosti – torej, če dovolimo registracijo pod pogojem, da se lahko dokaže, da vsaj majhen delež upoštevne javnosti na celotnem ozemlju meni, da je znak pridobil razlikovalni učinek. Prvič, to bi pripeljalo do položaja, ko bi znamka ostala opisna za blago in storitve za ostale pripadnike upoštevne javnosti,(32) vendar pa je druga podjetja ne bi smela uporabljati, saj je bila registrirana v skladu s členom 3(3). To bi spodkopalo cilj zaščite javnega interesa iz člena 3(1)(c), in sicer, da lahko vsi prosto uporabljamo vse znake ali oznake, ki lahko označujejo značilnosti blaga ali storitev in je zanje vložena prijava za registracijo.(33)

56. Drugič, pomenilo bi, da se lahko člen 3(3) uporablja neodvisno od člena 3(1). Ne samo, da bi bilo to v nasprotju z besedilom člena 3(3), ki nakazuje, da člen 3(3) dodatno pojasnjuje člen 3(1), ampak bi tudi pripeljalo do paradoksa, da se lahko obe določbi – ki imata nasprotne učinke – izpolnita hkrati na istem ozemlju. To bi povzročilo neskladje v katerem koli poskusu presoje možnosti registracije znamke, za katero se lahko dokaže, da je hkrati opisna in razlikovalna na istem ozemlju.

57. Opozarjam tudi, da se na podlagi člena 13C(1) EZB izključna pravica do blagovne znamke, ki je izražena v enem od nacionalnih ali regionalnih jezikov na ozemlju Beneluksa, avtomatično razširi tudi na prevod znamke v katerega koli drugega od teh jezikov. Čeprav to ni vprašanje, ki bi bilo izpostavljeno v predložitvenem sklepu, se mi zdi, da obstoj te določbe tudi govori v prid prepovedi registracije besedne znamke na podlagi razlikovalnega učinka, ki ga je pridobila z uporabo, kadar to priznava le majhen delež upoštevne javnosti na tem ozemlju. Takšna določba krepi omejevalen učinek registracije znamke. Zato poudarja, kako pomembno je, da cilji zaščite javnega interesa iz člena 3(1)(b) in (c) niso kršeni, razen v primeru, ko je razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, resnično neizpodbiten.(34)

58. Iz teh razlogov in po analogiji s sklepanjem v sodbi General Motors zavračam trditev družbe Bovemi in Nizozemske, da za znak zadostuje, da ga znaten del upoštevne javnosti zaznava kot znamko v znatnem delu jezikovne skupnosti (v državi članici ali) na ozemlju Beneluksa, kjer je zadevni jezik uraden. Ni si težko predstavljati okoliščin, v katerih bi znak ali oznaka lahko pridobila razlikovalni učinek z uporabo v znatnem delu določenega dela jezikovne skupnosti v Beneluksu.(35) Zdi se mi, da bi tak del zajemal le majhen delež upoštevne javnosti.(36) Iz razlogov, ki sem jih navedla, je to nezadostna osnova za ugotavljanje razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo. Namesto tega je treba ugotoviti, da vsaj znaten del upoštevne javnosti zaznava zadevno blago ali storitve, kot da izvirajo iz določenega podjetja. Ta upoštevna javnost mora biti jezikovna skupnost v državi članici (ali v tem primeru na ozemlju Beneluksa) kot celota.

59. Zato se strinjam s Komisijo, da se v primeru, ko se zavrne registracija besedne znamke, ker nima nikakršnega razlikovalnega učinka (člen 3(1)(b)) in/ali ker je opisna (člen 3(1)(c)) v določenem jeziku, ta znamka lahko registrira le v skladu s členom 3(3), če se lahko dokaže, da je z uporabo pridobila razlikovalni učinek v zadevni jezikovni skupnosti.

60. Pri tem moram jasno povedati, da ne sprejemam predloga Komisije, da bi bilo treba prenesti, z upoštevanjem Direktive o blagovnih znamkah, analizo člena 7, od (1) do (3), Uredbe o znamki Skupnosti, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje v zadevi Ford .(37) Kot sem že nakazala, menim, da med ukrepoma obstajajo pomembne razlike, zaradi katerih je tak prenos neprimeren.

Predlog

61. Iz zgoraj navedenih razlogov menim, da bi moralo Sodišče na vprašanja, ki jih je predložilo Gerechtshof, odgovoriti tako:

Prvo in drugo vprašanje

Pri presoji o pridobitvi razlikovalnega učinka besedne znamke z uporabo v skladu s členom 3(3) Direktive o blagovnih znamkah ni nujno upoštevati celovitosti ozemlja Beneluksa (Belgija, Nizozemska in Luksemburg), če iz jezikovnih razlogov upoštevna javnost, kot je bila že prej opredeljena za namen člena 3(1), obstaja samo na nekaterih delih tega ozemlja.

Tretje vprašanje

Pri presoji o z uporabo pridobljenem razlikovalnem učinku znaka, ki ga sestavljajo ena ali več besed, je treba upoštevati jezikovne skupnosti v državi članici ali na ozemlju Beneluksa.

V primeru, ko se zavrne registracija besedne znamke, ker nima nikakršnega razlikovalnega učinka (člen 3(1)(b)) in/ali ker je sestavljena iz ene ali več besed, ki so v določenem jeziku opisne (člen 3(1)(c)), se ta znamka lahko registrira le v skladu s členom 3(3), če se lahko dokaže, da je z uporabo pridobila razlikovalni učinek v vsej zadevni jezikovni skupnosti (torej v državi članici ali na ozemlju Beneluksa kot celote).

(1) .

(2)  – Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

(3)  – Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1, v nadaljevanju: Uredba o znamki Skupnosti).

(4)  – V skladu s predložitvenim sklepom je bilo besedilo člena 3(1), od (a) do (d), Direktive o blagovnih znamkah vključeno v različico člena 6a(1) EZB, ki je začel veljati leta 2004 po spremembi protokola, ki je spremenil EZB z dne 11. decembra 2001 (v nadaljevanju: protokol iz leta 2001). Predložitveno sodišče predpostavlja, da ni nobene vsebinske razlike med to in prejšnjo različico.

(5)  – Pozneje je bil s protokolom iz leta 2001 v EZB vključen nov člen 14b, ki določa: „Sodišča lahko sklenejo, da je registrirana blagovna znamka z uporabo pridobila razlikovalen učinek“. Člen 14b je začel veljati 1. januarja 2004.

(6) – Glej sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, str. I‑1619, točka 13), kjer je ta določba navedena v celoti.

(7) – V predložitvenem sklepu je vprašanje z oznako „vprašanje 1“ ločeno vprašanje, ki ga je nacionalno sodišče postavilo beneluškemu sodišču. Zato sem vprašanja od 2 do 4 iz predložitvenega sklepa preštevilčila kot vprašanja od 1 do 3 in se bom nanje tudi tako sklicevala v nadaljevanju teh sklepnih predlogov.

(8)  – V tretjem vprašanju za predhodno odločanje.

(9)  – Glej na primer sodbo Postkantoor, navedeno v opombi 6, točka 86, in sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie (C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 19).

(10)  – Zgoraj navedena sodba Campina Melkunie, točka 35. Glej tudi sodbi z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 25) in z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 52).

(11)  – Glej sodbo z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi (od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točki 73 in 74) in zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie, točka 36.

(12) – Uvodna izjava 1.

(13)  – Glede na to, da se s prepovedjo registracije opisnih besed ali kombinacij besed ščiti javni interes, morda ni presenetljivo, da Sodišče na splošno ne ločuje med členoma 3(1)(b) in 3(1)(c). Zato je bila v sodbi Postkantoor presoja razlikovalnega učinka opravljena v skladu s členom 3(1)(b) (glej na primer točke od 29 do 35), medtem ko je razprava o javnem interesu spadala na področje uporabe člena 3(1)(c) (glej točke od 53 do 58). V primerjavi z enakovrednimi določbami Uredbe o znamki Skupnosti je položaj manj izrazit. Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa v zadevi UUNT proti Wrigley (sodba z dne 23. oktobra 2003, C‑191/01 P, Recueil, str. I-12447, točki 51 in 53 in navedena sodna praksa).

(14)  – Glej zgoraj navedeni sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 29, in Postkantoor, točka 75.

(15)  – Sodba z dne 9. marca 2006 v zadevi Matratzen Concord (C-421/04, ZOdl., str. I-2303, točka 25), v kateri je Sodišče po analogiji napotilo na sodbo z dne 26. novembra 1996 v zadevi Graffione (C‑313/94, Recueil, str. I-6039, točka 22). Sodba Graffione je obravnavala presojo zavajajočega učinka blagovne znamke za namene člena 12(2)(b) Direktive. V zvezi s tem je učinek jezikovnih, kulturnih in družbenih razlik med državami članicami preučen v sklepnih predlogih generalnega pravobranilca Jacobsa v zadevi Graffione, točka 10, in v sklepnih predlogih generalnega pravobranilca Gulmana v zadevi Clinique (sodba z dne 2. februarja 1994, C-315/92, Recueil, str. I-317, točka 18).

(16)  – Sodba Matratzen Concord, točka 26. Glej tudi sklepne predloge državnega pravobranilca Jacobsa v tej zadevi, točke 46, 47 in 50.

(17)  – Glej sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 49, in Libertel, obe navedeni v opombi 10, točka 67. Točke od 62 do 67 v sodbi Libertel vsebujejo premišljeno in koristno analizo funkcije znamke, opredelitev upoštevne javnosti in njene zaznave znamke ter kako seznanjanje z znamko z njeno uporabo omogoča pridobitev razlikovalnega učinka.

(18)  – Sodba Windsurfing Chiemsee, točka 51.

(19)  – Sodba Windsurfing Chiemsee, točka 52. Zatem je bil ta preizkus dosledno uporabljan. Glej na primer sodbo z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I‑5475, točka 61 in naslednje). Besedo „znaten“ razumem, kot da pomeni ne nujno večine zadevne javnosti, ampak njen precejšen del.

(20)  – Sodba Philips, točka 63.

(21)  – V zvezi s tem se lahko upravičeno potegne vzporednica med strukturo člena 3(1) in (3) Direktive o blagovnih znamkah ter strukturo člena 7(1) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti. Ker je logična struktura enaka, se lahko tu smiselno uporabi sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. marca 2000 v zadevi Ford Motor proti UUNT (OPTIONS) (T-91/99, Recueil, str. II‑1925, točka 27). Vseeno pa to po mojem mnenju ne pomeni, da se lahko ozemeljska utemeljitev Uredbe o znamki Skupnosti, kot jo je Sodišče prve stopnje pojasnilo v sodbi Ford, enakovredno prenese v okvir Direktive o blagovnih znamkah (glej točko 44 spodaj).

(22)  – Sodba z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors (C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 29).

(23)  – Člen 5(2) določa: „[k]atera koli država lahko […] predpiše, da ima lastnik pravico preprečiti vsem tretjim strankam, da v trgovanju uporabljajo kateri koli znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je znamka registrirana, če ima znamka v državi članici ugled in če bi neupravičena uporaba takega znaka nepošteno izkoristila prednost ali škodovala razlikovalnemu učinku znamke“.

(24)  – Ibidem .

(25)  – Navedena v opombi 21.

(26) – Glej člen 1(2) Uredbe o znamki Skupnosti.

(27)  – Ali v primeru beneluške znamke v vsej Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.

(28) – Glej tudi prvo uvodno izjavo obeh ukrepov.

(29) – Zato dejstvo, da je v nekem smislu beneluška blagovna znamka tudi „enotna“ znamka na beneluškem ozemlju, ni odvrnilo Sodišča od sklepanja, da ugled na enem od delov enotnega ozemlja Beneluksa, celo v delu ene od beneluških držav, zadostuje za namene člena 5(2).

(30)  – V zvezi s tem poudarjam, da je Sodišče v sodbi Libertel v točki 76 poudarilo, da pristojni organ „ne sme zadeve preučiti abstraktno, ampak mora obvezno svojo preučitev navezati na dejansko situacijo. Ta preučitev mora upoštevati vse pomembne okoliščine zadeve […]“. Kjer „dejanska situacija“, tako kot v tem primeru, nujno vključuje presojo, ki upošteva jezikovne razlike, mora biti jezikovni vidik dosledno upoštevan v celotni analizi.

(31) – Tu sta možni samo dve podatkovni vrednosti: razlikovalen in nerazlikovalen.

(32) – Ex hypothesi , večji delež.

(33)  – Glej točko 29 zgoraj in tam navedeno sodno prakso.

(34)  – Ta vidik ni bil obravnavan v večjem obsegu v teh postopkih. Zdi se mi, da v primeru, ko prevod (na primer besede Europolis v francosko Europolice) ni obstajal pred vložitvijo prijave za registracijo, prevedeni izraz (po definiciji) ne more z uporabo pridobiti razlikovalnega učinka za namene člena 3(3). Ker prevod stremi k zrcaljenju pridobljenega razlikovalnega učinka izvirnika, je verjetno zaradi tega manj možnosti, da bo zanj veljal člen 3(1)(b) in/ali člen 3(1)(c).

(35) – Na primer Flandrija.

(36) – Medtem ko bi upoštevna jezikovna skupnost zajemala vse govorce nizozemščine na ozemlju Beneluksa, ne samo v Flandriji, ampak tudi (vsaj) na Nizozemskem in v dvojezični bruseljski regiji.

(37)  – Glej točke od 25 do 27 sodbe, navedene v opombi 21 zgoraj.