–

Lunapark Scandinavia Oy Ltd, edustajanaan J. Hatanmaa, asianajaja,

–

Suomen hallitus, asiamiehenään M. Pere,

–

Euroopan komissio, asiamiehinään P. Němečková, J. Samnadda ja T. Sevón,

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 10 artiklan tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Lunapark Scandinavia Oy Ltd (jäljempänä Lunapark) ja toisaalta Hardeco Finland Oy (jäljempänä Hardeco) ja joka koskee sitä, että Hardeco on markkinoinut makeisia, joiden väitetään loukkaavan Lunaparkin tavaramerkkiä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3

Direktiivin 2015/2436 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

4

Direktiivin 9 artiklassa, jonka otsikko on ”Käytön sallimisesta johtuvat mitättömäksi julistamisen esteet”, säädetään seuraavaa:

5

Direktiivin 10 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin antamat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

6

Direktiivin 18 artiklan, jonka otsikko on ”Myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan väliintulo-oikeus kiistämisperusteena loukkausta koskevissa menettelyissä”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

Suomen oikeus

7

Direktiivi 2015/2436 saatettiin osaksi Suomen oikeusjärjestystä 26.4.2019 annetulla tavaramerkkilailla (544/2019), joka tuli voimaan 1.5.2019.

8

Tavaramerkkilain 5 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena yhtäältä merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki, eikä toisaalta merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

9

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen muun ohella, jos kysymyksessä on merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä taikka tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden maahantuonti.

10

Tavaramerkkilain 15 §:ssä, joka koskee tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutusta, säädetään, että yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä tai myöhempi vakiintunut merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä ja jos aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi.

11

Tavaramerkkilain 62 §:ssä säädetään, että jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

12

Tavaramerkkilain 63 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssä säädetään.

13

Tavaramerkkilain 70 §:ssä säädetään hyvitys‑ ja korvausoikeuden vanhentumisesta, ja sen 1 momentissa säädetään, että hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan vaatia ainoastaan viimeisen viiden vuoden ajalta ennen sitä koskevan kanteen vireillepanoa.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

14

Lunaparkille on 29.8.2003 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity 14.8.2009 numerolla 246144 tavaramerkki DRACULA makeisia varten. Lunapark tuo maahan ja saattaa Suomessa markkinoille makeisia, joiden tuotepakkauksissa se käyttää sanaa Dracula sekä Dracula-hahmoa esittäviä kuviotunnuksia.

15

Karkkimies Oy – Candyman Ltd (jäljempänä Karkkimies) oli jo ennen kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä Lunaparkille tuonut maahan sekä saattanut Suomessa markkinoille Dracula-tunnuksilla varustettuja makeisia. Karkkimiehellä ei ollut ollut rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta käyttämiinsä tunnuksiin, eikä sen ja Lunaparkin välillä ollut sovittu tavaramerkin DRACULA käyttöoikeudesta.

16

Hardeco osti 31.10.2019 Karkkimiehen, jonka toimintaa se jatkoi. Hardeco alkoi marraskuussa 2019 tuoda maahan ja saattaa Suomessa markkinoille makeisia tuotepakkauksissa, jotka on varustettu sanalla ”Dracula” sekä Dracula-hahmoa esittävillä kuviotunnuksilla.

17

Lunapark nosti 6.10.2020 markkinaoikeudessa (Suomi) kanteen, jossa se vaati sen vahvistamista, että Hardecon menettely loukkaa sen yksinoikeutta tavaramerkkiin DRACULA, sekä loukkaukseen kohdistuvaa kieltoa ja siihen perustuvaa hyvitystä.

18

Hardeco vaati kanteen hylkäämistä muun muassa sillä perusteella, että Lunapark oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa esittää tavaramerkin DRACULA loukkaukseen perustuvia vaatimuksia. Hardeco väitti pelkästään jatkavansa Karkkimiehen pitkään jatkunutta toimintaa, johon Lunapark ei ollut milloinkaan puuttunut.

19

Markkinaoikeus totesi 21.12.2022 antamassaan tuomiossa, että merkki ja kilpaileva tavaramerkki olivat samoja ja että niitä käytettiin samoja tavaroita varten ja että se seikka, että Hardeco käytti tätä merkkiä, aiheutti kohdeyleisön keskuudessa vaaran sen sekoittumisesta tavaramerkkiin DRACULA. Markkinaoikeus katsoi, ettei myöskään samojen tunnusten pitkäaikainen rinnakkainen käyttö yhtäältä Lunaparkin ja toisaalta Karkkimiehen toimesta poistanut tunnusten välistä sekaannusvaaraa, koska se ei ollut johtanut siihen, että kohdeyleisö erottaisi Lunaparkin ja Hardecon maahantuomat makeistuotteet toisistaan.

20

Markkinaoikeus kuitenkin hylkäsi Lunaparkin vaatimukset. Markkinaoikeuden mukaan tavaramerkkilain säännös merkinhaltijan passiivisuuden seuraamuksista ei tullut asiaan sovellettavaksi, koska Hardecolla ei ollut tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta käyttämiinsä tunnuksiin. Suomen yksityisoikeudessa noudatetaan kuitenkin laajasti periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava tai vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista. Nyt käsiteltävässä asiassa Lunaparkin passiivisuus oli jatkunut niin pitkään, että Lunapark oli sen vuoksi menettänyt oikeutensa esittää Hardecoa vastaan tavaramerkin DRACULA loukkaukseen perustuvia vaatimuksia. Sillä seikalla, että kysymyksessä olevia tunnuksia käytti nykyään Karkkimiehen sijaan Hardeco, ei ollut merkitystä, koska Hardecon toiminta koski samoja makeisia kuin Karkkimiehen markkinoille saattamat makeiset, joiden suhteen Lunapark oli ollut passiivinen.

21

Lunapark valitti markkinaoikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen (Suomi), joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin.

22

Lunapark vetoaa valituksensa tueksi siihen, että markkinaoikeuden mainitsemaa yksityisoikeuden yleistä periaatetta ei voida soveltaa nyt käsiteltävässä asiassa, koska se merkitsisi tavaramerkin haltijalleen antaman yksinoikeuden rajoittamista direktiivin 2015/2436 vastaisesti. Lunapark katsoo lisäksi joka tapauksessa puuttuneensa Hardecon menettelyyn kohtuullisessa ajassa, koska Lunaparkin passiivisuus Karkkimiestä kohtaan ei missään tapauksessa voi vaikuttaa Hardecon hyväksi. Hardeco väittää sitä vastoin, ettei mikään kyseisen direktiivin säännös ole esteenä sille, että kyseistä yksityisoikeuden yleistä periaatetta sovelletaan nyt käsiteltävässä asiassa ja että tavaramerkin haltijan passiivisuus vaikuttaa sen mukaisesti tavaramerkin haltijan oikeuteen kieltää tavaramerkin käyttö.

23

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan kysymystä siitä, ovatko direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 ja 3 kohta esteenä tällaisen periaatteen soveltamiselle, ei ole vielä käsitelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

24

Tästä syystä kyseinen tuomioistuin pohtii, voiko tavaramerkin haltija passiivisuutensa perusteella menettää muussa kuin direktiivissä 2015/2436 säädetyn, käytön sallimista koskevan prekluusion tilanteessa oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä tavalla, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan vahinkoa jollekin tämän tavaramerkin tehtävistä.

25

Tässä tilanteessa korkein oikeus päätti lykätä asian ratkaisua ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

26

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 2015/2436 10 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen kansallisen oikeuden yleisen periaatteen soveltamiselle, jonka mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija menettää muussa kuin kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä sen 9 artiklan 1 tai 2 kohdan kanssa, tarkoitetussa tilanteessa oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

27

Tähän kysymykseen vastaamiseksi on muistutettava yhtäältä, että direktiivin 2015/2436 10 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröinti antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden tavaramerkkiin. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia muita käyttämästä ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, jos kyseisen 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

28

Direktiivin 2015/2436 10 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt, ja niissä määritellään siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on Euroopan unionissa (tuomio 27.10.2022, Soda‑Club (CO2) ja SodaStream International, C‑197/21, EU:C:2022:834, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29

Toisaalta direktiivin 2015/2436 18 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttö loukkauskanteen yhteydessä, jos tätä myöhempää tavaramerkkiä ei julistettaisi mitättömäksi muun muassa kyseisen direktiivin 9 artiklan, joka koskee mitättömyysvaatimuksen esittäjän oikeudenmenetystä käytön sallimisen vuoksi, 1 tai 2 kohdan nojalla.

30

Viimeksi mainitun artiklan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut tässä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, ei voi enää vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi tämän aikaisemman tavaramerkin perusteella niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten mainittua myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei saman myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä ole haettu vilpillisessä mielessä.

31

Mitä tulee erityisesti käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen mitättömyysmenettelyssä, unionin tuomioistuin totesi 22.9.2011 antamansa tuomion Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605) 33 kohdassa, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 9 artiklassa, josta on tullut direktiivin 2015/2436 9 artikla, on täysin yhdenmukaistettu edellytykset, joiden täyttyessä rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin haltija voi säilyttää oikeutensa kyseiseen tavaramerkkiin silloin, kun aikaisemman saman tavaramerkin haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi.

32

Kun otetaan huomioon, että sekä direktiivin 2015/2436 18 artiklan 1 kohta että sen 9 artiklan 1 tai 2 kohta, joihin ensimmäisessä näistä säännöksistä viitataan, koskevat kahden rekisteröidyn tavaramerkin välistä mahdollista ristiriitaa, tätä oikeuskäytäntöä, joka koskee käytön sallimisesta johtuvaa oikeudenmenetystä mitättömyysmenettelyssä, voidaan soveltaa sellaiseen käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen, johon vedotaan myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan nostetun loukkauskanteen yhteydessä.

33

Näin ollen kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa on täysin yhdenmukaistettu edellytykset, joiden täyttyessä tavaramerkkiin perustuvia yksinoikeuksia voidaan rajoittaa tavaramerkin haltijan passiivisuuden vuoksi, ja siinä säädetään ainoastaan tietyin edellytyksin myöhemmän rekisteröidyn tavaramerkin käytön sallimisesta mutta ei suojaamattoman merkin, joka ei anna yksinoikeutta, käytön sallimisesta.

34

Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, nyt käsiteltävässä asiassa Karkkimies on tosin alkanut käyttää Dracula-merkkiä ennen tavaramerkin DRACULA rekisteröintiä Lunaparkille, mutta Karkkimies ja Hardeco eivät tästä huolimatta ole saaneet yksinoikeutta Dracula-merkkiin rekisteröimällä tai käyttämällä tätä merkkiä, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin tarkistettava.

35

Tässä asiayhteydessä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei kyseenalaista sitä, että direktiivin 2015/2436 18 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin 9 artiklan 1 tai 2 kohdan kanssa, ei voida soveltaa pääasiassa nostetun loukkauskanteen yhteydessä, mutta se pohtii kuitenkin, voiko rajoitus, joka koskee tavaramerkin DRACULA haltijan oikeutta vastustaa Dracula-merkin käyttöä, perustua kansallisen oikeuden yleiseen periaatteeseen, jonka mukaan tavaramerkin haltijan toimimatta jättäminen kohtuullisessa ajassa johtaa hänen oikeutensa menettämiseen.

36

Kuten edellä esitetyistä perusteluista ilmenee ja kuten Suomen hallitus katsoo kirjallisissa huomautuksissaan, kansallinen tuomioistuin ei voi tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta koskevassa riita-asiassa rajoittaa tämän oikeuden käyttöä enempää kuin direktiivin 2015/2436 18 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä sen 9 artiklan 1 tai 2 kohdan kanssa, säädetään.

37

Direktiivin 2015/2436 10 artiklan ja 18 artiklan 1 kohdan päinvastainen tulkinta haittaisi kyseisen direktiivin tavoitetta, joka on sen johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetuin tavoin muun muassa rekisteröityjen tavaramerkkien yhdenmukaisen suojan varmistaminen kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä.

38

Esitettyyn kysymykseen on kaiken edellä todetun perusteella vastattava, että direktiivin 2015/2436 10 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen kansallisen oikeuden yleisen periaatteen soveltamiselle, jonka mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija menettää muussa kuin kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä sen 9 artiklan 1 tai 2 kohdan kanssa, tarkoitetussa tilanteessa oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

Oikeudenkäyntikulut

39

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.