Estas questões surgiram no âmbito de um litígio que opõe duas empresas do sector de produtos farmacêuticos, das quais uma, a demandante na acção principal (a seguir Hoffmann-La Roche), titular de certa marca em diversos Estados-membros, se opõe à outra, a demandada na acção principal (a seguir Centrafarm), que comprou um produto daquela marca posto em circulação num Estado-membro, e o distribuiu noutro Estado-membro após o ter reembalado e ter aposto, sobre a nova embalagem, a marca do titular.

A Centrafarm, na Alemanha, comercializou produtos Valium, comprados na Grã-Bretanha em embalagens originárias e reembaladas em lotes de 1000 drageias, tendo sido aposta, sobre as novas embalagens, a marca Hoffmann-La Roche e a indicação de que o produto fora posto em circulação pela Centrafarm.

Por outro lado, a Centrafarm revelou a intenção de reacondicionar as drageias em embalagens mais pequenas, destinadas à venda a particulares.

O titular de uma marca depositada simultaneamente no Estado-membro A e no Estado-membro B da Comunidade pode, por força do artigo 36.o do Tratado CEE, impedir que um importador paralelo compre medicamentos que no Estado-membro A são, por acto do titular ou de terceiro por ele autorizado, licitamente portadores da marca e comercializados em embalagens que as ostentam, e que os reembale com a mesma marca, importando-os, assim marcados, para o Estado-membro B?

Nos termos do artigo 36. o, tais disposições não impedem, contudo, as proibições ou restrições à importação que se justificarem por razões de protecção da propriedade industrial ou comercial.

Resulta, todavia, daquele mesmo preceito — quer do seu segundo parágrafo, quer do contexto em que ele se integra — que, se o Tratado não afecta a existência de direitos reconhecidos pela legislação de um Estado-membro em matéria de propriedade industrial e comercial, nem por isso pode o exercício de tais direitos deixar de ser limitado, segundo as circunstâncias, pelas proibições contidas no Tratado.

Na medida em que implica uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.o só admite derrogações à livre circulação de mercadorias que sejam justificadas por razões de salvaguarda dos direitos que constituam objecto específico daquela propriedade.

Para responder à questão de saber se este direito exclusivo integra o direito de oposição à utilização da marca por terceiro após reembalagem do produto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência.

Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no mercado não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de qualquer intervenção, efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca, e que tenha afectado o produto no seu estado originário.

O direito reconhecido ao titular de se opor a qualquer utilização da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca.

Tal restrição poderá resultar, nomeadamente, do facto de ter o titular da marca comercializado, em diversos Estados-membros, um mesmo produto em diversas embalagens, fazendo-se valer dos direitos inerentes à marca para impedir a reembalagem por um terceiro, mesmo que esta não venha a afectar nem a identidade, nem o estado originário do produto.

Assim, o problema em causa consiste em saber se a reembalagem de um produto de marca, como a que foi efectuada pela Centrafarm, é susceptível de afectar o estado originário do produto.

Em muitos casos, e devido à própria natureza do produto, a reembalagem afecta inevitavelmente o seu estado, enquanto noutros o reacondicionamento comporta apenas o risco, mais ou menos evidente, de que o produto tenha sido exposto a manipulações ou influências que possam vir a afectar o seu estado originário.

É concebível, mesmo assim, que o reacondicionamento tenha sido efectuado em circunstâncias tais que torne impossível a alteração do estado originário do produto.

Tal poderá ocorrer, por exemplo, nos casos em que o titular da marca tenha comercializado o produto em embalagens duplas, tendo sido apenas a embalagem exterior objecto de reacondicionamento e mantendo-se intacta a embalagem interior; ou nos casos em que seja o reacondicionamento controlado por uma autoridade pública, para que se assegure a integridade do produto.

Sendo assegurada a garantia de proveniência enquanto função essencial da marca, o exercício do direito de marca como forma de impedir a livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros poderá constituir uma restrição dissimulada, na acepção do segundo período do artigo 36.o do Tratado, se se demonstrar que a utilização do direito de marca pelo respectivo titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para separar artificialmente os mercados dos diversos Estados-membros.

No interesse do titular enquanto proprietário da marca, e para o proteger de qualquer abuso, convém que se reconheça tal faculdade apenas se se demonstrar que o estado originário do produto não poderá, de forma alguma, ser afectado pelo reacondicionamento.

a)nos termos do artigo 36.o, primeiro período, do Tratado, é justificada a oposição do titular de um direito de marca, protegido simultaneamente em dois Estados-membros, ao facto de um produto, licitamente portador de marca num desses Estados, ser colocado no mercado do outro Estado-membro com nova embalagem à qual foi aposta, por um terceiro, a mesma marca;b)constitui, no entanto, uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros, na acepção do artigo 36.o, segundo período, do Tratado:

se se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para estabelecer uma compartimentação artificial entre os mercados dos Estados-membros;

Tem o titular da marca o poder de se opor à importação — ou é, pelo contrário, tal oposição proibida pelo Tratado CEE, mais concretamento pelo seu artigo 86.o — sempre que: