Verzoeksters in het hoofdgeding Hoffmann-La Roche wijzen er op dat de casuspositie waarover het Hof zich thans heeft uit te spreken, wezenlijk verschilt van de zaken waarvan het tot nu toe had kennis te nemen, met name ook van de zaken betreffende parallelle importen. Zij vragen niets wat zich volgens die arresten niet met het gemeenschapsrecht verdraagt.

Voorts blijft het onderhavig probleem niet tot de pharmaceutische sector beperkt. Er moet een oplossing worden gezocht voor het merkenrecht in het algemeen, want merkrechten met specifiek verschillende inhoud zijn er niet. Het bijzonder belang dat aan het aanbrengen van het merk op de verpakking toekomt, blijkt onder meer bij vloeibare waren, waar zulks uiteraard niet mogelijk is.

Terecht hebben het Landgericht Freiburg en het Oberlandesgericht Karlsruhe de handelwijze van verweerster in het hoofdgeding als een kennelijke inbreuk op eens anders merk naar Duits recht aangemerkt.

In alle Lid-Staten komt men trouwens — in doctrine en jurisprudentie — tot dezelfde slotsom. Volgens vaste Franse rechtspraak is het opnieuw aanbrengen van een beschermd merk op het oorspronkelijk produkt als kennelijke inbreuk op een merkrecht te beschouwen. In dezelfde zin de Italiaanse doctrine en rechtspraak. In het Verenigd Koninkrijk is het probleem — in aansluiting bij vroegere rechtspraak — expliciet geregeld in de Trademarks Act 1938; de merkgerechtigde kan zich bij het in het verkeer brengen van het produkt het recht voorbehouden het produkt om te pakken en het merk opnieuw op de oorspronkelijke waar aan te brengen, hetgeen medebrengt dat iedere latere koper die dat recht schendt, merkrechtelijk in overtreding is. Een zelfde regeling geldt voor Ierland (Section 12 en 14 van de Trademarks Act 1963). Denemarken kende op grond van vroegere jurisprudentie dezelfde merkrechtelijke regelen als in Duitsland golden, en de nieuwe merkwetgeving van 11 juni 1969, die goeddeels met de wetten der overige Skandinavische staten in overeenstemming is, heeft bij een juiste uitlegging in die jurisprudentie geen enkele wijziging gebracht. Hetzelfde geldt voor het recht van de Benelux-landen. Tot aan het uniforme Benelux-merkrecht had men zich in doctrine en rechtspraak unaniem op het standpunt gesteld dat het wederaanbrengen van het beschermde merk op een produkt dat door de merkgerechtigde voor het eerst in het verkeer gebracht is, merkrechtelijk als overtreding is te beschouwen. Uit opzet en redengeving van de Benelux-regeling blijkt, dat de vroegere jurisprudentie in geen enkel opzicht behoeft te worden gewijzigd.

In het toekomstig Europees merkrecht wordt ook uitsluitend aan de merkgerechtigde het merk toegekend zijn merk aan te brengen. Verzoeksters in het hoofdgeding geven een uiteenzetting van de wijze waarop het hierbedoelde probleem in de verschillende voorontwerpen voor een Europees merkrecht is opgelost, en wijzen er met name op dat er tijdens de van 18 tot 20 juli 1977 gehouden besprekingen van de werkgroep merken van de Commissie, gewijd aan het voorontwerp voor een verordening op het communautaire merk, op voorstel van de Franse en Engelse deskundige een uitzonderingsbepaling op het in artikel 16, lid 1, van het ontwerp omschreven uitputtingsbeginsel, als lid 2 van het artikel bedoeld, is opgesteld, luidende als volgt:

Te dien aanzien wordt in het verslag, als slotsom van de besprekingen, het volgende verklaard:

Het aldus in alle Lid-Staten erkende uitsluitende recht van de merkhouder behoort tot het wezen — en daarmede tot het specifiek object — van het merkrecht, zoals het volgens 's Hofs Jurisprudentie in het gemeenschapsrecht wordt geëerbiedigd en beschermd.

Een van de hoofdfuncties van het merk is gelegen in het waarborgen van de identiteit van het oorspronkelijk produkt, zodat de verbruiker de zekerheid heeft dat het produkt dat bedoeld merk draagt, ook werkelijk van de merkgerechtigde afkomstig is: men zie 's Hofs arrest van 22 juni 1976, gewezen in de zaak 119/75, Terrapin/Terranova (Jurispr. 1976, blz. 1039).

Die waarborgfunctie van het merk — betreffende de identiteit der herkomst — brengt mede dat alleen de merkgerechtigde gerechtigd moet zijn het op de verpakking van het produkt aan te brengen. Slechts als er een garantie bestaat dat het produkt de verbruiker bereikt in de door de merkgerechtigde gekozen oorspronkelijke verpakking, is de handel tegen knoeierijen met betrekking tot de herkomst en tegen door ompakking veroorzaakte kwaliteitsverminderingen beschermd.

De gerechtvaardigde belangen van de verbruiker zijn niet beschermd als het uitsluitend recht van de merkgerechtigde alleen het aanbrengen van het merk op het produkt zelf — en niet op de verpakking — betreft. Ook zijn er produkten die naar hun aard het aanbrengen van het merk niet gedogen. Maar vooral ook zou het de verbruiker niet baten het produkt thuis uit te pakken en te zien welk merk er op is aangebracht, want in de winkel waar hij zijn keuze bepaalt, kan hij slechts op de verpakking en het er op aangebrachte merk afgaan.

Bijzondere gevaren doen zich bovendien voor bij geneesmiddelen die alleen op recept worden geleverd. In het ontwerp van de Commissie van 9 september 1976 voor een richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing der wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (Bulletin der Europese Gemeenschappen, Suppl. nr. 11/76) wordt de producent vrijwel buiten alle schuld om aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade.

Maar als hij — via het merk — de identiteit van zijn produkt niet kan garanderen, loopt hij het gevaar verantwoordelijk te worden gesteld voor ondeugdelijke produkten van derden. Het gaat niet aan het ompakken slechts te verbieden als zich een concreet gevaar — te onderscheiden van een abstract gevaar — van kwalitatieve verslechtering voordoet. Noch de merkgerechtigde noch de verbruiker en evenmin de bevoegde sanitaire instanties kunnen telkens opnieuw nagaan of het ompakken plaats vindt onder omstandigheden welke tot kwalitatieve achteruitgang kunnen leiden.

In haar opmerkingen in de zaak 107/76 heeft de Franse regering er terecht op gewezen dat de Lid-Staten hun wettelijke regeling hebben geconformeerd aan 's Raad richtlijn 65/65 van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing der wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB van 9 februari 1965, blz. 369) en dat het ompakken — door de importeur — van een op de markt van het land van uitvoer toegelaten farmaceutische specialiteit, gevolgd door aanbieding in een nieuwe verpakking, met die richtlijn, en wel met name met haar artikelen 4 en 13, in strijd is, ook al brengt de importeur op de nieuwe verpakking het merk van de gerechtigde aan. In bedoelde bepalingen wordt onder meer voorgeschreven dat de benaming van een farmaceutische specialiteit bij het verzoek om toelating tot de markt wordt gevoegd en op binnen- en buitenverpakking wordt aangebracht.

Volgens verzoeksters in het hoofdgeding is het niet juist te stellen dat de gerechtvaardigde belangen van de merkgerechtigde, alsook die van de consument, ook door vermelding van gegevens betreffende de ompakking worden beschermd: door zulk een toevoeging vervaagt de inbreuk die het merk in het geheugen van de verbruiker heeft achtergelaten en verliest het zijn contouren; de verbruiker komt in dwaling te verkeren als gevolg van het feit dat benamingen als Valium Roche Centrafarm hem suggereren dat Centrafarm tot de verkooporganisatie is toegetreden; het merk Valium Roche kan verworden tot een zich niet tot bescherming lenend generiek begrip (vrij merk — Freizeichen); en ten slotte wordt aan het gerechtvaardigd belang van de merkhouder geen recht gedaan wanneer handelaren — wederverkopers — het produkt weliswaar aankopen, maar de afzet spaak loopt omdat de verbruikers merkprodukten waarop een mededeling betreffende ompakking voorkomt, niet vertrouwen, waarmede tevens afbreuk zou worden gedaan aan de verhandelbaarheid der niet omgepakte merkprodukten.

Verzoeksters in het hoofdgeding concluderen dat het in het verkeer brengen van het produkt onder bedoeld merk, de gerechtigde niet het recht ontneemt tegen misbruik van het merk in latere handelsfasen op te komen. Zij verwijzen te dien aanzien naar 's Hofs arresten van 3 juli 1974, gewezen in de zaak 192/73, Van Zuylen/Hag (Jurispr. 1974, blz. 731) en 31 oktober 1974, gewezen in de zaak 16/74, Centrafarm/ Winthrop (Jurispr. 1974, blz. 1183)

Volgens verzoeksters in het hoofdgeding kan er geen sprake zijn van een conflict tussen het beginsel van een vrij verkeer van goederen en nationale merkrechten. Artikel 30 mist toepassing op het terrein dat — inhoudelijk, dat wil zeggen naar zijn specifieke voorwerp — door artikel 30, en met name door het nationale merkrecht, wordt bestreken. In ieder geval kan ten deze worden gesproken van een rechtvaardigingsgrond in de zin van artikel 36 van het Verdrag, waarin het specifieke voorwerp van industriële en commerciële eigendomsrechten wordt beschermd.

De uitoefening van het merkrecht is in casu ook niet als een middel tot willekeurige discriminatie of als verkapte beperking in de handel tussen Lid-Staten te beschouwen: het door verweer ster in het hoofdgeding op het grondgebied van de Gemeenschap gekochte Valium Roche kon door haar zeer wel in de oorspronkelijke verpakking in de Bondsrepubliek Duitsland worden verkocht en mocht zulk een transactie door de bijzondere wettelijke regelingen voor pharmaceutische produkten of bepaalde verbruikersgewoonten zijn bemoeilijkt, dan is die situtie in geen geval door de uitoefening van het merkrecht veroorzaakt.

Centrafarm merkt op dat de oligopolistische structuur van het aanbod op de markt voor farmaceutische produkten en de omstandigheid dat het aanbod zich niet naar de prijzen richt — omdat de kosten van farmaceutische produkten goeddeels door de ziekenfondsen worden gedragen — het de aanbieders mogelijk maken in de onderscheiden Lid-Staten verschillende nationale strategieën te ontwikkelen. Op geen andere markt lopen de prijzen zozeer uiteen als op die voor farmaceutische produkten.

Na een exposé van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende pharmaceutische specialisten — in de Gemeenschap casu quo in de Lid-Staten — te hebben gegeven, concludeert verweerster in het hoofdgeding dat het, indien het de importeur verboden zou zijn pharmaceutische specialiteiten om te pakken, ten deze niet tot enig handelsverkeer zou kunnen komen.

De verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen, alsook de verscheidenheid van handelspraktijken, medische gebruiken en gebruikersgewoonten in de verschillende Lid-Staten worden door de fabrikanten van farmaceutische produkten voor welbepaalde doeleinden uitgebuit, zonder dat met de produktietechniek of marktcondities samenhangende factoren ertoe dwingen, en wel zulks met name om de markten der Lid-Staten stelselmatig af te schermen. De kunstmatige differentiatie waartoe Roche het in casu laat komen, berust op het verschil in verpakkingseenheden. Eenheden van 20 of 50 tabletten, zoals Roche ze in de Bondsrepubliek Duitsland aanbiedt, worden in geen enkele andere Lid-Staat aangeboden. Niets belet Roche evenwel Valium in de verschillende Lid-Staten in dezelfde verpakkingseenheden te verhandelen.

Met betrekking tot de vraag of — en onder welke omstandigheden — het geoorloofd is op de oorspronkelijke waar het oorspronkelijk merk te laten zitten of wederom aan te brengen, worden in de wetgeving en jurisprudentie der Lid-Staten verschillende standpunten ingenomen: volgens de Benelux-wet mag een merk bij wederverkoop steeds worden gebruikt, als de waar maar geen wijziging ondergaat; volgens de Italiaanse jurisprudentie moet de waar een zodanige wijziging hebben ondergaan, dat de identiteit tussen het merk en de waar niet langer bestaat; ingeval van ompakking mag volgens de Franse jurisprudentie het oorspronkelijk merk noch worden gehandhaafd noch opnieuw worden aangebracht, en volgens de Duitse jurisprudentie is het wederom aanbrengen van een merk ongeoorloofd, ook al heeft de waar geen enkele wijziging ondergaan.

Met betrekking tot het voorontwerp voor een Europees merkrecht verwijst verweerster in het hoofdgeding naar de opmerkingen van de Commissie in zaak 107/76, waarin zij verklaarde dat bedoeld ontwerp in die zin is te verstaan dat het wederom aanbrengen van het oorspronkelijk merk geoorloofd is zolang de waar geen wijziging heeft ondergaan, waarbij ompakking alleen niet als wijziging wordt opgevat.

In verband met artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag betoogt Centrafarm dat de term specifiek voorwerp — van het merkrecht — slechts wordt gebezigd als het erom gaat de oorsprong in de eigenlijke zin des woords te kunnen bepalen, met andere woorden het merk is een teken dat dient om aan te geven dat een waar van een bepaalde onderneming afkomstig is. Dit volgt uit 's Hofs arrest in de zaak 16/74, Centrafarm/ Winthrop en 119/75, Terranova.

In casu pleegt Centrafarm met betrekking tot de oorsprong der produkten geen enkele onregelmatigheid. Wordt na ompakking het merk, als teken ter onderscheiding van de herkomst, opnieuw op het produkt aangebracht, dan is het voor de verbruiker alleszins duidelijk dat de oorsprong van het produkt dezelfde is gebleven, en kan er derhalve niet van het aanbrengen van een verkeerd of vals merk worden gesproken. Op de markt leidt het gebruiken van het merk niet tot verwarring met produkten van andere fabrikanten.

Iedere poging om aan de herkomstaanduidende functie van het merk een bijzondere en zelfstandige garantiefunctie te verbinden, leidt tot consequenties die met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag niet te rijmen vallen. Deze opvatting vindt met name steun in het memorandum van de Commissie betreffende de totstandbrenging van een communautair merk van 6 juli 1976 (Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Suppl. 8/76) en in de meest recente Duitse rechtspraak, met name in het arrest van het Bundesgerichtshof van 2 februari 1973 (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 60, blz. 185, Cinzano).

In casu zou het aanvaarden van een garantiefunctie neerkomen op een breuk met de jurisprudentie welke in de overwegingen van het arrest 16/74, Centrafarm/Winthrop, besloten ligt, in welk arrest het Hof met zoveel woorden heeft ontkend dat het gebruik maken van industriële en commerciële eigendomsrechten als een geoorloofd — of zelfs maar juist — middel ter waarborging van de ongewijzigde hoedanigheid van een pharmaceutische specialiteit zou zijn te beschouwen.

Volgens 's Hof arrest 119/75, Terranova, is de wezenlijke functie van het merk gelegen in de aan verbruikers gegeven zekerheid inzake de identiteit van het produkt. Het Hof beperkt dus enerzijds het specifiek voorwerp van het merk tot de herkomstaanduidende functie en stelt anderzijds vast dat die functie bescherming behoeft met het oog op het belang van de verbruiker — en niet met het oog op het belang van de fabrikant —. Zulk een definitie van het specifieke voorwerp van het merkrecht wil niet bij voorbaat zeggen dat er niet op het niveau van het internationale recht over de garantiefunctie zou kunnen worden gediscussieerd. Volgens 's Hofs arrest van 20 februari 1975, gewezen in de zaak 12/74, Commissie/Duitsland (Jurispr. 1975 blz. 181) dient iedere herkomstaanduiding ertoe de uiteindelijke verbruiker tegen mogelijkerwijs misleidende aanduidingen te beschermen. De bescherming van de verbruiker tegen bedrog waarvan hij, ondanks een juiste herkomstaanduiding, het slachtoffer zou kunnen worden, dient op het niveau van het internationale recht te worden verzekerd langs de weg van de wetgeving inzake oneerlijke concurrentie. De in artikel 36 van het Verdrag voorziene afwijking is als grondslag voor de hierbedoelde bescherming ondeugdelijk — men zie 's Hof arrest in de zaak 192/73, Hag -.

De vragen of Centrafarm gerechtigd is haar eigen handelsnaam nevens het merk Valium Roche te gebruiken en of de vermelding op de markt gebracht door Centrafarm GmbH op de verpakking anders moet worden geformuleerd, dienen derhalve door de nationale rechter aan de hand van het nationale mededingingsrecht te worden opgelost. Ook de bescherming tegen iedere andere vorm van kwaliteitsfraude en tegen namaak — die Roche in het hoofdgeding ter sprake bracht — is primair een aangelegenheid die niet door het merkrecht wordt beheerst, doch door de wetgeving betreffende bedrog op het terrein van het warenverkeer en de bescherming der verbruikers. Al deze overwegingen zijn niet van belang als het gaat om beantwoording van de aan het Hof gestelde vraag, namelijk of ieder gebruik van het merk Valium Roche, fraude of niet, kan worden belet. Die vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Zelfs indien aan het merk een garantiefunctie mocht toekomen, dan nog zou het belang dat Roche wenst te zien beschermd, niet tot het specifieke voorwerp van het merk behoren.

Verweerster in het hoofdgeding komt met betrekking tot artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag tot de slotsom dat aan de nationale regelingen gezamenlijk het beginsel ten grondslag ligt dat degene die de waar onder een bepaald merk op de markt gebracht heeft, de reguliere koper van het produkt niet mag beletten het op zijn beurt weer als de oorspronkelijke waar aan te bieden. De rechtmatige koper behoort alle transacties te kunnen verrichten, die voor wederverkoop van de waar — als oorspronkelijke waar — noodzakelijk zijn. In de artikelen 30 en 36 van het Verdrag wordt de toepassing van dit algemeen beginsel ook voor het handelsverkeer tussen Lid-Staten voorgeschreven. De merkgerechtigde kan de verhandeling van buitenlandse produkten onder bedoeld merk tegengaan, maar wat zijn eigen produkten betreft, kan hij er zich niet tegen verzetten.

De Duitse doctrine, die het aanbrengen van het merk op winkelrekken, tapperijen en benzinepompen, doch niet op zakken, biervaten en olietanks toelaat, kan in casu wel nauwelijks worden toegepast en is in ieder geval niet een in alle Lid-Staten unaniem erkend wezenlijk element van het merkrecht.

Deze gezamenlijke problemen behoeven evenwel — ter oplossing van het onderhavig geschil — niet grondig te worden bestudeerd. De these volgens welke de merkgerechtigde niet het recht heeft de wederverkoop van waren welke onder het merk van oorsprong rechtmatig op de markt gebracht zijn te beletten, brengt evenwel mede dat het wederaanbrengen van het merk niet mag worden verboden, wanneer de waar zonder merk onverkoopbaar is, hetgeen het geval is met de uit Engeland in de oorspronkelijke verpakking geïmporteerde Valium. Als onbetwist staat vast dat het merk volgens de nationale voorschriften opnieuw dient te worden aangebracht telkens wanneer de verpakking van de geneesmiddelen wijziging heeft ondergaan. In zulke gevallen houdt het denkbeeld van een uitputting van het merk, dat men niet slechts in de rechtsorden der Lid-Staten doch ook in het gemeenschapsrecht aantreft, een beperking van het specifiek voorwerp van het merkrecht in.

Met betrekking tot artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag wijst verweerster in het hoofdgeding er op dat zich een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten voordoet wanneer niet objectief kan worden vastgesteld dat de gerechtigde een redelijke, uit de merkfunctie af te leiden reden kan hebben om zijn rechten, ondanks de ermede gepaard gaande beperking van het handelsverkeer, uit te oefenen.

In het onderhavig geding heeft Roche alleen maar gesteld dat het ompakken van grotere in kleinere eenheden tot manipulaties kan leiden ofwel tot verwarringen welke de betrouwbaarheid van de herkomstaanduidingen kunnen ondergraven.

Dat Roche niet alleen de handel in omgepakte waren, doch ook het wijzigen van de verpakking wil verbieden, bewijst op zichzelf reeds dat Roche geen enkel klemmend argument voor een belemmering van het handelsverkeer bij de hand heeft. Met zulk een argument kan Roche bovendien niet komen aandragen omdat uit de door Centrafarm op de verpakking aangebrachte aanduiding en uit Centrafarms garantieverklaring voldoende blijkt hoe de vork in de steel zit.

Subsidiair zij opgemerkt dat Valium in Nederland door de apothekers steeds wordt omgepakt, zodat de fabrikant het abstracte risico dat aan de ompakking verbonden is, heeft te accepteren. In zulke omstandigheden is er geen klemmende reden aanwezig om het ompakken enkel en alleen te verbieden als het met het oog op het grensoverschrijdend handelsverkeer geschiedt.

Toen zij in haar opmerkingen in de zaak 107/76 wees op de publiciteitswaarde van het merk en als haar oordeel uitsprak dat de merkgerechtigde mag verlangen dat de presentatie van zijn merk, zelfs voor zover op de verpakking aangebracht, ongewijzigd blijft, heeft de regering van de Bondsrepubliek Duitsland uit het oog verloren dat de publiciteitswaarde van het merk slechts een uitvloeisel van de herkomstaanduidende functie is en niet tot het wezen van het merk behoort. De Duitse regering heeft zich — in licht gewijzigde vorm — van dezelfde argumentatie bediend ten betoge dat het, van verbruikersstandpunt bezien, van zeer groot belang is dat men bij de aankoop van farmaceutische produkten weet dat men het produkt ontvangt in de verzegelde originele verpakking welke de merkgerechtigde erom heeft aangebracht. Volgens het Duitse merkrecht kan de merkgerechtigde evenwel niet de zekerheid bieden dat zijn waar in de oorpronkelijke verpakking aan de uiteindelijke verbruiker wordt geleverd. Volgens het Duitse merkrecht mag het merk zelfs vóór verhandeling worden verwijderd. De vraag of zulk een handelwijze in bepaalde gevallen een inbreuk op de reputatie van het merk oplevert, is een vraag die het mededingingsrecht en niet het merkrecht raakt.

Het merkrecht impliceert in beginsel niet dat het de gerechtigde vrijstaat zich met de latere verhandeling van de waar in te laten.

Ten slotte verliest de Duitse regering in casu uit het oog dat in Engeland en Nederland verkochte partijen Valium in grote eenheden waren verpakt welke de verbruiker in geen geval bereiken in de originele verzegelde verpakking van de fabrikant.

Een deugdelijke, met de bescherming van het merk samenhangende reden om het wederom aanbrengen van het merk op de verpakking van de oorspronkelijke waren te beletten, ontbreekt in casu. In de geneesmiddelenhandel zou een dergelijk verbod de vrijheid van de handel in farmaceutische specialiteiten tussen Lid-Staten geheel blokkeren.

Ten slotte dient rekening te worden gehouden met het feit dat wanneer de parallelle importeur volgens een nationale regeling het merk niet wederom mag aanbrengen, alleen de directe importeur zonder op ernstige moeilijkheden te stuiten, in staat zou zijn aan het handelsverkeer deel te nemen. Een dergelijke regeling zou een verkapte belemmering van de handel tussen Lid -Staten inhouden, hetgeen met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag onverenigbaar ware ('s Hofs arrest van 11 juli 1974, gewezen in de zaak 8/74, Procureur des Konings Dassonville, Jurispr. 1974, blz. 837).

Na te hebben gewezen op bepaalde aspecten van 's Hofs jurisprudentie, betoogt het Verenigd Koninkrijk dat de verpakking en inhoud een enkel produkt opleveren, waarop degene die op bescherming van het merk aanspraak maakt, zijn merk heeft aangebracht — en waarvan zijn reputatie afhangt —. Bij het overbrengen van het produkt in een afwijkende binnenverpakking, het ompakken en het op de nieuwe verpakking aanbrengen van het merk van de eigenaar, schept men een nieuw produkt waarop de eigenaar zijn merk nimmer heeft aangebracht, doch waarop het — zonder zijn toestemming — werd aangebracht. In dergelijke omstandigheden dient het merk niet langer om de produkten van de eigenaar te onderscheiden van de produkten van andere producenten of handelaren, noch ook om de oorsprong, authenticiteit en rechtstreekse herkomst van het produkt te waarborgen.

Volgens het Verenigd Koninkrijk is het niet realistisch er op te rekenen dat de merkgerechtigde in staat is te bewijzen dat er met de produkten werd gemanipuleerd op een wijze die tot achteruitgang kan leiden, dan wel dat hij niets zal ondernemen en zal afwachten tot het bewijs kan worden geleverd dat bedoelde produkten inderdaad kwalitatief zijn achteruitgegaan. De merkgerechtigde is normaliter niet in staat te bewijzen hoe er met het produkt werd gemanipuleerd, noch gerechtigd de produkten voor onderzoek tot zich te nemen; ze bevinden zich in handen van de partij die bezig is ze om te pakken ofwel bij diens afnemer. Voor het merendeel van de merkartikelen is het denkbeeld, waaraan de Commissie in haar memorie in de zaak 107/76 uitdrukking heeft gegeven, namelijk om de bewijslast op de merkgerechtigde te leggen, niet realistisch, terwijl het aan de verbruiker zo min als aan de producent enigerlei bescherming biedt. In zulke gevallen kan de uitoefening van merkrechten daarentegen wèl een werkelijke bescherming bieden.

Waar de Lid-Staten het er op de van 18 tot 20 juli 1977 gehouden bijeenkomst van de werkgroep Merken van de Commissie over eens waren, dat er, wat het beoogde Europese merkrecht betreft, geen sprake zou zijn van uitputting wanneer er aan de waren, vergeleken met de oorspronkelijke toestand, met inbegrip van de verpakking en de presentatie op het tijdstip waarop zij op de markt komen, enigerlei wijziging mocht zijn ingetreden, is het Verenigd Koninkrijk van mening dat wanneer de wettelijke regeling van Lid-Staat B het ompakken en het opnieuw aanbrengen van het merk zonder toestemming van de eigenaar verbiedt, de nationale regeling ook de mogelijkheid moet bieden op te treden tegen importen — in Lid-Staat B — van een uit Lid-Staat A afkomstig produkt, dat is omgepakt en waarop het merk opnieuw is aangebracht, zodat het specifieke voorwerp van het merk behoorlijk kan worden beschermd. Dat marktgewoonten of consumentenvoorkeuren in Lid-Staat B de produkten op de markt van die staat minder aantrekkelijk kunnen maken, kan aan de rechten van de merkgerechtigde geen afbreuk doen.

Een andere belangrijke factor is volgens het Verenigd Koninkrijk dat een merk niet slechts een specifiek voorwerp heeft, doch dat er incidenteel ook andere functies, de bescherming der verbruikers inbegrepen, aan toekomen. Deze laatste bescherming wordt geboden wanneer de verbruiker in staat is de identiteit vast te stellen van de merkgerechtigde die bij het aanbrengen van het merk op de produkten of door het merk voor de produkten te gebruiken, te verstaan heeft gegeven dat hij zich voor hun oorsprong en authenticiteit aansprakelijk stelt. Zulks valt niet te verwachten wanneer een derde zijn waren heeft omgepakt en er zonder zijn toestemming en buiten zijn controle om, het merk wederom op heeft aangebracht.

De bepalingen van 's Raads richtlijn 65/65 van 26 januari 1965 zijn in de eerste plaats op bescherming van de volksgezondheid gericht, welk doel niet zou worden verwezenlijkt wanneer een ingevoerde farmaceutische specialiteit zonder toestemming zou worden omgepakt en opnieuw van het merk voorzien. De produkten kunnen van het ompakken te lijden hebben, terwijl dat ompakken ook op onjuiste of gebrekkige wijze kan geschieden en de waar bij het ompakken kan worden verontreinigd — en het terugroepen van de waar in gevallen waarin daartoe aanleiding bestaat, zou tot niets kunnen leiden —.

In verband hiermede merkt het Verenigd Koninkrijk op dat er over de gehele linie dient te worden onderscheiden tussen ompakken dat alleen de buitenverpakking betreft en ompakken van het produkt zelf, dat wil zeggen dat er om de tabletten of capsules een andere onmiddellijke omsluiting komt. Het risico van kwalitatieve achteruitgang als gevolg van ompakken in eerstbedoelde zin, is waarschijnlijk gering. Aan de Zweede wijze van ompakken is daarentegen altijd een reëel risico verbonden. Tenzij de merkgerechtigde de wijze van ompakken in onderdelen kent, kan hij er zich moeilijk, en dikwijls onmogelijk, van vergewissen dat aan het ompakken geen ernstig gevaar voor soortelijke of kwalitatieve achteruitgang van de betrokken produkten is verbonden. Naar de huidige stand van harmonisatie op dit gebied, kan het feit dat ompakking volgens de communautaire wettelijke regeling en de volgens die regeling vast te stellen nationale wettelijke bepalingen krachtens machtiging van een bevoegde instantie plaats vindt, de merkgerechtigde bedoelde zekerheid niet zonder meer bieden. Wegens het mogelijk gevaar, dat aan zodanige door ompakken teweeggebrachte kwalitatieve achteruitgang van farmaceutische produkten verbonden is, en het nadeel dat de reputatie van de merkgerechtigde daardoor te lijden krijgt, is het niet realistisch te verlangen dat degene die zijn merkrecht wenst in te roepen, tevoren het bewijs van werkelijke benadeling levert. De volksgezondheid zou er dus mee gebaat zijn, indien de merkgerechtigde in casu zijn rechten zou kunnen uitoefenen.

Volgens het Verenigd Koninkrijk dient de eerste vraag in die zin te worden beantwoord dat de merkgerechtigde volgens artikel 36 van het EEG-Verdrag gerechtigd is parallelle importen van waren die werden behandeld op de wijze die in de prejudiciële vraag is omschreven, te verhinderen.

De Commissie betwijfelt of op grond van de overwegingen van het Landgericht Freiburg, naar Duits merkrecht tot een merkrechtelijke overtreding mag worden geconcludeerd. Want de maatregelen van verweerster in het hoofdgeding dienen er juist toe ervoor te zorgen dat de hoedanigheid der waar geen wijziging zou ondergaan. Relevant is dus slechts het risico dat zulk een wijziging, ondanks de bedoelingen van verweerster in het hoofdgeding, toch intreedt. Aan het merkrecht wordt in de Bondsrepubliek Duitsland, vergeleken met andere Lid-Staten, een verstrekkende beschermende functie ingeruimd. De Commissie verwijst daartoe met name naar artikel 13 A, lid 3, van de eenvormige wet der Beneluxstaten luidende als volgt:

In de tot nu toe op communautair niveau ontwikkelde — maar niet bindende en nog niet gedetailleerd besproken — conceptie van het merkrecht, wordt niet een zover gaande bescherming geboden als in het Duitse recht. Waar uit een merk ondubbelzinnig van de herkomst der waar uit een bepaald bedrijf moet blijken, wordt een merkrechtelijk relevant effect aan zonder goedvinden van de merkgerechtigde verrichte handelingen slechts toegekend wanneer de kwaliteit der waar er door wordt beïnvloed. Een los daarvan staande bescherming van het merkrecht, betrokken op de verpakking der waren, is in het voorontwerp voor een Europees merkrecht en in de memorie betreffende de invoering van een EEG-merk niet behandeld.

Met betrekking tot artikel 36 van het EEG-Verdrag betoogt de Commissie dat het Hof bij de bepaling van het specifieke voorwerp van het merk te rade gaat met de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van de oorsprong der waren (arrest in de zaak 119/75, Terranova). Het merk dient met andere woorden om de waren van een fabrikant of handelaar te onderscheiden of te identificeren, hun oorsprong, authenticiteit en herkomst te waarborgen.

Wordt een waar voor het eerst in het verkeer gebracht, dan heeft het merk zijn herkomstaanduidende functie niet verloren. Want juist wat die herkomst betreft, heeft de merkgerechtigde in tweeërlei opzicht nog behoefte aan de voortgezette bescherming. In de eerste plaats moet hij tot optreden in staat worden gesteld wanneer onbevoegden met het merk manipuleren — een klassiek voorbeeld hiervan is het onbevoegd gebruik maken van een goed merk voor andere waren —. Anderzijds dient hij in bescherming te worden genomen tegen onbevoegdelijk door derden uitgevoerde manipulaties welke aan gesteldheid en kwaliteit afbreuk kunnen doen.

Wanneer er met betrekking tot een waar buiten het gewone goederenverkeer om maatregelen worden genomen welke de kwaliteit kunnen beïnvloeden, doch niet in verdergaande mate dan in het kader van het goederenverkeer normaliter te verwachten valt, dan is de herkomstaanduidende functie niet in het geding.

Wanneer men ervan uitgaat dat het merk bedoeld is om de echtheid en identiteit van een waar — maar niet van de verpakking — te garanderen, dan is niet wel in te zien waarom aan een andere opmaak steeds een effect zou moeten worden toegekend waarbij de herkomstaanduidende functie van het merk in het geding is. Integendeel, het is zeer goed denkbaar dat een handelaar om een waar een andere verpakking doet zonder dat zulks voor die herkomstaanduidende functie consequenties heeft, omdat hij het merk vervolgens weer aanbrengt. Ook is het mogelijk de verbruiker op passende wijze, bij voorbeeld door de vermelding: omgepakt in het verkeer gebracht, te doen weten dat de verpakking werd gewijzigd. Bevindt zich in de buitenverpakking nog ander verpakkingsmateriaal, waarin de waar zelf zit, en is op waar en binnenverpakking (dan wel op een van beide) het merk aangebracht, dan kan de identiteit van de waar door de verbruiker zonder meer worden geverifieerd. Hetzelfde geldt wanneer de van het merk voorziene waar zich onmiddellijk in de omsluiting bevindt.

Gezien de uitsluitend relevante relatie tussen de waar en het merk — die aan de verpakking kan worden afgelezen, zonder dat de merkrechtelijke bescherming zich evenwel ook tot de verpakking uitstrekt —, rijst dan in casu de vraag of verder gebruik van het merk voor een waar die met of zonder toestemming van de merkgerechtigde op een bepaalde, niet onder het gewone handelsverkeer vallende wijze werd onder handen genomen, als misbruik van het merk is te beschouwen. Dat zal met name het geval zijn wanneer zulke manipulaties op een voor de herkomst relevante wijze, de gesteldheid van de waar wijzigen casu quo waarschijnlijk zullen wijzigen. De nationale rechter heeft uit te maken of de herkomst bij zulke manipulaties in het geding is.

Als het om farmaceutische produkten gaat, dient aan de toelaatbaarheid van wijzigingen waartoe door derden zonder machtiging van de fabrikant wordt overgegaan, een strenge maatstaf te worden aangelegd, doch ook bij zulke waren kan er sprake zijn van een reeks meer en minder ingrijpende handelingen die de herkomst ongemoeid laten en derhalve merkrechtelijk geen bezwaar ontmoeten.

Een andere beoordeling zou, naar de huidige stand van de nationale en communautaire wetgeving op het gebied der geneesmiddelen, de handel in farmaceutische specialiteiten tussen de staten vrijwel onmogelijk maken. In 's Raads richtlijnen 65/65 van 26 januari 1965 en 75/319 van 20 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB L 147 van 9 juni 1975, blz. 13) wordt met zoveel woorden gezegd dat de Lid-Staten mogen verlangen dat er op verpakking of bijsluiters bepaalde gegevens over de betrokken farmaceutische specialiteit zijn aan te treffen. Zou men zich via het merkrecht kunnen onttrekken aan bepaalde, in de verschillende staten in overeenstemming met het gemeenschapsrecht opgelegde informatieve verplichtingen, dan zou daarmee tevens de in 's Hofs arresten 15 en 16/74 — Centrafarm/Sterling Drug en Centrafarm/Winthrop — erkende omvang van het beginsel van het vrije verkeer van goederen ter discussie worden gesteld.

Wanneer evenwel voor de herkomst irrelevante handelingen aan casu quo betreffende een waar door de merkgerechtigde moeten worden aanvaard, omdat zulke handelingen bij voorbeeld in geldende nationale rechtsvoorschriften dan wel in het gemeenschapsrecht worden voorgeschreven of toegelaten, dan is niet wel in te zien waarom er een verbod zou hebben te gelden voor andere, voor de herkomst even ongevaarlijke handelingen, die weliswaar niet rechtstreeks worden voorgeschreven, doch als indirecte consequenties van nationale wettelijke voorschriften en bepaalde marktgewoonten een passend middel lijken te zijn om tussen de staten op economisch verantwoorde wijze tot handel te kunnen komen.

Verboden zijn omgekeerd alle handelingen die de gesteldheid van de waar feitelijk wijzigen. Handelingen die zonder meer, en op objectief vaststelbare wijze, de gesteldheid der waren wijzigen, doen een van de oorspronkelijke waar verschillend produkt ontstaan, hetgeen wil zeggen dat er ook van een andere herkomst sprake is. Het speelt daarbij geen rol of zulke handelingen volgens de sanitaire voorschriften van de staat van invoer geoorloofd zijn.

Gezien de hoogwaardigheid van geneesmiddelen, is reeds het gevaar dat de gesteldheid van het produkt erop achteruit gaat, met name gelet op de belangen van de verbruiker, als een in het handelsverkeer relevant gebrek te beschouwen. Brengen handelingen waartoe derden zonder toestemming van de fabrikant overgaan, mede dat de oorspronkelijke geneesmiddelen zodanig gebrek gaan vertonen, dan is op voor de herkomst relevante wijze in de aard der waren ingegrepen.

Het Landgericht Freiburg gaat er terecht van uit dat er niet zonder meer met sanitaire criteria mag worden gewerkt, om alleen aan de hand van zulke criteria te bewijzen dat er van misbruik van merkrecht mag worden gesproken. Merkrechtelijke en sanitaire maatstaven vallen niet samen, wanneer moet worden nagegaan of hetgeen er met betrekking tot bepaalde geneesmiddelen heeft plaats gevonden, wel door de beugel kan: het merk is op bescherming van subjectieve rechten gericht, het genees-middelenrecht heeft — in objectieve zin — de volksgezondheid op het oog. Aan de hand van het fundamentele onderscheid tussen de bescherming van industriële en commerciële eigendom en de bescherming van het publiek tegen gevaren welke zijn gezondheid bedreigen, kwam het Hof van Justitie (zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop, punt 3 van het dictum) tot de volgende vaststelling:

Dat een merkgerechtigde zich ter rechtvaardiging van het inroepen van zijn merk niet op sanitaire overwegingen kan beroepen, maakt het geneesmiddelenrecht evenwel voor de uitoefening van het merkrecht niet geheel irrelevant. Het Landgericht Freiburg overweegt terecht dat in het kader van een uitsluitend aan het specifieke voorwerp van het merk georiënteerde beoordeling voorschriften van het geneesmiddelenrecht, waarin bepaalde handelingen als mogelijkerwijs schadelijk voor de gezondheid worden aangemerkt, een belangrijke rol kunnen spelen als moet worden nagegaan of zulke handelingen aan de gesteldheid van het produkt afbreuk kunnen doen — en aldus een voor de herkomst relevant effect sorteren —. Draagt de geneesmiddelenmarkt de stempel van overheidsreglementering, dan wordt daar door ook het bewustzijns- en verwachtingspatroon van de verbruikers beïnvloed.

De Commissie acht het niet juist alleen op grond van een in abstracto bestaand gevaar te concluderen dat er in concreto aan de herkomstfunctie van bepaalde waren afbreuk zou zijn gedaan. Veeleer dient men zich af te vragen of en in hoeverre de maatregelen welke de nationale wetgever met het oog op mogelijk gevaar voor de gesteldheid der waar heeft getroffen, zulke gevaren inderdaad kunnen bezweren.

Komen er in het nationale gezondheidsrecht van een staat preventieve voorschriften voor, met inachtneming waarvan de binnen- en buitenverpakking mag worden gewijzigd, dan dient het er voor te worden gehouden dat de wetgever in zoverre in ieder geval het gevaar van een voor de gezondheid nadelige wijziging van de gesteldheid der waar uitgesloten acht. Dat wil zeggen dat de merkgerechtigde in zoverre — tot staving van zijn stelling dat er aan de herkomstfunctie van zijn merk afbreuk zou zijn gedaan — niet mag komen aandragen met beoordelingen die krachtens het sanitaire recht zijn afgegeven.

Feiten op grond waarvan er van een sanitair bedenkelijke wijziging zou mogen worden gesproken, zijn in casu niet gesteld. In de gevallen waarin overheidsreglementering en -controle de zekerheid bieden dat het overgieten en ompakken van farmaceutische eindprodukten niet ten koste van de identiteit en echtheid gaat, gaat het niet aan aan zulke maatregelen, wat de herkomst betreft, nadelige gevolgen toe te kennen met verwijzing naar sanitaire voorschriften — en de abstracte appreciaties die hierin worden gegeven —.

Omgekeerd waarborgt het feit dat genoemde maatregelen in sanitair opzicht geen bezwaar ontmoeten, niet zonder meer dat er voor de herkomst geen consequenties aan verbonden zijn. De merkgerechtigde kan alleen niet met het abstracte gevaar van in sanitair opzicht relevante wijzigingen komen aandragen. De nationale rechter heeft dan nog na te gaan, of er bij nauwgezette beoordeling van de objectieve belangen der fabrikanten buiten de sfeer der sanitaire criteria gelegen aanwijzingen te vinden zijn die op herkomstrelevantie wijzen. Dit geldt vooral wanneer de fabrikant in zijn bedrijf de merkwaar aan een bijzonder strenge kwaliteitscontrole onderwerpt.

Voor zover een derde de binnen- of buitenverpakking van geneesmiddelen op geoorloofde wijze verandert, kan van hem worden verlangd dat hij, ter informatie van de verbruikers, op de buitenverpakking kenbaar maakt wat er met de verpakking precies is gebeurd, alsook dat de maatregel zonder toestemming van de fabrikant (c.q. van een door de fabrikant gemachtigde derde) heeft plaats gevonden. Aldus doet men de gewettigde belangen van de merkgerechtigde en de te beschermen belangen van het verkeer recht wedervaren.

De draagwijdte van de voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen wenst de Commissie verder onbesproken te laten, omdat zij in de onderhavige casuspositie geen aanleiding vindt nader bij artikel 36, tweede volzin, stil te staan.

Verzoeksters in het hoofdgeding betogen dat het Landgericht Freiburg er in de tweede prejudiciële vraag van uitgaat dat

Het Landgericht gaat er evenwel niet van uit dat Roche de delictsinhoud van artikel 86 van het EEG-Verdrag vervult, en met name niet dat Roche misbruik van een machtspositie maakt.

Maar de veronderstellingen van het Landgericht te Freiburg zijn niet, althans niet langer vervuld: indien de aan verzoeksters in het hoofdgeding toegeschreven machtspositie op de markt al ooit heeft bestaan, dan is die machtspositie inmiddels verdwenen, want het marktaandeel van Valium Roche — en de frequentie waarmee het wordt voorgeschreven — zijn met het op de markt komen van concurrerende produkten achteruitgegaan. Hiernaar wordt trouwens in de voor het Kammergericht te Berlijn gevoerde procedure een nieuw onderzoek ingesteld. Anderzijds kan het verbieden van de invoer van omgepakte produkten waarop het merk van de gerechtigde is aangebracht, niet tot belemmering van de verhandeling dier produkten leiden, immers het is aan verweerster in het hoofdgeding niet verboden de in Engeland gekochte partijen van 100 of 500 tabletten Valium Roche in de Bondsrepubliek Duitsland te importeren of daar — in de oorspronkelijke verpakking — te verkopen. Het is trouwens ondenkbaar dat er in de Bondsrepubliek Duitsland wel eenheden van 1000 tabletten, doch geen eenheden van 100 of 500 tabletten zouden worden verkocht. En indien verweerster in het hoofdgeding al verplicht mocht zijn geweest de in Engeland gekochte grote partijen Valium Roche in kleinere eenheden om te pakken en er vervolgens de aanduiding Valium Roche Centrafarm op te zetten, dan nog zou een rechterlijk verbod van zulke praktijken de handel tussen de Lid-Staten niet aan banden leggen, want zij worden ook in de rechtsorden der onderscheiden Lid-Staten verboden.

De onder 1 tot en met 3 genoemde omstandigheden rechtvaardigen noch afzonderlijk noch tezamen het verwijt dat de gerechtigde misbruik van zijn merk zou hebben gemaakt. Er moeten nadere voorwaarden zijn vervuld, wil de uitoefening van merkrecht als strijdig met artikel 86 — of andere verdragsbepalingen — worden beschouwd.

De Franse, Engelse en Duitse regering, alsook de Commissie, hebben er in hun schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 terecht op gewezen dat de uitoefening van een merkrecht niet op de enkele grond dat de betrokken onderneming een machtspositie op de markt inneemt als misbruik in de zin van artikel 86 van het Verdrag is te beschouwen. Die opvatting vindt steun in de arresten van 29 februari 1968, gewezen in de zaak 24/67, Parke, Davis en Co. (Jurispr. 1968, blz. 82) en 18 februari 1971, gewezen in de zaak 40/70, Sirena (Jurispr. 1971, blz. 69).

De in artikel 86 van het Verdrag bedoelde situatie kan zich derhalve slechts voordoen wanneer de merkgerechtigde niet slechts zijn merkrecht uitoefent, doch bovendien dankzij feitelijk of rechtens verkregen marktmacht de vrije mededinging ernstig ondergraaft (arrest van het Hof van 21 februari 1973, gewezen in de zaak 6/72, Continental Can, Jurispr. 1973, blz. 215).

Een zo grote macht kan nooit met het merk alleen worden bereikt, doch vraagt om feitelijke of rechtsmiddelen welke ten opzichte van de verkrijging en het gebruik van het merk als supplementair zijn te beschouwen.

Mogelijk misbruik van de machtspositie welke de merkgerechtigde op de markt inneemt, kan dus alleen tot een verbod van de uitoefening der uit het merk voortvloeiende bevoegdheden leiden wanneer het misbruik bepaaldelijk is gelegen in de wijze waarop bedoeld recht wordt uitgeoefend, althans wanneer het door het merk wordt begunstigd (men zie 's Hofs voormeld arrest 24/67, Parke, Davis en Co.).

In casu werkt de uitoefening van het merkrecht van verzoeksters in het hoofdgeding geen misbruik in de hand: het Landgericht te Freiburg neemt het ook niet aan, en gaat alleen van een machtspositie — en niet van misbruik van die positie — uit. De uitoefening van merkrechtelijke bevoegdheden kan geen machtsmisbruik bevorderen of in stand houden.

Zouden er aan de merkgerechtigde alleen omdat hij op de markt een machtspositie heeft veroverd, ten aanzien van de uitoefening van het specifieke voorwerp van zijn merkrecht beperkingen kunnen worden opgelegd, dan zou het erop neerkomen dat aan de gerechtigde tot een gerenommeerd merk een minder vergaande bescherming ten deel valt dan aan de gerechtigde van minder belangrijke of onbekende merken. Terecht hebben de Franse en Engelse regering in hun schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 een dergelijk resultaat absurd genoemd.

Dat er voor farmaceutische produkten in de verschillende landen der Gemeenschap met verschillende eenheden wordt gewerkt, berust niet op het merkrecht, doch houdt verband met het feit dat er voor het beroep van apotheker in de verschillende Lid-Staten andere regelen gelden. Anders dan in Nederland en Engeland moet de apotheker in de Bondsrepubliek Duitsland de door hem verkochte farmaceutische specialiteiten verstrekken in de door de fabrikant gebruikte originele verpakking. Alleen aan ziekenhuizen is het zogenaamde Dispensierrecht toegekend. Uit de hieruit resonerende verschillende gewoonten kan niet tot misbruik van merkrecht worden geconcludeerd.

Het feit dat de prijzen van geneesmiddelen in de verschillende Lid-Staten thans nog uiteenlopen, wijst niet op machtsmisbruik, immers die prijsverschillen houden geen verband met het merkrecht, doch berusten in wezen op de ongelijke koopkracht der verschillende valuta's, op verschuivingen van de wisselkoers, alsook op het feit dat er zowel ten aanzien van de merken als op het gebied van de volksgezondheid, van land tot land verschillende rechtsvoorschriften gelden.

Verweerster in het hoofdgeding stelt allereerst vast dat de verwijzende rechterlijke instantie met betrekking tot de redenen waarom er, wat Roche betreft, in de Bondsrepubliek Duitsland van een machtspositie zou mogen worden gesproken, zich aan de uitspraak van het Bundesgerichtshof de dato 16 december 1976 refereert.

De vaststelling van het Bundesgerichtshof dat de markt voor kalmerende middelen als een begrensde partiële markt is te beschouwen lijkt, ook getoetst aan 's Hofs arrest 6/72 (Continental Can, ov. 32 e.v.), met het Verdrag in overeenstemming.

De overwegingen van het Bundesgerichtshof betreffende de door Roche ingenomen marktpositie en het belang van het medicament Valium zijn voldoende om aan Roche een machtspositie in de zin van artikel 86 van het EEG-Verdrag toe te schrijven, want daartoe is het genoeg wanneer een onderneming over de mogelijkheid beschikt voor een belangrijk deel der betrokken produkten de prijzen te bepalen (vgl. de beschikking van de Commissie van 9 december 1971 in zaken Continental Can, PB 1972, L 7 van 8 januari 1972, blz. 25); dit criterium heeft in 's Hofs arrest geen kritiek ondervonden.

De verwijzende rechterlijke instantie heeft te dien aanzien vastgesteld dat een machtspositie op de markt van een Lid-Staat tevens als een machtspositie op een wezenlijk deel van de gehele markt is te beschouwen, en dat standpunt is in overeenstemming met de opvatting van het Hof van Justitie, zoals die in het arrest van 27 maart 1974, gewezen in de zaak 127/73 (Sabam, Jurispr. 1974, 313 ov. 5) tot uitdrukking kwam.

Volgens de vaststellingen van de verwijzende rechterlijke instantie belet het Roche-concern dat ondernemingen uit andere Lid-Staten op de markt van de Bondsrepubliek Duitsland haar Duitse dochtermaatschappij concurrentie aandoen. Het beletten van zulke concurrentie zou, als strijdig met artikel 3, letter f, van het EEG-Verdrag, misbruik van een machtspositie opleveren.

Verweerster in het hoofdgeding stelt tegenover het door Roche in het bodemgeschil voorgedragen argument dat het specifiek voorwerp van het merk ook tegenover de concurrentieregelen van het Verdrag dient te worden beschermd, omdat anders marktbeheersende ondernemingen slechts over een tweederangsmerk zouden beschikken, dat handelingen die anders de inhoud van het specifiek voorwerp van de in artikel 36 van het EEG-Verdrag bedoelde bescherming zouden vormen, volgens artikel 85 en 86 van het EEG-Verdrag verboden kunnen zijn. Tot staving van deze opvatting verwijst ze naar 's Hofs arresten in de zaken 74/76 (Ianelli & Volpi, 22 maart 1977, Jurispr. 1977, blz. 557), 40/70 (Sirena) en 78/70 (Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro, Jurispr. 1971, blz. 487).

Alle voorschriften die bedoeld zijn om misbruik van machtsposities op de markt te belemmeren, moeten de betrokken ondernemingen handelingen verbieden die aan andere ondernemingen geoorloofd zijn. Dit geldt met name wanneer de handeling waarvan de onderneming die een machtspositie inneemt zich heeft te onthouden, in de uitoefening van een absoluut recht bestaat. Bij voorbeeld kan het zulk een onderneming verboden zijn zich te beroepen op een auteursrecht, waarvan de inroeping aan een onderneming zonder machtspositie is gewaarborgd (vgl. 's Hofs voornoemd arrest 78/70). Artikel 86 van het EEG- Verdrag kan zeer wel medebrengen dat het verbodsrecht dat aan een merk inherent is, voor een onderneming met een machtspositie minder ver gaat.

Het Bundesgerichtshof heeft zich, om uit te maken of Roche's prijzen wellicht onbillijk zijn in de zin van artikel 86, lid 2, letter a, van het EEG-Verdrag, bediend van het zogenaamd Vergleichsmarktkonzept, dat wil zeggen de in werkelijkheid door Roche berekende prijzen vergeleken met de prijzen die in geval van prijsconcurrentie zouden zijn ontstaan. Deze doctrine kan in de Bondsrepubliek Duitsland als de heersende leer worden beschouwd en heeft ook in het gemeenschapsrecht veel weerklank gevonden (vgl. 's Hofs arrest van 18 mei 1962, gewezen in de zaak 13/60 Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften Geitling e.a./Hoge Autoriteit, Jurispr. 1962, blz. 215, lid 3).

Is men daarentegen met een deel van de schrijvers van mening dat het Als-ob -concept ter vaststelling van misbruik van marktmacht ondeugdelijk is, dan zou de vraag moeten luiden of Roche met de vastgestelde handelwijze de verwezenlijking van een der doelstellingen van de gemeenschappelijke markt belet of belemmert. In verband hiermede kan van belang zijn dat Roche zich, ten einde te hoge prijzen te kunnen berekenen, van het beginsel der marktafscherming bedient. De door de verwijzende rechterlijke instantie — met referte aan de uitspraak van het Bundesgerichtshof — aan Roche toegeschreven handelwijze, dient derhalve ook als misbruik van een machtspositie te worden beschouwd, wanneer men niet met de Als-ob -doctrine meegaat, en een nadere inbreuk op de doelstellingen van het Verdrag verlangt.

De opvatting van het Oberlandesgericht Karlsruhe, volgens welke stabilisatie van anderszins toch reeds misbruikte marktmacht niet op zichzelf tegen artikel 86 van het EEG-Verdrag indruist, valt niet te rijmen met artikel 86, lid 2, letter a, waarin met zoveel woorden maatregelen welke indirect het afdwingen van onbillijke verkoopprijzen in de hand werken, met het rechtstreeks afdwingen van zulke prijzen wordt gelijkgesteld, noch ook met de arresten door het Hof van Justitie gewezen in de zaak 6/72 (Continental Can, ov. 26) en in de verbonden zaken 6 en 7/73 (Commercial Solvents, arrest van 6 maart 1974, Jurispr. 1974, 223, ov. 32).

De toepasselijkheid van artikel 86 staat evenwel geheel los van opzet of onachtzaamheid. De onderneming behoeft zich slechts objectief onjuist te hebben gedragen. Voor de toepassing van artikel 85 volgt zulk een objectieve uitleg reeds uit de woorden ertoe strekken of tengevolge hebben, doch ofschoon slechts voor artikel 85 uitdrukkelijk voorgeschreven, heeft zij ook voor artikel 86 te gelden.

Het Verenigd Koninkrijk is, gezien de overtuigende redengeving van de verwijzende rechterlijke instantie, van mening dat artikel 36 niet reeds buiten toepassing moet blijven wanneer de merkgerechtigde met een bepaald produkt op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt een machtspositie inneemt. Van misbruik van een machtspositie is geen sprake, wanneer een onderneming die zulk een positie inneemt, van een merkrecht, dat hem zo goed als iedere houder van zulk een recht toekomt, gebruik maakt ter verwezenlijking van doeleinden die met het benutten der marktmacht niet in verband staan. Dat geldt ook wanneer het inroepen van het recht feitelijk strekt tot stabilisatie van een machtspositie die op misbruik opleverende wijze wordt geëxploiteerd. De tegenovergestelde opvatting zou er praktisch toe leiden, dat merken in het bezit van ondernemingen met een machtspositie de er aan toekomende herkomstaanduidende functie slechts in geringere mate kunnen vervullen, waarmede uiteindelijk zowel aan die ondernemingen als aan het openbaar belang nadeel zou worden berokkend.

De Commissie merkt op dat het Landgericht Freiburg van de volgende casuspositie uitgaat:

Volgens de Commissie wordt met de onderhavige prejudiciële proceduren niet een grondig onderzoek beoogd naar de vraag of Roche-Duitsland werkelijk een machtspositie in de zin van artikel 86 van het EEG-Verdrag inneemt. De beschikbare feiten maken zodanig onderzoek ook niet mogelijk.

Ook dient in het kader van deze procedure niet te worden nagegaan of het Landgericht Freiburg terecht aanneemt dat er in casu misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 wordt gemaakt langs de weg van de instandhouding van een te hoog prijsniveau in de Bondsrepubliek Duitsland. Die vaststelling is aanvechtbaar, omdat het Kammergericht te Berlijn, aan welks uitspraak wordt gerefereerd, de vraag of er van misbruik sprake is uitsluitend aan het Duitse mededingingsrecht heeft getoetst.

De uitoefening van een merkrecht kan niet op grond van het enkele feit dat het om een onderneming met een machtspositie gaat, als misbruik in de zin van artikel 86 worden aangemerkt.

Er zijn evenwel twee aspecten welke ertoe kunnen leiden dat zulk een rechtsuitoefening nochtans als misbruik dient te worden gekwalificeerd:

Het Landgericht Freiburg heeft vastgesteld dat het inroepen — door Roche — van het merkrecht feitelijk… bijdraagt tot consolidatie van een machtspositie waarvan reeds misbruik wordt gemaakt. Het geldend maken van merkrechtelijke verbodsaanspraken loopt inderdaad uit op verhindering van economisch verantwoorde invoer van goedkoop Valium — en daarmede van de ontplooiing van een daadwerkelijke mededinging op de Duitse markt —. De handel tussen staten heeft daarvan te lijden. Voor zover de hiervoor onder a) tot en met c) genoemde voorwaarden vervuld zijn, is er dan in beginsel van misbruik van merkrecht sprake.

Die vaststelling wil evenwel niet zeggen dat de merkgerechtigde zijnerzijds ieder eigenmachtig gebruik van zijn merk door derden heeft te aanvaarden. Met name vermag die vaststelling misbruik van het merk door onbevoegden — en de daardoor teweeg gebrachte misleiding van verbruikers — niet te rechtvaardigen. Hieruit volgt enerzijds dat merkrechtelijke aanspraken in ieder geval kunnen worden ingeroepen om misbruik van het merk, in gebruikmaking voor andere produkten bestaande, te verhinderen, en anderzijds dat ook tot handelingen die op een wezenlijke wijziging — in objectieve zin — van de gesteldheid der waren gericht zijn dan wel noodzakelijkerwijze tot zulk een wijziging leiden, merkrechtelijk alleen met toestemming van de gerechtigde kan worden overgegaan.

In haar schriftelijke opmerkingen in de zaak 107/76 heeft de Commissie de opvatting verdedigd dat de gerechtigde in gevallen waarin de uitoefening van zijn merkrecht objectief als begunstiging van een toch reeds voorhanden misbruik van een machtspositie is te beschouwen, sterker aan banden is gelegd dan het beginsel van het vrije verkeer van goederen op zichzelf meebrengt. Zorgvuldig onderzoek leidde de Commissie tot de slotsom dat deze gedachtengang voor de thans ter discussie staande feiten niet opgaat. In zoverre heeft zij haar vroegere standpunt verlaten, en welk zulks geleid door de volgende overwegingen: zoals het Landgericht heeft vastgesteld, is het inroepen van het merkrecht op zichzelf niet zonder meer als misbruik van de machtspositie te beschouwen. Veeleer is het zo dat onafhankelijk van de inroeping van het merk gemaakt misbruik indirect wordt bevorderd. Het lijkt niet juist de merkgerechtigde voor deze door hem niet in de hand te houden gevolgen van een op zichzelf legitieme rechtsuitoefening te doen opkomen. Dat neemt niet weg dat men er ter bepaling van de grenzen van een legitieme rechtsuitoefening gemeenschapsrechtelijke maatstaven bij te pas mag brengen, terwijl ook mag worden nagegaan of de aanspraak welke men aan zijn merkrecht wil ontlenen, onder het specifieke voorwerp der bescherming valt. In zoverre verwijst de Commissie naar hetgeen zij met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag heeft opgemerkt.

In casu gaat het om de algemene vraag in hoeverre de merkgerechtigde, gezien het beginsel van het vrije verkeer van goederen, verrichtingen van derden aan een merkartikel heeft te accepteren — omdat identiteit en herkomst van de waar niet in het geding zijn —. In de onderhavige casuspositie kunnen de grenzen, zoals de Commissie ze zich in haar opmerkingen inzake de draagwijdte van de artikelen 30 en 36 van het EEG-Verdrag heeft getrokken, niet — ten detrimente van de merkgerechtigde — worden overschreden zonder dat de identiteit en de herkomst van de waar in het geding komen.