Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008.

Článok 5 smernice 2008/95 s názvom „Práva z ochrannej známky“, ktorý bez podstatnej zmeny preberá obsah článku 5 smernice 89/104, stanovuje: „1.Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a)akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b)akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2.Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky bolo na ujmu. 3.Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, možno zakázať najmä:

a)umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b)ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c)dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d)používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

…“

Smernica 2008/95 je zrušená s účinnosťou od 15. januára 2019 smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, s. 1), ktorá nadobudla účinnosť 12. januára 2016.

Spoločnosť Daimler, ktorá je výrobcom motorových vozidiel, je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky Mercedes Benz, reprodukovanej nižšie, ktorá požíva ochranu aj v Maďarsku a vzťahuje sa najmä na automobilové súčiastky.

Együd Garage je obchodnou spoločnosťou založenou podľa maďarského práva, ktorá pôsobí v oblasti maloobchodu s motorovými vozidlami a ich súčiastkami, ako aj v oblasti ich opráv a údržby. Táto spoločnosť sa špecializuje na predaj výrobkov spoločnosti Daimler a na ich servis.

Od roku 2007 Mercedes Benz Hungaria Kft. (ďalej len „Mercedes Benz Hungaria“), dcérska spoločnosť spoločnosti Daimler, ktorá nie je účastníčkou tohto konania, a Együd Garage mali uzavretú zmluvu o poskytovaní záručného servisu, ktorej platnosť sa skončila 31. marca 2012.

Podľa tejto zmluvy mala Együd Garage okrem práva používať vyššie uvedenú ochrannú známku tiež právo uvádzať vo svojich vlastných reklamách označenie „felhatalmazott Mercedes‑Benz szerviz“ („autorizovaný servis Mercedes‑Benz“).

Kým bola účinná zmluva o poskytovaní záručného servisu, Együd Garage si objednala u Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (ďalej len „MTT“), ktorý ponúka služby on‑line reklamy dostupnej na internetovej stránke www.telefonkonyv.hu, uverejnenie reklamy označujúcej túto spoločnosť ako autorizovaný servis Mercedes‑Benz na obdobie rokov 2011 až 2012.

Po skončení platnosti uvedenej zmluvy sa Együd Garage usilovala odstrániť akékoľvek používanie predmetnej ochrannej známky, na základe ktorého by verejnosť mohla nadobudnúť mylný dojem, že medzi ňou a spoločnosťou Daimler naďalej existuje zmluvný vzťah.

Együd Garage žiadala konkrétne MTT o zmenu reklamy tak, aby ju táto už neoznačovala za autorizovaný servis Mercedes‑Benz.

Navyše Együd Garage prostredníctvom poštovej zásielky požiadala viacerých prevádzkovateľov iných internetových stránok o odstránenie on‑line reklám, ktoré boli uverejnené bez jej súhlasu, najmä bez toho, aby ich Együd Garage objednala, a ktoré označovali túto spoločnosť ako autorizovaný servis Mercedes‑Benz.

Napriek uvedeným krokom boli on‑line reklamy obsahujúce takéto označenie naďalej šírené na internete. Okrem toho zadanie kľúčových slov „együd“ a „garage“ do vyhľadávača Google viedlo k zoznamu výsledkov uvádzajúcich takéto reklamy, ktorých prvý riadok textu, fungujúci ako link, kvalifikoval Együd Garage ako „autorizovaný servis Mercedes‑Benz“.

Za týchto okolností spoločnosť Daimler podala žalobu na vnútroštátnom súde, ktorou žiada na jednej strane určiť, že Együd Garage prostredníctvom uvedených reklám porušuje ochrannú známku Mercedes‑Benz a na druhej strane uložiť Együd Garage povinnosť odstrániť predmetné reklamy, zdržať sa ďalších porušení a uverejniť opravu v denníkoch s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou.

Együd Garage sa bráni poukázaním na skutočnosť, že s výnimkou reklamy uvádzanej na stránke www.telefonkonyv.hu, neumiestnila na internet žiadnu inú reklamu a že sporné reklamy sa objavili a naďalej sa objavujú nezávisle od jej vôle, bez toho, aby mohla mať akýkoľvek vplyv na ich obsah, objavenie sa alebo odstránenie.

V tomto kontexte sa spoločnosť Együd Garage obrátila na súkromného znalca, aby preukázala, že bola obeťou veľmi rozšírenej obchodnej praktiky, ktorá spočíva v podstate v tom, že určití poskytovatelia internetových reklamných služieb preberajú reklamy uverejnené na iných reklamných stránkach bez vedomia a súhlasu objednávateľa reklamy s cieľom vytvoriť svoju vlastnú informačnú databázu, ktorá je dostupná bezplatne alebo za úhradu.

Za týchto okolností Fővárosi Törvényszék (Mestský súd Budapešť, Maďarsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku: „Má sa článok 5 ods. 1 písm. b) [smernice 89/104] vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže zabrániť tretej osobe uvedenej v internetovej reklame používať pre služby tejto tretej osoby zhodné so službami alebo s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka, označenie, ktoré je zameniteľné s ochrannou známkou a ktoré sa v tejto reklame uvádza tak, že verejnosť môže nadobudnúť mylný dojem, že medzi podnikom tejto tretej osoby a majiteľom ochrannej známky existuje oficiálny obchodný vzťah, aj keď táto reklama nebola na internete umiestnená osobou, ktorá je v nej uvedená, ani v jej mene alebo keď je táto reklama dostupná na internete napriek tomu, že osoba, ktorá je v nej uvedená, prijala márne všetky opatrenia, ktoré možno od nej rozumne vyžadovať, na odstránenie tejto reklamy z internetu?“

Na úvod treba poznamenať, že konanie vo veci samej vychádza zo skutočnosti, že aj napriek ukončeniu zmluvy o poskytovaní záručného servisu, ktorá spájala Mercedes Benz Hungaria s Együd Garage a ktorá Együd Garage umožňovala používať ochrannú známku Mercedes Benz, ako aj označenie „autorizovaný servis Mercedes‑Benz“ vo svojich vlastných reklamách, reklamy obsahujúce toto označenie týkajúce sa obchodného mena Együd Garage sa naďalej šírili po internete. Keďže táto zmluva bola ukončená 31. marca 2012, teda po zrušení smernice 89/104 smernicou 2008/95, treba konštatovať, že toto konanie sa riadi poslednou uvedenou smernicou a že prejudiciálnu otázku teda treba chápať tak, že sa týka výkladu tejto smernice.

Okrem toho, hoci táto otázka odkazuje na článok 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ktorého znenie prebrala smernica 2008/95, a ktorý sa vzťahuje na hypotézu, keď sú predmetné označenia a/alebo tovary alebo služby, pre ktoré sa tieto označenia používajú, iba podobné, zdá sa na prvý pohľad, ako to uviedla Európska komisia, že na konanie vo veci samej sa vzťahuje skôr hypotéza uvedená v článku 5 ods. 1 písm. a) týchto smerníc a to tzv. hypotéza „dvojitej zhody“, keď tretia osoba používa označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary a služby zhodné s tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

Na jednej strane zdá sa, že reklamy obsahujúce označenie „autorizovaný servis Mercedes‑Benz“ používajú označenie, ktoré je v podstate zhodné s obrazovou ochrannou známkou Mercedes‑Benz.

Na druhej strane formulácia prejudiciálnej otázky, zdá sa, naznačuje, že vnútroštátny súd vychádza z predpokladu, podľa ktorého tovary a služby, ktoré ponúka Együd Garage, sú zhodné s tovarmi a službami, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná. V tejto súvislosti z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že používanie značky auta v reklame na informovanie verejnosti o tom, že tretia osoba vykonáva opravy a údržbu vozidiel tejto značky, sa posudzuje v zásade s ohľadom na uvedený článok 5 ods. 1 písm. a), aj keď uvedená ochranná známka nie je pre tieto služby zapísaná (pozri v tomto zmysle rozsudok BMW, C‑63/97, EU:C:1999:82, body 33, 34 a 37 až 39).

Napriek tomu, keďže z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že vnútroštátny súd chce získať objasnenie k pojmu „používať“ uvedenému v článku 5 ods. 1 smerníc 89/104 a 2008/95, ktorý sa bez rozlišovania vzťahuje na hypotézy vykreslené v uvedenom odseku 1 písm. a) a b), na poskytnutie užitočnej odpovede nie je potrebné určiť s konečnou platnosťou, ktorá z týchto dvoch hypotéz sa v danom prípade uplatňuje.

Preto treba konštatovať, že svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95 má vykladať v tom zmysle, že tretia osoba uvádzaná v reklame uverejnenej na internetovej stránke, ktorá obsahuje označenie zhodné alebo podobné ochrannej známke spôsobom, ktorý vytvára dojem, že existuje obchodný vzťah medzi touto osobou a majiteľom ochrannej známky, toto označenie používa, čo by majiteľ mohol na základe tohto ustanovenia zakázať, aj keď reklama nebola umiestnená touto treťou osobou alebo v jej mene, alebo ak táto tretia osoba prijala márne všetky opatrenia, ktoré možno od nej rozumne vyžadovať, na odstránenie tejto reklamy.

Maďarská a poľská vláda, ako aj Komisia sa domnievajú, že na túto otázku je potrebné odpovedať záporne.

Na základe uplatnenia článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95 majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať používanie označenia zhodného s uvedenou ochrannou známkou treťou osobou bez jeho súhlasu, keď k tomuto používaniu dochádza v obchodnom styku pri tovaroch alebo službách zhodných s tými, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka, a toto používanie zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky, medzi ktorými figuruje nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovaru alebo služby (ďalej len „funkcia označenia pôvodu“), ale aj ostatné jej funkcie, napríklad tá, ktorá spočíva v zabezpečení kvality tohto tovaru alebo tejto služby, alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (pozri v tomto zmysle rozsudky L’Oréal a i., C‑487/07, EU:C:2009:378, bod 58; Google France a Google, C‑236/08 až C‑238/08, EU:C:2010:159, body 49, 77 a 79, ako aj Interflora a Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, bod 38).

Naopak, ak sú predmetné označenia a/alebo tovary alebo služby, pre ktoré sa tieto označenia používajú, iba podobné, na základe článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 môže majiteľ ochrannej známky takéto používanie označenia zakázať, iba ak z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti toto používanie narušuje alebo je spôsobilé narušiť funkciu označenia pôvodu (pozri najmä rozsudok Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, bod 25 a citovaná judikatúra).

Treba pripomenúť, že Súdny dvor už mal príležitosť konštatovať, že používanie ochrannej známky treťou osobou bez súhlasu majiteľa s cieľom oznámiť verejnosti, že táto tretia osoba vykonáva opravy a údržbu tovarov označených touto ochrannou známkou, alebo že sa špecializuje na tieto tovary, alebo je špecialistom na ne, predstavuje za určitých okolností používanie ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať, pokiaľ sa neuplatnia článok 6 tejto smernice, týkajúci sa obmedzenia účinku ochrannej známky, alebo článok 7 tejto smernice, týkajúci sa vyčerpania práv z ochrannej známky (pozri rozsudok BMW, C‑63/97, EU:C:1999:82, body 42 a 45).

Pokiaľ ide o reklamy, ktorých sa týka konanie vo veci samej, ktoré označujú Együd Garage ako „autorizovaný servis Mercedes‑Benz“, treba konštatovať, že tým, že si u MTT objednala reklamu s týmto obsahom s cieľom, aby bola umiestnená na internetovú stránku www.telefonkonyv.hu počas obdobia rokov 2011 až 2012, Együd Garage použila ochrannú známku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95.

Objednaním takejto reklamy v kontexte svojich obchodných činností totiž objednávateľ reklamy „používa“ ochrannú známku v „obchodnom styku“ a „pre tovary a služby“, ktoré ponúka svojim zákazníkom, pričom takéto používanie sa priamo uvádza v článku 5 ods. 3 písm. d) smernice 2008/95. Takéto používanie, ak k nemu dochádza bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, môže poškodzovať funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu, keďže reklama naznačuje existenciu hospodárskeho prepojenia medzi týmto objednávateľom reklamy a majiteľom (pozri v tomto zmysle rozsudok Interflora a Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, bod 45 a citovanú judikatúru).

Keďže však zmluva o poskytovaní záručného servisu uzavretá medzi Mercedes Benz Hungaria a Együd Garage výslovne umožňovala takéto používanie, treba konštatovať, že k tomuto používaniu došlo so súhlasom majiteľa ochrannej známky a že na základe uplatnenia článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 tento majiteľ teda nemôže zakázať, pokiaľ je táto zmluva platná, uvádzanie predmetnej reklamy na internetovej stránke www.telefonkonyv.hu.

Napriek tomu je nesporné, že aj po ukončení tejto zmluvy sa reklamy označujúce Együd Garage ako „autorizovaný servis Mercedes‑Benz“ naďalej objavovali tak na internetovej stránke www.telefonkonyv.hu, ako aj na iných internetových stránkach s odkazmi na podniky a že tieto sú predmetom konania vo veci samej.

Pokiaľ ide na jednej strane o objavenie sa tejto reklamy na internetovej stránke www.telefonkonyv.hu po ukončení uvedenej zmluvy, vnútroštátny súd zistil, že Együd Garage požiadala MTT o úpravu pôvodne objednanej reklamy s cieľom, aby ju už viac neuvádzala ako „autorizovaný servis Mercedes‑Benz“, ale že napriek tejto žiadosti reklama s týmto označením sa naďalej objavovala počas určitého obdobia na uvedenej internetovej stránke.

Hoci umiestnenie reklamy uvádzajúcej cudziu ochrannú známku on‑line na internetovú stránku s odkazmi možno pripísať objednávateľovi reklamy, ktorý objednal túto reklamu a na pokyn ktorého konal prevádzkovateľ tejto stránky ako poskytovateľ služby (pozri analogicky rozsudky Google France a Google, C‑236/08 až C‑238/08, EU:C:2010:159, body 51 a 52, ako aj Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, bod 36), tomuto objednávateľovi reklamy však nemožno pripisovať konanie alebo opomenutie takého poskytovateľa, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti prehliadne výslovné pokyny dané uvedeným objednávateľom reklamy, ktoré smerujú práve k predídeniu tohto používania ochrannej známky. Ak teda uvedený poskytovateľ nevyhovie žiadosti objednávateľa reklamy o odstránenie predmetnej reklamy alebo zmienky o ochrannej známke, ktorá sa v reklame uvádza, objavenie sa tejto zmienky na internetovej stránke s odkazmi už viac nemožno hodnotiť ako používanie ochrannej známky zo strany objednávateľa reklamy.

Na druhej strane, pokiaľ ide o objavenie sa predmetnej reklamy na iných internetových stránkach s odkazmi na podniky, vnútroštátny súd uvádza, že táto skutočnosť sa môže vysvetľovať praktikami určitých prevádzkovateľov takýchto stránok, ktoré spočívajú v preberaní reklám uverejnených na iných reklamných stránkach bez vedomia a súhlasu objednávateľa reklamy na podporu používania ich internetovej stránky s cieľom vytvoriť u prípadných platiacich používateľov dojem, že sú v styku s populárnou internetovou stránkou, ktorá disponuje solídnou základňou.

V tejto súvislosti treba konštatovať, že objednávateľovi reklamy nemožno pripisovať nezávislé konanie iných podnikateľských subjektov, ako sú úkony týchto prevádzkovateľov internetových stránok s odkazmi, s ktorými objednávateľ reklamy nemá žiadny priamy alebo nepriamy vzťah a ktorí konajú nie na základe objednávky a na účet tohto objednávateľa reklamy, ale na základe ich vlastnej iniciatívy a v ich vlastnom mene.

Z bodov 34 a 36 tohto rozsudku vyplýva, že v oboch situáciách, ktoré sa tam uvádzajú, majiteľ ochrannej známky nie je podľa článku 5 ods. 1 písm. a) alebo b) smernice 2008/95 oprávnený konať voči objednávateľovi reklamy s cieľom zakázať mu umiestnenie on‑line reklamy obsahujúcej zmienku o jeho ochrannej známke.

Tento záver je podporený znením, štruktúrou a cieľom článku 5 smernice 2008/95.

Pokiaľ ide po prvé o znenie tohto článku 5 ods. 1, treba ako príklad uviesť, že podľa jeho obvyklého významu, pojem „zu benutzen“, „using“, „faire usage“, „usare“, „het gebruik“, „használ“, ktorý je použitý v uvedenom poradí v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom a maďarskom znení tohto ustanovenia, predpokladá aktívne konanie a priame alebo nepriame ovládanie aktu, ktorý predstavuje používanie. Nejde o taký prípad, ak je tento akt uskutočnený nezávislým podnikateľským subjektom, bez súhlasu objednávateľa reklamy alebo dokonca proti jeho výslovnej vôli.

V nadväznosti na to, pokiaľ ide o štruktúru článku 5 smernice 2008/95, treba konštatovať, že tento článok 5 ods. 3, ktorý uvádza iba demonštratívny výpočet typov používania, ktoré majiteľ ochrannej známky môže zakázať (pozri rozsudok Google France a Google, C‑236/08 až C‑238/08, EU:C:2010:159, bod 65, ako aj citovanú judikatúru), uvádza výlučne aktívne konanie tretích osôb, ako je „umiestňovať“ označenie na tovary a na ich obal, alebo „používať“ označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame, „ponúkať“ tovary, „uvádzať ich na trh“, „skladovať“ ich na tieto účely, „dovážať“ alebo „vyvážať“ ich, alebo tiež „ponúkať“ alebo „poskytovať“ služby pod týmto označením.

Nakoniec pokiaľ ide o cieľ článku 5 ods. 1 smernice 2008/95, z tohto ustanovenia jasne vyplýva, že má za cieľ poskytnúť majiteľovi právny nástroj umožňujúci mu zakázať a tým ukončiť akékoľvek používanie jeho ochrannej známky vykonávané tretími osobami bez jeho súhlasu. Iba tretia osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda vykonanie aktu, ktorý predstavuje používanie, však môže skutočne ukončiť toto používanie a tým sa podriadiť uvedenému zákazu.

Za týchto okolností treba konštatovať, že výklad článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 umožňujúci za situácie, ako je situácia v konaní vo veci samej, majiteľovi ochrannej známky zakázať objednávateľovi reklamy sporné používanie z jediného dôvodu, že toto používanie by prípadne mohlo poskytovať objednávateľovi reklamy ekonomickú výhodu, je v rozpore s cieľom tohto ustanovenia, ako aj zásadou impossibilium nulla obligatio est.

Toto konštatovanie nemá vplyv na možnosť majiteľa žiadať prípadne od objednávateľa reklamy náhradu takejto ekonomickej výhody na základe vnútroštátneho práva, ani na možnosť konať voči prevádzkovateľom predmetných internetových stránok s odkazmi.

Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na položenú otázku odpovedať, že článok 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že u tretej osoby, ktorá je uvádzaná v reklame uverejnenej na internetovej stránke, ktorá obsahuje označenie zhodné alebo podobné ochrannej známke spôsobom, ktorý vytvára dojem, že existuje obchodný vzťah medzi touto osobou a majiteľom ochrannej známky, nejde o používanie tohto označenia, ktoré by mohol majiteľ na základe tohto ustanovenia zakázať, pokiaľ táto reklama nebola umiestnená touto treťou osobou alebo v jej mene, alebo za predpokladu, že táto reklama bola umiestnená touto treťou osobou alebo v jej mene so súhlasom majiteľa, ak táto tretia osoba výslovne požiadala prevádzkovateľa tejto internetovej stránky, u ktorého si reklamu objednala, o jej odstránenie alebo o odstránenie zmienky o ochrannej známke tam uvedenej.

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.