Nukkien osalta valituslautakunta tyytyi toteamaan riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa, että sanamerkki New Born Baby tarkoittaa (vastasyntynyttä vauvaa) ja että (haettu merkki ymmärretään siitä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella kohderyhmässä välittömästi ja asiaa analysoimatta niin, että — — nuket esittävät erityisesti vastasyntynyttä vauvaa).

Vaikka merkki New Born Baby kuvailisikin sitä, mitä nuket esittävät, ei tämä seikka olisi riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseessä oleva merkki kuvailee nukkea itseään.

Näin ollen merkin, joka kuvailee sitä, mitä leikkikalu esittää, voidaan katsoa kuvailevan leikkikalua itseään ainoastaan, jos tämä leikkikalu samaistetaan kohderyhmässä ostopäätöksen yhteydessä siihen, mitä leikkikalu esittää. Riidanalaisessa päätöksessä ei todeta mitään tästä seikasta. On myös todettava, että virasto vastineessaan ja vastauksissaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä esittämiin kysymyksiin ei ole väittänyt, että kohderyhmä, eli leikkikaluja ostavat henkilöt, ymmärtäisi kyseiset tavarat näin.

Valituslautakunta ei siis ole osoittanut, että sanamerkki New Born Baby ymmärrettäisiin kohderyhmässään välittömästi ja asiaa enemmän miettimättä niin, että se osoittaa leikkikaluina käytettävien nukkien laatua tai niiden muita ominaisuuksia.

Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa nukkien leikkikalutarvikkeista, että (kohderyhmä ymmärtää välittömästi ja asiaa analysoimatta niin, että hakemuksesta ilmenevät tavarat, tässä tapauksessa nukkien leikkikalutarvikkeet, esittävät erityisesti vastasyntyneitä vauvoja).

Tätä näkemystä ei voida hyväksyä. Nukkien leikkikalutarvikkeet eivät esitä vastasyntyneitä vauvoja, vaan muita tavaroita, kuten pienikokoisia vaatteita tai jalkineita.

Valituslautakunta totesi lisäksi riidanalaisen päätöksen 20 kohdan lopussa, että (hakemus sisältää kuvailevan merkinnän leikkikalutarvikkeiden käyttötarkoituksesta, koska ne on erityisesti suunniteltu tällaisille nukille).

On todettava, että nukkien leikkikalutarvikkeita ei ole tarkoitettu vastasyntyneille vauvoille. Vastasyntyneet vauvat eivät pysty vielä leikkimään nukeilla eivätkä varsinkaan käyttämään nukkien leikkikalutarvikkeita. Vaikka sanamerkki New Born Baby olisikin kuvaileva leikkikaluina käytettäville nukille ja edellä mainitut leikkikalutarvikkeet olisi tarkoitettu näille nukille, ei siitä kuitenkaan voida tehdä sellaista päätelmää, että kyseinen merkki yhdistettäisiin kohderyhmässä suoraan ja konkreettisesti näihin leikkikalutarvikkeisiin. Se seikka, että tavarat on tarkoitettu toisen tavaran lisävarusteiksi ja kyseessä oleva merkki kuvailee tätä toista tavaraa, ei itsessään riitä siihen, että saman merkin voitaisiin katsoa kuvailevan myös näitä lisävarusteita.

— — katsoi — —, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky, koska merkki on kuvaileva, ja lisäksi valituslautakunta tyytyi toteamaan, että merkiltä puuttuu (kekseliäisyys täysin).

Aiemmin tässä tuomiossa katsottiin, että valituslautakunta oli väärässä, kun se katsoi, että kyseessä olevalta merkiltä on evättävä rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Näin ollen valituslautakunnan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla esittämät perustelut täytyy hylätä, koska ne perustuvat tuohon virheeseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua pelkästään siitä, että riidanalaisessa päätöksessä sanamerkkiä ei ole pidetty mielikuvituksellisena — —