1.

Im Urteil United Video Properties ( 2 ) befasste sich der Gerichtshof mit den Problemen, die sich im Zusammenhang mit den Artikeln der Richtlinie 2004/48/EG ( 3 ) in Bezug auf die Erstattung der Prozesskosten und sonstigen Kosten in Rechtsstreitigkeiten über Rechte des geistigen Eigentums (einschließlich der gewerblichen Schutzrechte) stellen.

2.

Der Bundesgerichtshof (Deutschland) ersucht den Gerichtshof ein weiteres Mal um Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 sowie um Klarstellung der Folgen des Urteils United Video Properties.

3.

Das vorlegende Gericht benötigt dieses erneute Tätigwerden des Gerichtshofs, um zu beurteilen, ob die Vorschriften, nach denen in der Bundesrepublik Deutschland die unterliegende Partei auch dann zwingend zur Erstattung der Kosten verpflichtet ist, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung in einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren nicht notwendig war, mit dem Unionsrecht vereinbar sind.

4.

Aus der Darstellung des nationalen Rechts durch das vorlegende Gericht ergibt sich zusammengefasst:

–

Nach der allgemeinen Regel über die Prozesskosten und die sonstigen Kosten ist die unterlegene Partei der obsiegenden Partei zur Erstattung der Kosten für die notwendigen Verfahrenshandlungen verpflichtet.

–

In Rechtsstreitigkeiten über Rechte des geistigen Eigentums hingegen werden die Kosten für die Tätigkeit eines Patentanwalts in jedem Fall gegen den Unterlegenen festgesetzt, ohne dass das Gericht prüfen kann, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung unerlässlich war.

I.

Rechtlicher Rahmen

A.

Unionsrecht. Richtlinie 2004/48

5.

Art. 1 sieht vor:

6.

Art. 2 („Anwendungsbereich“) bestimmt:

7.

Art. 3 („Allgemeine Verpflichtung“) lautet:

8.

Art. 14 („Prozesskosten“) sieht vor:

B.

Deutsches Recht. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz ( 4 )

9.

Nach § 140 Abs. 3 MarkenG in seiner auf den Rechtsstreit anwendbaren Fassung sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ( 5 ) und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

10.

Gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG ist § 140 Abs. 3 auf Verfahren vor den Unionsmarkengerichten entsprechend anzuwenden.

II.

Sachverhalt, Rechtsstreit und Vorabentscheidungsfrage

11.

Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (im Folgenden: Universität) nahm die NovaText GmbH vor dem Landgericht Mannheim (Deutschland) ( 6 ) wegen Verletzung ihrer Unionsmarken auf Unterlassung in Anspruch und machte markenrechtliche Folgeansprüche geltend.

12.

Der Prozessbevollmächtigte der Universität zeigte in der Klageschrift die Mitwirkung einer Patentanwältin an.

13.

Der Rechtsstreit wurde durch einen schriftlichen Vergleich nach § 278 Abs. 6 der Zivilprozessordnung (ZPO) beendet. Das Gericht des ersten Rechtszugs stellte durch Beschluss vom 23. Mai 2017 das Zustandekommen und den Inhalt des Vergleichs fest.

14.

Gleichzeitig setzte es den Streitwert auf 50 000 Euro fest und erlegte NovaText die Kosten des Rechtsstreits auf. Die hiergegen gerichtete Beschwerde von NovaText ist ohne Erfolg geblieben.

15.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2017 setzte das Gericht des ersten Rechtszugs die von NovaText der Universität zu erstattenden Kosten auf 10 528,95 Euro fest. Von diesem Betrag entfielen 4 867,70 Euro auf die Tätigkeit der Patentanwältin in der ersten Instanz und 325,46 Euro auf ihre Mitwirkung im Beschwerdeverfahren zur Kostenentscheidung ( 7 ).

16.

NovaText legte sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Karlsruhe (Deutschland) ein und beantragte, den Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben, soweit darin Patentanwaltskosten gegen sie festgesetzt worden sind.

17.

Das Beschwerdegericht wies die sofortige Beschwerde der NovaText aus folgenden Gründen zurück:

–

Da es sich um eine Kennzeichenstreitsache handele, sei nach § 140 Abs. 3 MarkenG nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung der Patentanwältin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei oder ob die Patentanwältin gegenüber dem von der Universität beauftragten Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht habe.

–

Eine mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 vorzunehmende richtlinienkonforme Auslegung des § 140 Abs. 3 MarkenG mit dem Ziel einer Prüfung, ob die Einschaltung der Patentanwältin notwendig gewesen sei, komme nicht in Betracht.

–

Die Vorschrift verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes.

18.

Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts wurde Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (Deutschland) eingelegt. Dieses Gericht schließt, nachdem es die vorherrschende Auslegung von § 140 Abs. 3 MarkenG ( 8 ) dargestellt hat, aus dem Urteil United Video Properties auf eine mögliche Unvereinbarkeit dieser Vorschrift mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 in Verbindung mit dem 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/48.

19.

Die automatische Verurteilung der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts unabhängig davon, ob seine Einschaltung erforderlich war, werfe auf drei Ebenen Probleme auf:

–

Erstens könne die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig sei, entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 unnötig kostspielig sein.

–

Zweitens könne die Erstattung solcher Kosten nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48 angemessen sein, wenn der Tätigkeit eines Patentanwalts der unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehle.

–

Drittens erfordere es Art. 14 der Richtlinie 2004/48, dass das mit der Kostenentscheidung befasste Gericht den spezifischen Merkmalen des Falles gebührend Rechnung trage (Urteil United Video Properties, Rn. 23). Die Erstattung von Patentanwaltskosten ohne Rücksicht darauf, ob die Einschaltung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich gewesen sei, trage den spezifischen Merkmalen des jeweiligen Falles nicht hinreichend Rechnung.

20.

Vor diesem Hintergrund legt der Bundesgerichtshof dem Gerichtshof folgende Vorabentscheidungsfrage vor:

III.

Verfahren vor dem Gerichtshof

21.

Das Vorabentscheidungsersuchen ist am 19. Oktober 2020 beim Gerichtshof eingegangen.

22.

NovaText und die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht.

23.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist nicht für erforderlich erachtet worden.

IV.

Würdigung

A.

Vorbemerkungen

24.

Im vorliegenden Rechtsstreit steht nicht in Rede, ob die Gebühren oder sonstigen Auslagen eines Patentanwalts grundsätzlich unter die Positionen des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 fallen können, sei es unter der Bezeichnung „Prozesskosten“ oder der Bezeichnung „sonstige Kosten der obsiegenden Partei“. Diese Einstufung ist Sache des vorlegenden Gerichts ( 9 ).

25.

Die Befürwortung dieser Annahme wird zur Klärung der Streitfrage beitragen. Indem es seine Frage auf die engen Grenzen des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 beschränkt, schließt das vorlegende Gericht aus, dass die Tätigkeit eines Patentanwalts unter den Begriff der Kosten für Nachforschungen (oder ähnlicher Art) fällt, deren Erstattung sich nicht nach diesem Artikel richten würde, sondern nach dem, der den Ersatz des von dem Rechtsinhaber erlittenen Schadens regelt.

26.

In meinen Schlussanträgen in der Rechtssache United Video Properties habe ich ausgeführt, dass „unter den Begriff der Kosten für die Tätigkeit von Sachverständigen oder technischen Beiständen verschiedene Sachverhalte fallen können, von denen einige nicht unbedingt in die Kategorie der ‚Prozesskosten‘ einzuordnen sind. Diese Kategorie umfasst nicht jegliche mehr oder weniger mit der Erhebung der Klage ‚verbundenen‘ oder ‚aus Anlass‘ der Klageerhebung angefallenen Kosten, sondern nur jene, die ihren unmittelbaren Ursprung im Prozess selbst haben. Eine – natürliche oder juristische – Person kann Vorverfahren durchführen oder sogar im Vorfeld bestimmte Berater oder Sachverständige konsultieren, ohne dass die Kosten dafür zu den ‚Prozesskosten‘ zählen. Nach dem 26. Erwägungsgrund der Richtlinie gehören die zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums aufgewendeten ‚Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher‘ zum Bereich des Schadensersatzes (Art. 13) und nicht zu den Prozesskosten (Art. 14)“ ( 10 ).

27.

Die Zweifel des vorlegenden Gerichts betreffen daher weniger die Einstufung der durch die Tätigkeit des Patentanwalts entstandenen Kosten ( 11 ), sondern den Automatismus, mit dem sie der Partei auferlegt werden, die den Rechtsstreit verloren hat.

28.

Ebenso wenig ist im eigentlichen Sinne streitig, dass die Auslegung der nationalen Vorschrift in diesen Automatismus mündet:

–

Im Gegensatz zur allgemeinen Kostenregelung im deutschen Zivilverfahren ( 12 ) (nach der die Kosten im Zusammenhang mit der Mitwirkung eines Patentanwalts nur erstattungsfähig sind, wenn sie für die effektive Rechtsverfolgung durch die obsiegende Partei notwendig sind) ( 13 ), führt § 140 Abs. 3 MarkenG eine besondere Regelung für Rechtsstreitigkeiten betreffend die Rechte des geistigen Eigentums ein.

–

Infolge dieser Sonderregelung erfolgt nach der Auslegung des nationalen Rechts durch das vorlegende Gericht die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstandenen Kosten gleichsam automatisch: Es reicht aus, dass der Prozessbevollmächtigte der obsiegenden Partei versichert, dass der Patentanwalt tatsächlich am Prozess beteiligt war ( 14 ).

–

Es ist daher nicht erforderlich, dass die Mitwirkung des Patentanwalts gegenüber der Tätigkeit des von der betroffenen Partei beauftragten Rechtsanwalts einen Mehrwert darstellt.

29.

Das vorlegende Gericht hat keine Ausführungen gemacht, aus denen sich die Möglichkeit einer mit Art. 14 der Richtlinie 2004/48 konformen Auslegung seines nationalen Rechts ableiten ließe (eine Möglichkeit, die das Beschwerdegericht offenbar verneint).

30.

Da der Bundesgerichtshof bei der Auslegung seines eigenen Rechts das letzte Wort hat, führt sein Schweigen zu dem Punkt, auf den ich soeben eingegangen bin, dazu, dass ich mich in den vorliegenden Schlussanträgen nicht mit dieser Frage befasse.

31.

Weil es über den Wortlaut der Vorlagefrage hinausgehen würde, werde ich auch nicht die Auswirkungen einer möglichen Unvereinbarkeit zwischen § 140 Abs. 3 MarkenG und dem Unionsrecht prüfen. Die Frage beschränkt sich auf den Zweifel hinsichtlich dieser Unvereinbarkeit.

B.

Zumutbarkeit, Angemessenheit und gerichtliche Überprüfung bei der Anwendung des Art. 14 der Richtlinie 2004/48

32.

Mit der Richtlinie 2004/48 sollen die „Rechtsvorschriften [der Mietgliedstaaten] einander angenähert werden, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten“.

33.

Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass ferner Art. 14 der Richtlinie 2004/48 „verhindern [soll], dass ein Geschädigter von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Sicherung seiner Rechte des geistigen Eigentums abgehalten wird. … [E]ntsprechend muss derjenige, der Rechte des geistigen Eigentums verletzt, im Allgemeinen die finanziellen Folgen seines Verhaltens in vollem Umfang tragen“ ( 15 ).

34.

Der Wortlaut dieses Artikels ist aber nicht unbedingt, denn abgesehen davon, dass die darin enthaltene Bestimmung „in der Regel“ gilt, verlangt er von den Mitgliedstaaten nur, die Erstattung der zumutbaren ( 16 ) und angemessenen ( 17 ) Prozesskosten zu gewährleisten.

35.

Wie ich in meinen Schlussanträgen in der Rechtssache United Video Properties ausgeführt habe, sind die „Merkmale ‚zumutbar und angemessen‘ … folglich entscheidend für die Frage, ob die [von] der einen Partei [entrichteten Honorare] von der zur Tragung der Kosten verurteilten anderen Partei zu ersetzen sind. Beide Merkmale müssen vorliegen, damit Art. 14 Anwendung findet; insoweit steht die Formulierung im Einklang mit Art. 3 der Richtlinie, der bestimmt, dass die erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ‚fair und gerecht‘ sein müssen“ ( 18 ).

36.

Die Merkmale der Zumutbarkeit und Angemessenheit müssen im Einzelfall geprüft werden, und diese Prüfung ist Sache des Gerichts. Dem 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/48 ist zu entnehmen, dass „die … vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles gebührend Rechnung getragen werden sollte“.

37.

Sollte der streitige Teil – wie es tatsächlich der Fall ist – zu den Kosten des Art. 14 gehören, ist der Hinweis angebracht, dass der Gerichtshof entschieden hat, dass die Tätigkeit, auf die diese Kosten entfallen, unmittelbar und eng mit dem Gerichtsverfahren zusammenhängen muss.

38.

Vor diesem Hintergrund halte ich die Ausführungen des vorlegenden Gerichts zur Anwendung der im Urteil United Video Properties aufgestellten Kriterien auf den von ihm zu entscheidenden Fall für zutreffend.

39.

Erstens könnte die automatische Anwendung der streitigen nationalen Regelung in bestimmten Fällen zu einem Verstoß gegen das in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 aufgestellte Verbot führen, wonach die von den Mitgliedstaaten vorgesehenen Verfahren „nicht unnötig … kostspielig sein“ dürfen.

40.

Insoweit nennt der Gerichtshof ausdrücklich den Ausschluss von „Kosten von der Erstattung …, die darauf zurückzuführen sind, dass … Dienstleistungen [erbracht worden sind,] die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden“, als Rechtfertigung für die Beschränkungen, die im nationalen Recht vorgesehen werden können, „damit die Zumutbarkeit der zu erstattenden Kosten … gewährleistet“ wird ( 19 ).

41.

Die Verbindung zwischen der Notwendigkeit und der Zumutbarkeit der Kosten wird auch sichtbar, wenn der Gerichtshof definiert, welche Kosten unter Art. 14 der Richtlinie 2004/48 fallen können: „Soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die ‚sonstigen Kosten‘, die … von der unterlegenen Partei zu tragen sind“ ( 20 ).

42.

Bei der Prüfung der „Zumutbarkeit“ ist der Gedanke des „zumutbaren Anspruchs“, den die deutsche Fassung des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 nahelegt, zu berücksichtigen ( 21 ). Die Kosten, die die unterlegene Partei zu erstatten hat, können folglich auf die „notwendigen Kosten“ begrenzt werden, die der obsiegenden Partei entstanden sind.

43.

Die „Notwendigkeit“ von Kosten kann sich vor allem aus dem nationalen Recht selbst ergeben (z. B. indem dieses die Mitwirkung eines Rechtsanwalts vorschreibt). Aber auch andere Tätigkeiten können als „notwendig“ erachtet werden, von denen zwar abstrakt abgesehen werden kann, die aber konkret einen adäquaten Beitrag zum Erfolg einer Klage geleistet haben bis hin zu dem Punkt, dass ihr ohne sie nicht stattgegeben worden wäre.

44.

Zweitens stimme ich mit dem vorlegenden Gericht auch dahin überein, dass die automatische Erstattung solcher Kosten nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48 angemessen sein könnte, wenn der Mitwirkung des Patentanwalts der erforderliche unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehlt.

45.

Die Kosten, die die unterlegene der obsiegenden Partei zu erstatten hat, müssen, wie ich schon ausgeführt habe, „unmittelbar und eng mit dem betreffenden Gerichtsverfahren zusammenhängen“ ( 22 ). Diese Feststellung macht es für gewöhnlich erforderlich, zunächst ihre Notwendigkeit zu prüfen, und nach Maßgabe dieser Beurteilung, inwieweit ein solcher Zusammenhang gegeben ist.

46.

Ein unmittelbarer und enger Zusammenhang zwischen den Kosten und dem Verfahren ist nicht gegeben, wenn erstere in dem Sinne überflüssig sind, dass die Tätigkeit, auf die sie zurückgehen, nichts Relevantes zum Prozess beiträgt, was nicht bereits durch andere Faktoren oder andere Beweismittel nachgewiesen worden wäre ( 23 ).

47.

Drittens setzen all diese Operationen natürlich eine richterliche Entscheidung voraus, bei der ein Beurteilungsspielraum bestehen muss, damit im Einzelfall abgewogen werden kann, wann ein Kostenteil nicht nur im bereits dargestellten Sinn notwendig, sondern auch zumutbar und angemessen ist.

48.

Um jeden Zweifel an den Gestaltungsbefugnissen des Richters zu zerstreuen, möchte ich hinzufügen, dass seine Möglichkeiten letztendlich durch die Auffangklausel des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 erweitert werden, die ihn dazu berechtigt, die Kosten trotz allem nicht der unterlegenen Partei aufzuerlegen, wenn „Billigkeitsgründe“ dem entgegenstehen ( 24 ).

49.

Eine unbedingte und automatische Einbeziehung von Kosten, wie sie hier streitig sind, die nicht den Filter der gerichtlichen Prüfung ihrer Notwendigkeit, Zumutbarkeit und Angemessenheit im Zusammenhang mit dem spezifischen Rechtsstreit durchlaufen müssen, könnte Klägern die Tür zur missbräuchlichen Rechtsausübung öffnen. Sie hätten es in der Hand, durch eine bloße Erklärung ihres Prozessbevollmächtigten möglicherweise leichtfertige, überflüssige oder übermäßige Kosten auf die unterlegene Partei abzuwälzen.

50.

Art. 14 der Richtlinie 2004/48 muss daher im Einklang mit der Systematik der Richtlinie selbst ausgelegt werden, die einen erhöhten Schutz von Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums anstrebt, dabei aber andere mit dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zusammenhängende Schutzmechanismen nicht außer Acht lässt.

51.

Zusammenfassend schlage ich vor, dem vorlegenden Gericht zu antworten, dass die Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48 dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.

V.

Ergebnis

52.

Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, dem Bundesgerichtshof (Deutschland) wie folgt zu antworten: