1.

En la sentencia United Video Properties,  ( 2 ) el Tribunal de Justicia afrontó los problemas que suscitan los artículos de la Directiva 2004/48/CE  ( 3 ) relativos al pago de la costas y de otros gastos procesales en los litigios sobre derechos de propiedad intelectual (comprendidos los derechos de propiedad industrial).

2.

El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal, Alemania) pide al Tribunal de Justicia que interprete, una vez más, los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48 y aclare las consecuencias de la sentencia United Video Properties.

3.

El tribunal de reenvío precisa esta nueva actuación del Tribunal de Justicia para discernir si se atienen al derecho de la Unión las normas que, en la República Federal de Alemania, imponen a la parte vencida la obligación de reembolsar, forzosamente, los gastos ocasionados por la intervención de un agente de la propiedad industrial (Patentanwalt), aunque no haya sido indispensable para obtener la tutela judicial pretendida en un litigio sobre marcas.

4.

Según la exposición de su derecho que, en síntesis, hace el tribunal de reenvío:

–

La regla general en cuanto al pago de las costas y de otros gastos del proceso es que la parte perdedora ha de abonar a la vencedora el coste de los actos procesales que sean necesarios.

–

En cambio, en los litigios relativos a derechos de propiedad intelectual, el pago de los honorarios por la actuación de un agente de la propiedad industrial se integra, en todo caso, en la tasación de costas a cargo del perdedor, sin que el juez pueda valorar si la intervención de ese agente era o no imprescindible para obtener la tutela judicial pretendida.

I.

Marco jurídico

A.

Derecho de la Unión. Directiva 2004/48

5.

El artículo 1 recoge:

6.

El artículo 2 («Ámbito de aplicación») prescribe:

7.

El artículo 3 («Obligación general») estipula:

8.

El artículo 14 («Costas procesales») reza:

B.

Derecho alemán. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen — Markengesetz  ( 4 )

9.

A tenor del artículo 140, apartado 3, en su versión aplicable al litigio, entre los gastos ocasionados por la participación de un agente de la propiedad industrial en un litigio en materia de signos distintivos, son recuperables los honorarios contemplados en el artículo 13 de la Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,  ( 5 ) así como los gastos indispensables efectuados por ese agente.

10.

En virtud del artículo 125 e, apartado 5, el artículo 140, apartado 3, se aplica, mutatis mutandis, a los procedimientos ante los tribunales competentes en materia de marcas de la Unión.

II.

Hechos, litigio y cuestión prejudicial

11.

La Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (en lo sucesivo, «la Universidad») ejercitó ante el Landgericht Mannheim (Tribunal regional de lo civil y penal de Mannheim, Alemania)  ( 6 ) una acción contra NovaText GmbH para que cesara en la violación de sus marcas de la Unión y reconociera sus derechos sobre estas.

12.

El representante de la Universidad hizo constar en el escrito de demanda la participación de una agente de la propiedad industrial.

13.

El litigio finalizó al llegar las partes a un acuerdo transaccional escrito, a tenor del artículo 278, apartado 6, de la Zivilprozessordnung (ZPO) (Ley de enjuiciamiento civil). El 23 de mayo de 2017, el tribunal de primera instancia dictó el auto de transacción judicial.

14.

En esa misma fecha, el tribunal de primera instancia estableció la cuantía del litigio en 50 000 euros y condenó a NovaText al pago de las costas del proceso. El recurso de NovaText contra esa decisión fue desestimado.

15.

Mediante resolución de 8 de diciembre de 2017, el tribunal de primera instancia fijó el importe de las costas que NovaText debía reembolsar a la Universidad en 10 528,95 euros. De esa cantidad, 4 867,70 euros correspondían a las actuaciones de la agente de la propiedad industrial en la primera instancia y 325,46 euros a su labor en el recurso sobre la condena en costas.  ( 7 )

16.

NovaText recurrió en apelación ante el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior regional de lo civil y penal de Karlsruhe, Alemania), solicitando que se anulara la resolución sobre las costas, en la medida en que le imponía cargar con los gastos relativos a la intervención de la agente de la propiedad industrial.

17.

El tribunal de apelación rechazó el recurso de NovaText por estas razones:

–

Al tratarse de un litigio en materia de marcas y signos, el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG no permite dilucidar si la intervención de la agente de la propiedad industrial era necesaria para obtener la tutela judicial, o si esa agente prestó un «servicio añadido» al del abogado contratado por la Universidad.

–

El artículo 140, apartado 3, de la MarkenG no puede interpretarse conforme a los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48 para comprobar si la intervención de la agente de la propiedad industrial era necesaria.

–

Ese artículo tampoco viola el principio general de igualdad enunciado en el artículo 3, apartado 1, de la Grundgesetz (Constitución alemana).

18.

La resolución dictada en apelación fue recurrida en casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal). Este órgano judicial, tras exponer la exégesis predominante del artículo 140, apartado 3, de la MarkenG,  ( 8 ) deduce de la sentencia United Video Properties la posible incompatibilidad de ese precepto con los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48, en relación con su considerando décimo séptimo.

19.

A su juicio, la imposición automática a la parte vencida del reembolso del coste de la intervención de un agente de la propiedad industrial, con abstracción de la necesidad de su intervención, suscita problemas a tres niveles:

–

En primer lugar, el reembolso de los gastos relativos a la actividad de agente de la propiedad industrial cuya intervención no sea necesaria para obtener la tutela judicial pretendida podría constituir un gravamen superfluo, infringiendo el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

–

En segundo lugar, el reembolso de tales gastos podría no ser proporcionado, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48, si la actuación del agente de propiedad industrial careciera de relación directa y estrecha con la demanda para garantizar el respeto del derecho de marca.

–

En tercer lugar, el artículo 14 de la Directiva 2004/48 exige que el juez encargado de pronunciar la condena en costas pondere las características específicas del caso (sentencia United Video Properties, apartado 23). Pues bien, el reembolso del coste correspondiente al agente de la propiedad industrial, con independencia de si su intervención era o no necesaria para obtener la tutela judicial pretendida, no tomaría suficientemente en cuenta las características específicas del caso concreto.

20.

En esta tesitura, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal) eleva al Tribunal de Justicia esta pregunta prejudicial:

III.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

21.

La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 19 de octubre de 2020.

22.

Han depositado observaciones escritas NovaText y la Comisión Europea.

23.

No se ha estimado indispensable la celebración de una vista.

IV.

Apreciación

A.

Observaciones preliminares

24.

No se discute en este litigio que los honorarios y otros gastos devengados por un agente de la propiedad industrial pueden incluirse, en principio, entre las partidas del artículo 14 de la Directiva 2004/48, ya sea con el título de «costas procesales», ya con el de «demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora». Corresponde al tribunal de reenvío esa calificación.  ( 9 )

25.

Admitir esta premisa contribuirá a clarificar el debate. Al circunscribir su pregunta a los límites estrictos del artículo 14 de la Directiva 2004/48, el tribunal de reenvío descarta que la actuación del agente de la propiedad industrial encaje en el concepto de gastos de investigación (o de análoga naturaleza) cuyo reembolso no se atendría a aquel artículo, sino al que regula la indemnización de los perjuicios sufridos por el titular del derecho.

26.

Como expuse en mis conclusiones del asunto United Video Properties, «bajo la noción de gastos devengados por la intervención de peritos, expertos o asesores técnicos pueden ampararse realidades diferentes, algunas de las que no tendrán necesariamente cobijo en la categoría de “gastos del proceso”. Esta última no comprende cualquier gasto más o menos “relacionado” con el ejercicio de la acción o desembolsado “con ocasión” de ella, sino los que tengan su origen inmediato y directo en el propio proceso. Una persona, física o jurídica, puede llevar a cabo actuaciones preliminares, o incluso evacuar consultas previas con ciertos asesores o expertos, sin que su coste tenga por qué figurar entre los “gastos del proceso”. Según el considerando vigésimo sexto de la Directiva, los “gastos de identificación e investigación” efectuados en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual pertenecen al capítulo de la indemnización de los perjuicios (artículo 13) y no al de las costas procesales (artículo 14)».  ( 10 )

27.

Las dudas del tribunal de reenvío no conciernen, pues, tanto a la calificación de los gastos debidos a la actuación del agente de la propiedad industrial,  ( 11 ) cuanto al automatismo con el que se cargan a la parte perdedora del litigio.

28.

Tampoco se discute, propiamente, que la interpretación de la norma nacional aboque a ese automatismo:

–

Al contrario del régimen ordinario de pago las costas en el procedimiento civil alemán  ( 12 ) (de acuerdo con el que los gastos relativos a la participación de un agente de la propiedad industrial solo son recuperables si resultan necesarios para el ejercicio efectivo del derecho por la parte vencedora),  ( 13 ) el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG instaura un régimen particular en cuanto a los litigios en materia de propiedad intelectual.

–

Como consecuencia de ese régimen particular, según la interpretación del derecho interno que hace el tribunal de renvío, la recuperación de los gastos generados por la intervención de un agente de la propiedad industrial sería casi automática: basta solo que el representante de la parte vencedora asegure que el agente de la propiedad industrial ha participado realmente en el proceso.  ( 14 )

–

No sería preciso, pues, que la intervención del agente de la propiedad industrial represente un valor añadido en relación con el servicio prestado por el abogado que designó la parte interesada.

29.

El tribunal de reenvío no ha ofrecido elementos de juicio de los que pudiera deducirse la viabilidad de una interpretación conforme de su ley nacional con el artículo 14 de la Directiva 2004/48 (posibilidad que, al parecer, rechaza el tribunal de apelación).

30.

En la medida en que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal) tiene la última palabra sobre las posibilidades hermenéuticas de su propio derecho, su silencio sobre aquel punto, al que me acabo de referir, determina que estas conclusiones no aborden ese extremo.

31.

Tampoco analizaré, por exceder de los términos en los que se formula la pregunta prejudicial, los efectos que podrían derivarse de la eventual incompatibilidad entre el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG y el derecho de la Unión. La pregunta se detiene en la duda sobre esa incompatibilidad, sin más.

B.

Razonabilidad, proporcionalidad y control judicial en la aplicación del artículo 14 de la Directiva 2004/48

32.

La Directiva 2004/48 trata de «aproximar [las legislaciones de los Estados miembros] para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo».

33.

Junto a ese propósito, el Tribunal de Justicia advierte de que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 tiende a «evitar que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos de propiedad intelectual. […] Por regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las consecuencias económicas de su conducta».  ( 15 )

34.

Sin embargo, el enunciado de este artículo no es incondicional, pues, además de tratarse de una «regla general», impone a los Estados miembros la obligación de garantizar solamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean razonables  ( 16 ) y proporcionadas.  ( 17 )

35.

Como indiqué en las conclusiones del asunto United Video Properties, «los calificativos “razonables y proporcionados” resultan, pues, claves para decidir si los honorarios [abonados por] una parte ha de sufragarlos la condenada al pago de las costas. Ambos calificativos han de concurrir para que la regla del artículo 14 sea aplicable, postulado coherente con el artículo 3 de la Directiva, a cuyo tenor las medidas, los procedimientos y los recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual han de ser “justos, equitativos y proporcionados”».  ( 18 )

36.

Las notas de razonabilidad y de proporcionalidad han de evaluarse en cada caso, incumbiendo al juez esa ponderación. De acuerdo con el considerando décimo séptimo de la Directiva 2004/48, «las medidas, procedimientos y recursos que dispone [...] deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas».

37.

Si la partida controvertida se cataloga —como en efecto ocurre— entre los gastos del artículo 14, recordaré que, según el Tribunal de Justicia, la actuación correspondiente a tales gastos ha de estar directa y estrechamente relacionada con el procedimiento judicial.

38.

Con arreglo a estas premisas, estimo acertadas las reflexiones del tribunal de reenvío sobre la aplicación de los criterios de la sentencia United Video Properties al asunto que ha de resolver.

39.

En primer lugar, la aplicación automática de la regla interna controvertida puede significar que, en ciertos supuestos, se vulnere la prohibición del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, esto es, que los procedimientos que establezcan los Estados miembros «no [sean] inútilmente [...] gravosos».

40.

En tal sentido, el Tribunal de Justicia expresamente se refiere a la exclusión «del reembolso [de] gastos [...] en razón de la prestación [...] de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate», como justificación de los límites que la normativa nacional puede imponer con la «finalidad [de] garantizar el carácter razonable de los gastos que hubieran de abonarse».  ( 19 )

41.

La vinculación de la necesidad con la razonabilidad de los gastos aparece también cuando el Tribunal de Justicia define los que cabe integrar en el ámbito del artículo 14 de la Directiva 2004/48: «En la medida en que los servicios de un asesor técnico, con independencia de su naturaleza, resulten indispensables para poder ejercitar adecuadamente una acción judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de ese derecho de propiedad intelectual, los gastos correspondientes a la asistencia del asesor técnico formarán parte de los “demás gastos” que deben correr a cargo de la parte vencida [...]».  ( 20 )

42.

El juicio sobre la «razonabilidad» ha de atender, pues, a la idea de «exigibilidad razonable» que la versión alemana del artículo 14 de la Directiva 2004/48 sugiere.  ( 21 ) Los gastos cuyo reintegro se reclama de la parte vencida bien pueden circunscribirse a aquellos «gastos indispensables» en los que haya incurrido la ganadora del litigio.

43.

El carácter «indispensable» de un gasto podrá determinarlo, ante todo, la propia ley interna (por ejemplo, requiriendo la preceptiva intervención de un abogado). Pero ese mismo carácter podrá atribuirse también a actuaciones que si, en abstracto, pudieran dispensarse, en concreto han contribuido de modo adecuado al éxito de la demanda, hasta el extremo de que, sin ellas, esta no habría prosperado.

44.

En segundo lugar, coincido también con el tribunal de reenvío cuando sostiene que el reembolso automático de tales gastos podría no ser proporcionado, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48, si la actuación del agente de propiedad industrial careciera de relación directa y estrecha con la demanda para garantizar el respeto del derecho de marca.

45.

Los gastos que la parte perdedora ha de reembolsar a la vencedora han de estar, repito, «directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial de que se trate».  ( 22 ) Esa apreciación demandará, habitualmente, ponderar con carácter previo su necesidad y dilucidar, en función de esta valoración, hasta qué punto concurre ese vínculo.

46.

La conexión directa y estrecha entre los gastos y el procedimiento no sucederá si los primeros son superfluos, en el sentido de que la actividad que los ha devengado no aporta nada significativo al proceso que no estuviera ya demostrado por otros factores u otros elementos de prueba.  ( 23 )

47.

En tercer lugar, todas estas operaciones exigen, naturalmente, la decisión judicial, que ha de tener un margen de autonomía para calibrar en cada caso cuándo una partida de gastos es, además de necesaria en el sentido ya expuesto, razonable y proporcionada.

48.

Añadiré, para disipar cualquier duda acerca de los poderes de modulación del juez, que sus facultades se encuentran reforzadas, en último término, mediante la cláusula de cierre del artículo 14 de la Directiva 2004/48, que le autoriza a decidir que, pese a todo, los gastos no corran a cargo de la parte perdedora, cuando sea «contrario a la equidad».  ( 24 )

49.

La inclusión incondicionada y automática de unos gastos como los aquí controvertidos, sin pasar el filtro de la valoración judicial de su necesidad, su razonabilidad y su proporcionalidad en relación con el litigio específico, podría abrir la puerta al ejercicio abusivo del derecho por parte de los demandantes. Quedaría en manos de estos, con la mera declaración de su representante, cargar a la parte vencida con el reembolso de gastos eventualmente frívolos, superfluos o desmedidos.

50.

El artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe, pues, interpretarse de acuerdo con el sistema de la propia Directiva que, si pretende alcanzar una protección elevada del titular del derecho de propiedad intelectual, busca conseguirlo sin descuidar otras salvaguardas vinculadas a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

51.

Propongo, en suma, responder al órgano remitente que los artículos 3 y 14 de la Directiva 2004/48 han de interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional que impone a la parte vencida la obligación de reembolsar los gastos ocasionados a la parte vencedora por la intervención de un agente de la propiedad industrial en un procedimiento judicial en materia de marcas, con independencia de que la intervención de dicho agente fuera o no necesaria para obtener la tutela judicial pretendida.

V.

Conclusión

52.

A tenor de lo anterior, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal, Alemania) en estos términos: