1.

В решение United Video Properties ( 2 ) Съдът се произнася по проблемите, които възникват във връзка с членовете от Директива 2004/48/ЕО ( 3 ), уреждащи заплащането на съдебните разноски и другите разходи във връзка със споровете за права върху интелектуална собственост (включително правата върху индустриална собственост).

2.

Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) иска Съдът отново да тълкува член 3, параграф 1 и член 14 от Директива 2004/48 и да изясни последиците от решение United Video Properties.

3.

Тези нови действия на Съда са необходими на запитващата юрисдикция, за да установи дали са в съответствие с правото на Съюза правните норми, които във Федерална република Германия налагат на загубилата делото страна задължението да възстанови принудително разходите за съдействието на представител по индустриална собственост (Patentanwalt), въпреки че то не е било необходимо за целите на търсената съдебна защита в спор за марки.

4.

Според предоставеното от запитващата юрисдикция кратко изложение на националното ѝ право:

–

общото правило относно заплащането на съдебните разноски и другите разходи по производството е, че загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата делото страна разходите за необходимите процесуални действия.

–

при споровете относно права върху интелектуална собственост обаче възнаграждението за действията на представител по индустриална собственост се включва при всички случаи в присъдените в тежест на загубилата делото страна съдебни разноски, без съдът да може да прецени дали съдействието на представителя по индустриална собственост е било необходимо за целите на търсената съдебна защита.

I.

Правна уредба

А.

Правото на Съюза. Директива 2004/48

5.

Член 1 гласи:

6.

Член 2 („Обхват“) предвижда:

7.

Член 3 („Общо задължение“) гласи:

8.

Член 14 („Съдебни разноски“) гласи:

Б.

Германското право. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen — Markengesetz ( 4 )

9.

Съгласно член 140, параграф 3, в приложимата му към спора редакция, от разходите за представител по индустриална собственост, който е оказал съдействие по спор относно отличителни знаци, на възстановяване подлежат възнагражденията по член 13 от Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ( 5 ), както и необходимите разходи, направени от този представител по индустриална собственост.

10.

Съгласно член 125e, параграф 5 член 140, параграф 3 се прилага mutatis mutandis към производствата пред съдилищата, компетентни да разглеждат спорове относно марки на ЕС.

II.

Фактите, спорът и преюдициалният въпрос

11.

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (наричан по-нататък „Университетът“) предявява пред Landgericht Mannheim (Областен съд Манхайм, Германия) ( 6 ) иск срещу NovaText GmbH за преустановяване на нарушението спрямо марките на ЕС, които е регистрирал, и за признаване на правата му във връзка с тези марки.

12.

В исковата молба процесуалният представител на Университета посочва, че по случая е оказал съдействие представител по индустриална собственост.

13.

На основание член 278, параграф 6 от Zivilprozessordnung (ZPO) (Граждански процесуален кодекс) правният спор е разрешен с писмена спогодба. На 23 май 2017 г. първоинстанционният съд постановява определение за съдебната спогодба.

14.

На същата дата първоинстанционният съд определя цената на иска на 50 000 EUR и осъжда NovaText да заплати съдебните разноски по делото. Подадената от NovaText частна жалба срещу това определение не е уважена.

15.

С определение от 8 декември 2017 г. първоинстанционният съд присъжда на Университета подлежащи на възстановяване от NovaText съдебни разноски в размер на 10 528,95 EUR. От тази сума 4 867,70 EUR са за оказаното от представителя по индустриална собственост съдействие в производството пред първоинстанционния съд и 325,46 EUR — за работата на този представител във връзка с обжалването на определението относно съдебните разноски ( 7 ).

16.

NovaText подава въззивна жалба до Oberlandesgericht Karlsruhe (Висш областен съд Карлсруе, Германия) за отмяна на определението относно съдебните разноски в частта, в която са му възложени в тежест разходите, свързани със съдействието на представителя по индустриална собственост.

17.

Въззивният съд отхвърля жалбата на NovaText по следните съображения:

–

тъй като се касае за спор в областта на марките и другите отличителни знаци, член 140, параграф 3 от MarkenG не допуска да се проверява дали за целите на търсената съдебна защита е било необходимо съдействието на представител по индустриална собственост, или дали неговите услуги са имали „добавена стойност“ спрямо тези на упълномощения от Университета адвокат.

–

за целите на проверката необходимо ли е по делото съдействието на представител по индустриална собственост, член 140, параграф 3 от MarkenG не може да се тълкува в съответствие с член 3, параграф 1 и член 14 от Директива 2004/48.

–

с този член не се нарушава и общият принцип на равенство, закрепен в член 3, параграф 1 от Grundgesetz (германската конституция).

18.

Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба до Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд). След като излага преобладаващото тълкуване на член 140, параграф 3 от MarkenG ( 8 ), посоченият съд извежда от решение United Video Properties евентуалната несъвместимост на тази разпоредба с член 3, параграф 1 и член 14 във връзка със съображение 17 от Директива 2004/48.

19.

Според него автоматичното налагане на задължение на загубилата делото страна да възстанови разходите за оказаното от представител по индустриална собственост съдействие, без да се вземе предвид необходимостта от това съдействие, поражда три проблема:

–

на първо място, възстановяването на разходите във връзка с действията на представителя по индустриална собственост, чието съдействие по делото не е необходимо за целите на търсената съдебна защита, би могло да представлява ненужно оскъпяване в нарушение на член 3, параграф 1 от Директива 2004/48,

–

на второ място, възстановяването на такива разходи би могло да не е пропорционално по смисъла на член 14 от Директива 2004/48, ако действията на представителя по индустриална собственост не са в пряка и тясна връзка с иска, целящ да се гарантира спазването на правото върху марка,

–

на трето място, член 14 от Директива 2004/48 изисква произнасящият се по съдебните разноски съд да отчете специфичните особености на случая (решение United Video Properties, т. 23). Възстановяването на разноските за представителя по индустриална собственост, независимо от това дали съдействието му по делото е било необходимо или не за целите на търсената съдебна защита, не отчита в достатъчна степен специфичните особености на конкретния случай.

20.

В този контекст Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) отправя до Съда следния преюдициален въпрос:

III.

Производството пред Съда

21.

Актът за преюдициално запитване постъпва в Съда на 19 октомври 2020 г.

22.

Писмени становища представят NovaText и Европейската комисия.

23.

Не е счетено за необходимо провеждането на съдебно заседание.

IV.

Анализ

А.

Предварителни бележки

24.

В главното производство не се спори, че по принцип възнагражденията и другите разходи за представител по индустриална собственост могат да бъдат отнесени към категориите по член 14 от Директива 2004/48, тоест към „съдебните разноски“ или към „другите разходи“, направени от спечелилата делото страна. Запитващата юрисдикция е тази, която следва да ги квалифицира ( 9 ).

25.

Приемането на тази постановка ще допринесе за изясняването на спора. Като свежда въпроса си до тесните граници на член 14 от Директива 2004/48, запитващата юрисдикция изключва възможността действията на представителя по индустриална собственост да се вписват в понятието „разходи за проучване“ (или от подобно естество), които се възстановяват не на основание на посочения член, а на основание на разпоредбата, уреждаща обезщетението за претърпените от притежателя на правото вреди.

26.

Както посочвам в заключението ми по дело United Video Properties, „в понятието за разходи за участието на вещи лица, експерти или консултанти по технически въпроси могат да бъдат включени различни хипотези, като не е задължително всички те да се вписват в категорията „съдебни разноски“. Последната не обхваща всеки разход, който малко или много „е свързан“ с предявяването на иска или е направен „[по повод]“ [на] него, а само тези, които произтичат пряко и непосредствено от самото производство. Дадено лице, физическо или юридическо, може да извърши предварителни действия или да проведе предварителни консултации с някои консултанти или експерти, без да е налице причина разходите за същите да фигурират сред „съдебните разноски“. Съгласно съображение 26 от Директивата „разходите за идентификация и проучване“, извършени в рамките на защитата на права върху интелектуалната собственост, са включени в частта за обезщетяване[то] на вредите (член 13), а не в тази за съдебните разноски (член 14)“ ( 10 ).

27.

Следователно съмненията на запитващата юрисдикция се отнасят не толкова до квалифицирането на разходите за действията на представителя по индустриална собственост ( 11 ), колкото до автоматичното им присъждане в тежест на загубилата делото страна.

28.

Не се оспорва също така, строго погледнато, че тълкуването на националната правна уредба води до този автоматизъм:

–

за разлика от общия режим за заплащане на разноските по германско гражданско производство ( 12 ) (съгласно който режим разходите за участие на представител по индустриална собственост подлежат на възстановяване само ако са необходими за ефективното упражняване на правото от спечелилата делото страна) ( 13 ), член 140, параграф 3 от MarkenG въвежда специален режим за съдебните спорове в областта на интелектуалната собственост,

–

според направеното от запитващата юрисдикция тълкуване на вътрешното право възстановяването на разходите за съдействието на представител по индустриална собственост е като последица от този специален режим почти автоматично: достатъчно е само процесуалният представител на спечелилата делото страна да посочи, че представителят по индустриална собственост действително е участвал в делото ( 14 ),

–

следователно не е необходимо съдействието на представителя по индустриална собственост да има добавена стойност спрямо услугите на упълномощения от заинтересованата страна адвокат.

29.

Запитващата юрисдикция не предоставя информация, от която да се изведе възможността националното ѝ право да се тълкува в съответствие с член 14 от Директива 2004/48 (възможност, която въззивният съд, изглежда, отхвърля).

30.

Доколкото Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) има последната дума, що се отнася до възможните тълкувания на вътрешното право, мълчанието му по този въпрос, който току-що посочих, е основание същият да не се разглежда в настоящото заключение.

31.

Няма да разглеждам и последиците от евентуалната несъвместимост на член 140, параграф 3 от MarkenG с правото на Съюза, тъй като те излизат извън рамките на така формулирания преюдициален въпрос. Въпросът се изчерпва с това дали е налице тази несъвместимост.

Б.

Разумност, пропорционалност и съдебен контрол при прилагането на член 14 от Директива 2004/48

32.

Директива 2004/48 цели да „сближи [законодателствата на държавите членки], за да се гарантира висока, равностойна и еднаква степен на закрила [на интелектуалната собственост]“.

33.

В допълнение към тази цел Съдът посочва, че член 14 от Директива 2004/48 цели „да предотврати вероятността засегнатата страна да бъде разубедена да започне съдебно производство, за да защити правата си върху интелектуална собственост. […] [Н]арушителят на права върху интелектуална собственост трябва в общи линии да понесе изцяло финансовите последици от своето поведение“ ( 15 ).

34.

Текстът на този член обаче не е безусловен, тъй като става въпрос не само за „общо правило“, но и за задължение на държавите членки да гарантират възстановяването единствено на съдебните разноски, които са разумни ( 16 ) и пропорционални ( 17 ).

35.

Както отбелязах в заключението по дело United Video Properties, „[характеристиките] „разумни и пропорционални“ са ключови за преценката дали разходите [на една от страните] за адвокатски възнаграждения […] трябва да бъдат понесени от страната, осъдена да заплати съдебните разноски. За да се приложи член 14, трябва да са налице и двете [характеристики] — твърдение, което е в съответствие с член 3 от Директивата, съгласно който мерките, процедурите и средствата [за защита], необходими за гарантиране [спазването] на права[та] върху интелектуалната собственост, трябва да бъдат „лоялни, справедливи и пропорционални“ ( 18 ).

36.

Дали са изпълнени изискванията за разумност и пропорционалност трябва да се преценява във всеки отделен случай от съда. Съгласно съображение 17 от Директива 2004/48 „[м]ерките, процедурите и средствата за защита […] следва да се определят във всеки случай по такъв начин, че надлежно да се отчитат специфичните особености на случая“.

37.

Ако спорният разход е от категорията на разходите по член 14 — както всъщност е в случая — припомням, че според Съда действията, за които са направени такива разходи, следва да са пряко и тясно свързани със съдебното производство.

38.

Въз основа на тези постановки считам за правилни съжденията на запитващата юрисдикция относно прилагането на критериите от решение United Video Properties към делото, по което трябва да се произнесе.

39.

На първо място, автоматичното прилагане на спорното вътрешно правило може да означава, че при определени случаи се нарушава забраната на член 3, параграф 1 от Директива 2004/48, а именно предвидените от държавите членки процедури „[да] не [са] ненужно […] скъпи“.

40.

В този смисъл Съдът изрично посочва обстоятелството, че се изключват „от възстановяването разходи[те], направени […] в резултат на престирането […] на услуги, които не се считат за необходими за гарантиране на зачитането на съответното право на интелектуална собственост“, като обосновка за границите, които националната правна уредба може да наложи „[с цел] да гарантира разумния характер на подлежащите на възстановяване разноски“ ( 19 ).

41.

Връзката на необходимостта с разумността на разходите се явява и когато Съдът определя разходите, които могат да попадат в обхвата на член 14 от Директива 2004/48: „[…] доколкото услугите, независимо от тяхното естество, на консултант по техническите въпроси, са абсолютно необходими за надлежното предявяване на иск, целящ конкретно да гарантира спазването на подобно право, разходите, свързани с помощта на този консултант, спадат към понятието за „други разходи“, които […] трябва да се понесат от загубилата делото страна“ ( 20 ).

42.

Следователно преценката за „разумност“ трябва да се придържа към идеята за „разумна изискуемост“, съдържаща се в текста на член 14 от Директива 2004/48 на немски език ( 21 ). Разходите, чието възстановяване спечелилата делото страна търси от загубилата делото страна, могат действително да бъдат сведени до направените от първата „необходими разходи“.

43.

Дали даден разход е „необходим“ може да определи преди всичко самото вътрешно право (например чрез предвиждането на задължително съдействие на адвокат). Необходими обаче могат да бъдат и действия, които, въпреки че по принцип не са такива, в конкретния случай са допринесли в такава степен за успеха на иска, че без тях той не би бил уважен.

44.

На второ място, споделям и становището на запитващата юрисдикция, че автоматичното възстановяване на такива разходи би могло да не е пропорционално по смисъла на член 14 от Директива 2004/48, ако действията на представителя по индустриална собственост не са в пряка и тясна връзка с иска, целящ да се гарантира спазването на правото върху марка.

45.

Разходите, които загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата делото страна, повтарям, трябва да са „пряко и тясно свързани със съответното съдебно производство“ ( 22 ). Тази преценка обикновено изисква най-напред да се провери тяхната необходимост и въз основа на тази проверка да се установи до каква степен въпросната връзка е налице.

46.

Няма да е налице пряка и тясна връзка между разходите и производството, ако първите са излишни, в смисъл че действията, за които са направени, не допринасят за процеса с нещо съществено, което вече да не е установено посредством други фактори или доказателства ( 23 ).

47.

На трето място, всичко това изисква, естествено, решение на съда, който трябва да разполага с известна свобода, за да може да прецени във всеки отделен случай кога даден разход е не само необходим в посочения по-горе смисъл, но и разумен и пропорционален.

48.

За да разсея всякакви съмнения относно правото на съда да проявява гъвкавост, ще добавя, че неговите правомощия в крайна сметка са подсилени от заключителната уговорка в член 14 от Директива 2004/48, която му позволява да реши въпреки всичко разходите да не са за сметка на загубилата делото страна, когато това „не се позволява от съображения за справедливост“ ( 24 ).

49.

Безусловното и автоматично включване на разходи като разглежданите в настоящия случай, без да са преминали успешно проверката на съда за тяхната необходимост, разумност и пропорционалност с оглед на конкретното съдебно производство, би могло да създаде предпоставки за злоупотреба с права от страна на ищците. Те ще могат по свое усмотрение само с изявление на процесуалните им представители да търсят от загубилата делото страна възстановяването на евентуално лекомислени, излишни или извънмерни разходи.

50.

Следователно член 14 от Директива 2004/48 трябва да се тълкува в съответствие със системата на самата директива, която наистина цели да осигури висока защита на притежателя на права върху интелектуална собственост, но преследва тази цел, без да пренебрегва други гаранции, свързани с ефективната съдебна защита, предвидена в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

51.

В обобщение предлагам да се отговори на запитващата юрисдикция, че членове 3 и 14 от Директива 2004/48 трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която предвижда задължение за загубилата делото страна да заплати разходите, направени от спечелилата делото страна за оказаното от представител по индустриална собственост съдействие в съдебно производство в областта на марките, без значение дали за целите на търсената съдебна защита е било необходимо съдействието на такъв представител по индустриална собственост.

V.

Заключение

52.

С оглед на изложените съображения предлагам на Съда да отговори на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) по следния начин: