—

за г-н Monlleó Franquet, от г-н C. Arcas Hernández, procurador, и адв. C. Cardelús de Balle, abogado,

—

за френското правителство, от г-н G. de Bergues и г-н J.-C. Niollet, в качеството на представители,

—

за италианското правителство, от г-н I. M. Braguglia, в качеството на представител, подпомаган от г-н P. Gentili, avvocato dello Stato,

—

за Комисията на Европейските общности, от г-н R. Vidal Puig и г-н W. Wils, в качеството на представители,

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 4 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „Директивата“).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между г-н Nieto Nuño, притежател на регистрирана марка „FINCAS TARRAGONA“, обхващаща различни дейности в областта на недвижимите имоти, и г-н Monlleó Franquet, агент по недвижими имоти в Тарагона (Испания), относно използването от последния за неговата професионална дейност на по-ранната, нерегистрирана марка „FINCAS TARRAGONA“ на кастилски или „FINQUES TARRAGONA“ на каталански.

3

Член 4 от Директивата, озаглавен „Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“, предвижда:

„1.   Марка не се регистрира, а ако е регистрирана, може да се обяви за недействителна:

2.   „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

[…]

[…]

4.   Всяка държава-членка допълнително може да предвиди, че марката няма да бъде регистрирана, а ако е регистрирана, ще бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:

[…]

[…]“

4

Член 6 от Директивата, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, посочва в параграф 2:

„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава-членка и в границите на територията, за която е признато.“

5

Член 6, второ от Конвенцията за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 година, последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Сборник с договори на Организацията на обединените нации, том 828, № 11851, стp. 305, наричана по-нататък „Парижката конвенция“), която обвързва всички държави-членки на Европейската общност, посочва:

„Марки: общоизвестни марки

1)   Държавите-членки на Съюза, се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщо известна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за нейн ползувател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули. Същото важи и за случаи, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда.

2)   Трябва да се даде срок от минимум пет години, смятано от датата на регистрацията, за да се иска отхвърлянето на такава марка. Страните-членки на Съюза, имат възможност да предвиждат срок, в който забраната за ползуване трябва да се поиска.

3)   Не се определя срока за искане на отхвърлянето или на забраната за ползуване на марките, регистрирани или ползувани недобросъвестно.“

6

Член 6 от испанския Закон за марките № 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) от 7 декември 2001 г. предвижда:

„1.   Не могат да се регистрират като марка знаците:

2.   „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

[…]

7

Г-н Nieto Nuño е притежател на марката „FINCAS TARRAGONA“, регистрирана в Испания в клас 36, определен от Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, с нейните изменения и допълнения, за дейности по управление на собственост и съсобственост, по наемане и продажба на недвижими имоти, за правна помощ и строително предприемачество.

8

Г-н Monlleó Franquet, агент по недвижими имоти в Тарагона, използва явно и продължително названието „FINCAS TARRAGONA“ на кастилски или „FINQUES TARRAGONA“ на каталански, за да обозначи професионалната си дейност.

9

Въз основа на испанското законодателство за марките г-н Nieto Nuñoa предявява иск срещу г-н Monlleó Franquet пред Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona за установяване на нарушение на регистрираната марка „FINCAS TARRAGONA“ от ответника в главното производство.

10

В своя защита г-н Monlleó Franquet поддържа, че названието, под което упражнява своята дейност, е по-ранна, общоизвестна, нерегистрирана марка, която той използва най-малко от 1978 г. Той предявява насрещен иск за заличаване на регистрацията на марката на ищеца в главното производство.

11

Препращащата юрисдикция изтъква, че ответникът по главното производство използва нерегистрираната си марка само в град Тарагона и неговите околности, поради което съответният кръг от лица, клиенти, потребители и конкуренти не е цяла Испания, нито пък значителна част от нея.

12

При тези условия Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Отнася ли се залегналото в член 4 от [Директивата] понятие за „общоизвестна“ марка в държава-членка единствено и изключително до степента на познаване и утвърденост на марката в дадена държава-членка на Европейския съюз или на значителна част от нейната територия или общоизвестността на марката може да се обвърже с териториална рамка, която не съвпада с територията на дадената държава, а с нейна автономна общност, област, провинция или град в зависимост от обхванатите от марката стоки и услуги и нейните действителни адресати, накратко, в зависимост от съответния пазар?“

13

Поставеният въпрос се отнася до географския обхват на общоизвестността на по-ранна марка, а не до критериите за преценка на самата общоизвестност, разглеждани в смисъл на степен на познаване на марката сред потребителите.

14

По отношение на географския обхват на общоизвестността следва да се изтъкне, че по силата на член 4, параграф 2, буква г) от Директивата наличието на „общоизвестни марки“ по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция следва да се преценява „в държавата-членка“.

15

С въпроса си препращащата юрисдикция цели да уточни обхвата на израза „в държавата-членка“.

16

С оглед на обстоятелствата по спора по главното производство тя иска по същество да се установи дали член 4, параграф 2, буква г) от Директивата следва да се тълкува в смисъл, че по-ранната марка трябва да бъде общоизвестна върху цялата територия на държавата-членка, в която е регистрирана, или върху значителна част от нея или предоставената от тази разпоредба защита се отнася и до случай, в който по-ранната марка се ползва с общоизвестност, ограничена в рамките на даден град и неговите околности.

17

В това отношение, тъй като тълкуваната общностна разпоредба не съдържа уточнение в този смисъл, несъмнено не може да се изисква общоизвестността да е налице върху „цялата“ територия на държавата-членка, а е достатъчно тя да е налице върху значителна част от нея (вж. по аналогия Решение от 14 септември 1999 г. по дело General Motors, C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точка 28 по отношение на сходното понятие за „добра репутация“ на дадена марка, относно което член 5, параграф 2 от директивата също препраща към преценка „в държавата-членка“).

18

Общоприетият смисъл на използваните термини в израза „в държавата-членка“ обаче не допуска прилагането му, когато общоизвестността е ограничена в рамките на даден град или околностите му, които взети заедно не съставляват значителна част от държавата-членка.

19

При всички положения следва да се отбележи, че по-ранната нерегистрирана марка може според случая да попадне в обхвата на:

20

Без да се засяга съответното приложно поле на всяка от тези две разпоредби, ето защо на поставения въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 2, буква г) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че по-ранната марка трябва да е общоизвестна върху цялата територия на държавата-членка, в която е регистрирана, или върху значителна част от нея.

21

С оглед на обстоятелството, че за страните в главното производство, настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на делото пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по разноските. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

Член 4, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че по-ранната марка трябва да бъде общоизвестна върху цялата територия на държавата-членка, в която е регистрирана, или върху значителна част от нея.