1. Nyt esillä olevalla ennakkoratkaisukysymyksellä, joka on ensimmäinen Benelux-Gerechtshofin esittämä ennakkoratkaisukysymys,
pyritään arvioimaan osista koostuvien sanamerkkien erottamiskykyä. Tämä kysymys on esitetty vastaavassa yhteydessä muun muassa
asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV vastaan Benelux-tavaramerkkivirasto, jossa ennakkoratkaisua on pyytänyt Gerechtshof
te ’s-Gravenhage eli Haagin muutoksenhakutuomioistuin.
Pääasian tosiseikat
2. Campina teki 18.3.1996 Benelux-tavaramerkkivirastolle (Benelux-Merkenbureau, jäljempänä tavaramerkkivirasto) hakemuksen tavaramerkistä
BIOMILD luokkiin 29, 30 ja 32 (elintarvikkeet ja juomat) kuuluville tavaroille.
3. Tavaramerkkivirasto lähetti 3.9.1996 Campinalle Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain (Eenvormige Beneluxwet, jäljempänä
Benelux-tavaramerkkilaki) 6 bis §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Campina ei hyväksynyt tässä ilmoituksessa esitettyjä
väitteitä, mutta tavaramerkkivirasto ilmoitti Campinalle 7.3.1997, ettei rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä rekisteröitäisi.
Campina nosti Gerechtshof te ’s-Gravenhagessa eli Haagin muutoksenhakutuomioistuimessa kanteen Benelux-tavaramerkkilain 6 ter §:n
nojalla, mutta kanne hylättiin.
4.”Bio”-etuliitettä käytetään usein kuvaamaan elintarvikkeiden tietynlaista aitoutta, kun taas ”mild” tarkoittaa hollannin kielellä
”mietoa”. ”Biomild” on uusi sana siten, ettei se ennen hakemuksen tekemistä ollut hollannin kielen sana. Sekä sanalle BIO
että sanalle MILD on synonyymeja, joita voidaan käyttää perustellusti osoittamaan yleisölle, että kyseisellä tavaralla on
sellaiset ominaisuudet, joita näillä sanoilla kuvataan.
5. Campina on vuoden 1996 syyskuusta alkaen käyttänyt tavaramerkkiä BIOMILD laajamittaisesti ja mainostanut voimallisesti tavaroita,
jotka se on varustanut kyseisellä tavaramerkillä, joten silloin, kun tavaramerkkivirasto päätti evätä tavaramerkin rekisteröinnin
(7.3.1997), olisi pitänyt katsoa, että merkin erottamiskyky olisi lisääntynyt huomattavasti, tai ainakin todeta, että se oli
tullut käytössä erottamiskykyiseksi.
6. Hoge Raad, jonka ratkaistavaksi pääasia siirrettiin kassaatiomenettelyssä, esitti Benelux-Gerechtshofille yhdeksän ennakkoratkaisukysymystä.
7. Benelux-Gerechtshof katsoi, että kolmeen edellä mainituista kysymyksistä vastaaminen edellyttää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi) 2 artiklan
ja 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa, sillä Benelux-tavaramerkkilaissa oleva käsite ”erottamiskyky” vastaa direktiivissä olevaa
käsitettä ”erottamiskyky” (ja Pariisin yleissopimuksessa olevaa vastaavaa käsitettä).
Esitetyt ennakkoratkaisukysymykset
8. Benelux Gerechtshof päätti 20.6.2000 tekemällään välipäätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”A)
Onko direktiivin 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että arvioitaessa, onko merkki, joka muodostuu eri osista
koostuvasta uudissanasta, riittävän erottamiskykyinen toimiakseen asianomaisten tavaroiden tavaramerkkinä, on lähdettävä siitä
ajatuksesta, että kysymykseen on lähtökohtaisesti vastattava myöntävästi, vaikka kultakin osalta sellaisenaan puuttuu täysin
erottamiskyky asianomaisten tavaroiden osalta, ja että asia voi olla toisin ainoastaan, jos on olemassa täydentäviä tekijöitä,
esimerkiksi silloin, kun uudissana on jokaiselle itsestään selvä ja heti ymmärrettävissä oleva kuvaus ominaisuuksien kaupallisesti
olennaisesta yhdistelmästä, jota ei voitaisi kuvata muuten kuin tällä uudissanalla?
B)
Jos kysymykseen A vastataan kieltävästi, onko katsottava, että uudissanasta muodostuvalta merkiltä, joka koostuu sellaisista
eri osista, joilta kultakin sellaisenaan puuttuu direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky asianomaisten
tavaroiden osalta, puuttuu myös täysin erottamiskyky ja että asia voi olla toisin ainoastaan, jos on olemassa täydentäviä
tekijöitä, jotka aiheuttavat sen, että merkin osien yhdistelmä on enemmän kuin osiensa summa esimerkiksi sen takia, että uudissana
on jossain määrin mielikuvituksellinen?
C)
Onko toiseen kysymykseen annettava erilainen vastaus silloin, kun kullekin merkin muodostavista osista on olemassa synonyymi
siten, että hakemuksen tekijän sellaiset kilpailijat, jotka haluavat tehdä yleisölle selväksi, että myös niiden tavaroilla
on samat ominaisuudet kuin ne, joita uudissanalla kuvataan, voivat kohtuullisesti katsoen tehdä tämän turvautumalla kyseisten
synonyymien käyttöön?”
Ennakkoratkaisukysymysten arviointi
9. Kuten olen jo maininnut, Benelux-Gerechtshofin esittämät ennakkoratkaisukysymykset ovat samoja kuin Gerechtshof te ’s-Gravenhagen
asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV vastaan Benelux-tavaramerkkivirasto, merkin ”Postkantoor” rekisteröimisestä
esittämät ennakkoratkaisukysymykset.
10. Tästä syystä tyydyn viittaamaan kyseisessä asiassa tänä samana päivänä esittämääni ratkaisuehdotukseen ja erityisesti sen
35─48 ja 65─76 kohtaan.
Ratkaisuehdotus
11. Ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Benelux-Gerechtshofin esittämään ennakkoratkaisupyyntöön seuraavasti:
1)
Toimivaltaisen viranomaisen on arvioidessaan, voidaanko merkki rekisteröidä tavaramerkiksi, otettava huomioon jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY mukaisesti
paitsi merkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi myös muut seikat, kuten mahdollinen käytössä erottamiskykyiseksi
tuleminen tai harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara keskivertokuluttajien keskuudessa, suhteessa tavaroihin tai palveluihin,
joista merkkiä käytetään.
2)
Kun kyse on tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sanoista, on merkin mahdollista kuvailevuutta arvioitava tarkastelemalla paitsi
kutakin sanaa erikseen myös niiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun
sanamerkin ja sen terminologian välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita
tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi.
Tältä osin ero katsotaan havaittavaksi silloin, kun se vaikuttaa joko merkin muodon tai sen merkityksen merkittäviin osiin.