–

за AR, от T. Kern, avocate,

–

за Cooper International Spirits LLC и St Dalfour SAS, от D. Régnier, адвокат,

–

за Établissements Gabriel Boudier SA, от S. Bénoliel-Claux, avocate,

–

за френското правителство, от A.‑L. Desjonquères и R. Coesme, в качеството на представители,

–

за Европейската комисия, от É. Gippini Fournier и J. Samnadda, в качеството на представители,

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 1, буква б), член 10, параграф 1, първа алинея и член 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (OВ L 299, 2008 г., стр. 25).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между AR, от една страна, и Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS и Établissements Gabriel Boudier SA, от друга, по повод предявен от AR иск за нарушение на марка.

Правна уредба

Правото на Съюза

Директива 2008/95

3

Съображения 6 и 9 от Директива 2008/95 гласят:

4

Текстът на член 5, параграф 1 от тази директива, озаглавен „Права, предоставени от марката“, е следният:

5

Член 10 от посочената директива, озаглавен „Използване на марката“, предвижда в параграф 1, първа алинея:

6

Член 11 от същата директива, озаглавен „Санкции за неизползването на марка в съдебно или административно производство“, предвижда в параграф 3:

7

Член 12 от Директива 2008/95, озаглавен „Основания за отмяна“, предвижда в параграф 1:

Директива 2004/48/ЕО

8

Член 13 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56)., озаглавен „Обезщетение за вреди“, гласи:

Регламент (ЕО) № 207/2009

9

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно [марката на Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), предвижда в член 9, параграф 1, член 15, параграф 1, първа алинея и член 51, параграф 1, буква а) разпоредби, които по същество са аналогични на предвидените съответно в член 5, параграф 1, член 10, параграф 1, първа алинея и член 12 от Директива 2008/95.

10

Озаглавеният „Последици от отмяната и обявяването на недействителността“ член 55 от Регламент № 207/2009 предвижда в параграф 1:

Френското право

11

Член L. 713‑1 от Сode de la propriété intellectuelle (Кодекс за интелектуална собственост) в редакцията му, в сила към момента на настъпване на разглежданите в главното производство факти, гласи:

12

Член L. 713‑3 от този кодекс предвижда:

13

Член L. 714‑5 от посочения кодекс гласи:

14

Член L. 716‑14 от Кодекса за интелектуална собственост предвижда:

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

15

Жалбоподателят в главното производство търгува с алкохол и спиртни напитки.

16

На 5 декември 2005 г. той подава заявка за регистрация на полуфигуративна марка „SAINT GERMAIN“ пред Institut national de la propriété industrielle (Национален институт за индустриална собственост, Франция).

17

Тази марка е регистрирана на 12 май 2006 г. под номер 3 395 502 за стоки и услуги от класове 30, 32 и 33 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., които стоки и услуги съответстват по-специално на алкохолни напитки (с изключение на бира), сайдер, дижестиви, вина и спиртни напитки, както и алкохолни екстракти или есенции.

18

След като научава, че Cooper International Spirits предлага на пазара ликьор от бъз с наименованието „St-Germain“, произвеждан от St Dalfour и от Etablissements Gabriel Boudier, на 8 юни 2012 г. жалбоподателя в главното производство предявява иск срещу тези три дружества пред Тribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж, Франция) за нарушение на правата върху марка чрез възпроизвеждане, или, при условията на евентуалност, чрез имитация.

19

В друго, успоредно развило се съдебно производство, с решение от 28 февруари 2013 г. Тribunal de grande instance de Nanterre (Окръжен съд Нантер, Франция), постановява частичната отмяна на марката „SAINT GERMAIN“ на жалбоподателя в главното производство, считано от 13 май 2011 г. Това решение е потвърдено с решение на Сour d’appel de Versailles (Апелативен съд Версай, Франция) от 11 февруари 2014 г., което е влязло в сила.

20

Пред Тribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж) жалбоподателя в главното производство поддържа исканията си във връзка с установяването на нарушение за периода преди отмяната на марката, а именно от 8 юни 2009 г. до 13 май 2011 г.

21

Тези искания са отхвърлени изцяло с решение на Тribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж) от 16 януари 2015 г., с мотива че откакто е заявена, въпросната марка изобщо не е била използвана.

22

Това решение е потвърдено с решение на Сour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) от 13 септември 2016 г.

23

За да мотивира това решение, Сour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) отбелязва по-специално че доказателствата, на които се позовава жалбоподателят в главното производство, не са достатъчни, за да се установи, че марката „SAINT GERMAIN“ е била реално използвана.

24

Въз основа на това Сour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) заключава, че жалбоподателят в главното производство няма основание да твърди, че е засегната функцията да гарантира произход на марката, нито да се позовава на нарушение на изключителното право на използване, което марката му предоставя, и още по-малко на засягане на свързаната с инвестициите функция на марката, доколкото при липсата на каквото и да е използване на тази марка, използването от конкурент на идентичен на марката знак не може да възпрепятства съществено нейното използване.

25

Жалбоподателят в главното производство подава касационна жалба срещу това решение, с мотива че Сour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) е нарушил членове L 713-3 и L 714-5 от Кодекса за интелектуална собственост.

26

В подкрепа на това основание той изтъква, че всичките му искания във връзка с установяването на нарушение са отхвърлени неправилно, с мотива че не е доказал реалното използване на марката „SAINT GERMAIN“, въпреки че нито правото на Съюза, нито Кодексът за интелектуална собственост предвиждат, че в петгодишния период след регистрацията на марка притежателят ѝ трябва да докаже използването на тази марка, за да се ползва от защитата на правото относно марките. Впрочем в областта на нарушението на права върху марка вероятността от объркване в съзнанието на потребителите се преценявала абстрактно с оглед на предмета на регистрацията, а не по отношение на конкретно състояние на пазара.

27

Напротив, ответниците в главното производство твърдят, че дадена марка изпълнява основната си функция само когато притежателят ѝ я използва действително за обозначаване на търговския произход на стоките или услугите, посочени в регистрацията, и че когато марката не се използва в съответствие с нейната основна функция, притежателят не би могъл да се оплаква от каквото и да е нарушение или от каквато и да е вероятност от засягане на тази функция.

28

Най-напред Cour de cassation (Касационен съд, Франция) посочва, че касационното основание, с което е сезиран, не критикува факта, че Сour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж) е разгледал нарушението с оглед не на възпроизвеждането на марката, а на нейната имитация, което предполага наличието на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите. Той подчертава, че съгласно националното право преценката за наличието на такава вероятност е суверенно правомощие на съдилищата, които разглеждат спора по същество, като от своя страна Cour de cassation (Касационен съд) е компетентен само да преценява редовността на обжалваното съдебно решение с оглед на приложимото право.

29

Cour de cassation (Касационен съд) посочва, че що се отнася до нарушенията чрез имитация, Съдът е приел, че използването на знак, идентичен или подобен на марката, който поражда вероятност от объркване у потребителите, засяга или може да засегне основната функция на марката (решение от 12 юни 2008 г., O2 Holdings et O2 (UK), C‑533/06, EU:C:2008:339, т. 59) и че макар функцията на марката за указване на произход не е единствената нейна функция, която заслужава защита срещу посегателства от трети лица (решение от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, т. 39), защитата срещу нарушения чрез възпроизвеждане е абсолютна и се отнася не само до нарушенията на основната функция на марката, но и до други нейни функции, по-специално функциите, свързани с комуникацията, инвестициите или рекламата, и е по-широка от защитата, предвидена в случаите на нарушения чрез имитация, за чието прилагане е необходимо да бъде доказано наличието на вероятност от объркване и следователно засягане на основната функция на марката (решение от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др., C‑487/07, EU:C:2009:378, т. 58 и 59).

30

Cour de cassation (Касационен съд) посочва също че Съдът е уточнил, че винаги се предполага, че една марка изпълнява функцията си за указване на произход, докато другите си функции тя изпълнява само доколкото нейният притежател я използва по този начин, в частност за целите на рекламата или инвестициите (решение от 22 септември 2011 г., Interflora и Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, т. 40).

31

Той добавя, че в светлината на тази съдебна практика изглежда, че когато става въпрос, както в случая, да се преценява нарушение чрез имитация, трябва да се установи единствено дали има засягане на основната функция на марката поради вероятността от объркване.

32

В това отношение Cour de cassation (Касационен съд) посочва, че в решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar (C‑654/15, EU:C:2016:998), Съдът е приел, че що се отнася до започването на реалното използване на марката член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, осигуряват на притежателя ѝ гратисен период, през който той може да се позовава на предоставените му с нея изключителни права, съгласно член 9, параграф 1 от този регламент, за всички стоки и услуги, без да е необходимо да доказва такова използване. Това предполага, че през този период обхватът на правото, предоставено на притежателя на марката, трябва да се преценява с оглед на стоките и услугите, посочени в регистрацията на марката, а не в зависимост от използването на тази марка, което притежателят е могъл да прилага през този период.

33

Cour de cassation (Касационен съд) обаче подчертава, че делото в главното производство се различава от това, по което е постановено решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar (C‑654/15, EU:C:2016:998), тъй като в случая правото на притежателя на марката е било отменено поради неизползване на тази марка през петгодишния период след регистрацията на посочената марка.

34

При това положение възниква въпросът дали притежателят на марка, който никога не я е използвал и чиито права върху нея са отменени след изтичането на петгодишния период, предвиден в член 10, параграф 1, първа алинея от Директива 2008/95, може да твърди, че тъй като трето лице е използвало идентичен или сходен знак в петгодишния период след регистрацията на неговата марка, е била засегната нейната основна функция, и вследствие на това да поиска обезщетение за вреди.

35

При тези обстоятелства Cour de cassation (Касационен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

По преюдициалния въпрос

36

С преюдициалния си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 5, параграф 1, буква б), член 10, параграф 1, първа алинея и член 12, параграф 1, първа алинея от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка, чиито права върху нея са отменени при изтичането на петгодишния период, считано от регистрацията ѝ, поради това че не е използвал реално тази марка в съответната държава членка за стоките или услугите, за които е била регистрирана, запазва правото си да иска обезщетение за вреди, претърпени поради това че преди датата, на която отмяната е породила действие, трето лице е използвало сходен знак за идентични или сходни стоки или услуги, който може да бъде объркан с неговата марка.

37

В това отношение Съдът вече е приел, че що се отнася до започването на реалното използване на марката, член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 осигуряват на притежателя ѝ гратисен период, през който той може да се позовава на предоставените му с нея изключителни права, съгласно член 9, параграф 1 от този регламент, за всички стоки и услуги, за които е регистрирана марката, без да е необходимо да доказва такова използване (решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, т. 26).

38

За да се определи в съответствие с член 9, параграф 1, буква б) от посочения регламент дали стоките или услугите на предполагаемия нарушител са идентични или сходни със стоките или услугите, обхванати от разглежданата марка на Европейския съюз, следва да се прецени в петгодишния период след регистрацията на марката на Европейския съюз обхватът на предоставените по силата на тази разпоредба изключителни права, като се имат предвид стоките и услугите, за които е била регистрирана марката, а не евентуалното използване на тази марка от притежателя ѝ през този период (решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, т. 27).

39

Доколкото член 9, параграф 1, член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 по същество съответстват на член 5, параграф 1, член 10, параграф 1, първа алинея и член 12, параграф 1, първа алинея от Директива 2008/95, тази съдебна практика е напълно приложима по аналогия за целите на тълкуването на последните разпоредби.

40

Следва да се добави, че Съдът е констатирал, че от момента на изтичане на петгодишния срок от регистрацията на марка на Европейския съюз обхватът на тези изключителни права да може да бъде засегнат от констатацията — направена в резултат на насрещен иск или защита по същество от страна на ответник в производство за установяване на нарушение на правата върху тази марка — че към този момент притежателят ѝ още не е започнал реално да я използва за част или всички стоки и услуги, за които тя е била регистрирана (вж. в този смисъл решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, т. 28).

41

Както обаче отбелязва запитващата юрисдикция, делото по главното производство се различава от това, по което е постановено решение от 21 декември 2016 г., Länsförsäkringar (C‑654/15, EU:C:2016:998), тъй като се отнася по-точно до въпроса за обхвата на посоченото изключително право при изтичането на гратисния период, докато отмяната на марката вече е била постановена.

42

Ето защо следва да се провери дали в рамките на Директива 2008/95 отмяната на предоставените от марката права може да окаже влияние върху възможността за притежателя ѝ да се позове след изтичането на гратисния период на нарушенията в този срок на изключителното право, предоставено от тази марка.

43

В това отношение, от една страна, съгласно съображение 6 от Директива 2008/95, което предвижда по-специално че „[д]ържавите членки следва да останат свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките“, посочената директива оставя на националния законодател пълна свобода да определи датата, на която отмяната на дадена марка поражда действие. От друга страна, от член 11, параграф 3 от посочената директива следва, че държавите членки са свободни да решат дали желаят да предвидят, че при подаване на насрещно искане за отмяна марката не може да бъде успешно противопоставена в производство за нарушение, ако се установи в резултат на възражение, че марката може да бъде отменена съгласно член 12, параграф 1 от същата директива.

44

В случая, както отбелязва генералният адвокат в точка 79 от заключението си, френският законодател е решил да предвиди, че отмяната на марка поради неизползване поражда действие, считано от изтичането на петгодишен период от регистрацията ѝ. Освен това актът за преюдициално запитване не съдържа данни, позволяващи да се приеме, че към момента на настъпване на фактите по главното производство френският законодател е използвал възможността, предвидена в член 11, параграф 3 от Директива 2008/95.

45

От това следва, че френското законодателство запазва възможността за притежателя на съответната марка след изтичането на гратисния период да се позове на нарушенията в този период на изключителното право, предоставено от тази марка, дори правата на притежателя ѝ да са били отменени.

46

Що се отнася до определянето на обезщетението за вреди, следва да се направи позоваване на Директива 2004/48, и по-специално на член 13, параграф 1, първа алинея от нея, съгласно който това обезщетение за вреди трябва да бъде „съобраз[ено] с действителните вреди, понесени от [притежателя на марката]“.

47

Макар неизползването на марка само по себе си да не е пречка за обезщетяване, свързано с извършването на нарушения на правата върху марка, това обстоятелство все пак е важен елемент, който трябва да се вземе предвид, за да се определи наличието и евентуално размерът на претърпяната от притежателя вреда, а оттук и размерът на обезщетението, което той евентуално може да поиска.

48

Предвид изложеното по-горе на преюдициалния си въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1, буква б), член 10, параграф 1, първа алинея и член 12, параграф 1, първа алинея от Директива 2008/95 във връзка със съображение 6 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че оставят на държавите членки възможност да позволят на притежателя на марка, чиито права върху нея са отменени при изтичането на петгодишния период, считано от регистрацията ѝ, поради това че не е използвал реално тази марка в съответната държава членка за стоките или услугите, за които е била регистрирана, да запази правото си да иска обезщетение за вреди, претърпени поради това че преди датата, на която отмяната е породила действие, трето лице е използвало сходен знак за идентични или сходни стоки или услуги, който може да бъде объркан с неговата марка.

По съдебните разноски

49

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.