Onko tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten (ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) kanssa yhteensopivaa se, että jäsenvaltioon A sijoittautunut yritys tässä valtiossa olemassa oleviin tavaramerkkioikeuteensa ja toiminimeensä vedoten estää jäsenvaltioon B sijoittautuneen yrityksen samankaltaisten tuotteiden tuonnin silloin, kun näille tuotteille on valtiossa B lainmukaisesti annettu kauppanimitys, joka saattaa sekoittua sellaisen toiminimen ja tavaramerkin kanssa, joita valtiossa A suojataan sinne sijoittautuneen yrityksen hyväksi, silloin kun näiden kahden yrityksen välillä ei ole mitään yhteyttä, kun niiden kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat syntyneet erikseen ja toisistaan riippumatta (ei yhteistä alkuperää) ja kun näiden kahden yrityksen välillä ei nykyhetkellä myöskään ole taloudellista tai oikeudellista riippuvuutta?

Näillä nimikkeillä kantaja valmistaa ja myy julkisivujen pinnoitteita ja muita rakennusmateriaaleja.

Pääasian vastaaja — muutoksenhakumenettelyn valittaja — on valmistalojen ja niiden rakentamiseen käytettävien elementtien tuotantoon erikoistunut brittiläinen liikeyritys, jonka tuotteita myydään nimikkeellä Terrapin, joka on samalla vastaajan toiminimi.

Kun pääasian vastaaja oli pyytänyt Saksan patenttivirastolta tavaramerkin Terrapin rekisteröintiä, hakemus on hylätty Terranovan tehtyä väitteen sitä vastaan 3.2.1967 tehdyllä Bundespatentgerichtin päätöksellä sillä perusteella, että on olemassa sekaannusvaara tavaramerkkien Terra ja Terranova kanssa.

Terranova on tämän jälkeen nostanut Landgericht Miinchenissä kanteen vastaajan kieltämiseksi käyttämästä tuotteissaan nimikettä Terrapin.

Tämä kanne on hylätty 27.11.1972 annetulla tuomiolla, jossa Landgericht on todennut, ettei riidanalaisten nimitysten välillä ole todellista sekaannusvaaraa.

Terranova on hakenut tähän tuomioon muutosta Münchenissä sijaitsevalta Bayerisches Oberlandesgerichtiltä, joka Landgerichtin tuomiota muuttaen on 27.9.1973 antamassaan tuomiossa todennut sekaannusvaaran olevan olemassa ja tämän vuoksi kieltänyt vastaajaa käyttämästä nimikettä Terrapin sekä vahvistanut periaatteessa vastaajalla olevan velvollisuus korvata vahinko, joka kantajalle on aiheutunut riidanalaisen nimikkeen käyttämisestä.

Terrapin on valittanut tästä päätöksestä Bundesgerichtshofiin.

On joka tapauksessa todettava, että jäljempänä annettavalla vastauksella ei anneta ennakkoratkaisua kysymykseen, joka koskee sitä, voiko se, että yritys vetoaa eri jäsenvaltioista peräisin olevien tuotteiden samankaltaisuuteen ja näissä valtioissa lailla suojattujen tavaramerkkien ja toiminimien sekaannusvaaraan, johtaa yhteisön oikeuden soveltamiseen erityisesti perustamissopimuksen 36 artiklan toisen virkkeen huomioon ottaen.

Pääasiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioituaan tuotteiden samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa itse asiassa tutkia lisäksi viimeksi mainitun määräyksen osalta, voiko teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien käyttäminen tietyssä tapauksessa olla mielivaltaisen syrjinnän tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peitellyn rajoittamisen keino.

Tältä osin on kansallisen tuomioistuimen asiana tutkia erityisesti se, käyttääkö oikeudenhaltija todella kyseisiä oikeuksia aina yhtä tiukasti niiden mahdollisen loukkaajan kansalaisuudesta riippumatta.

Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaan näillä määräyksillä ei kuitenkaan estetä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojaamiseksi.

Samasta artiklasta, erityisesti sen toisesta virkkeestä, sekä asiayhteydestä ilmenee kuitenkin, että vaikka perustamissopimuksella ei puututakaan jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien olemassaoloon, perustamissopimukseen sisältyvät kiellot saattavat kuitenkin tietyissä tilanteissa rajoittaa näiden oikeuksien käyttämistä.

Koska 36 artikla on poikkeus yhdestä yhteismarkkinoiden perusperiaatteesta, siinä sallitaan poikkeukset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ainoastaan siinä määrin, kuin nämä poikkeukset ovat perusteltuja niiden oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat tällaisten oikeuksien ydinsisällön.

Näin on myös silloin kun oikeus, johon vedotaan, on saatu alun perin yhdelle ja samalle haltijalle kuuluneen tavaramerkkioikeuden sellaisen jaon tuloksena, joka on toteutettu vapaaehtoisesti tai julkisin pakkotoimenpitein.

Näissä tapauksissa tavaramerkin päätehtävä eli se, että kuluttaja voi varmistua tuotteen alkuperästä, on jo tullut kyseenalaiseksi alkuperäisen oikeuden jakamisen vuoksi.

Vaikka kyseiset oikeudet kuuluvat eri haltijoille, ei kansallisella lainsäädännöllä turvattuun teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaan voida vedota silloin, kun näiden oikeuksien käyttäminen on perustamissopimuksella kielletyn yritysten välisen yhteisjärjestelyn tavoite, keino tai seuraus.

Kaikissa tällaisissa tapauksissa vetoamisella teollisoikeuksia ja kaupallisia oikeuksia suojaavien kansallisten lakien aluesidonnaisuuteen on kansallisten markkinoiden eristämistä edistävä vaikutus ilman, että tämä yhteismarkkinoilla tapahtuva eriyttäminen olisi perusteltua tavaramerkin tai toiminimen haltijan oikeutetun intressin turvaamiseksi.

Jos tällaisessa tapauksessa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteella olisi etusija kullakin kansallisella lainsäädännöllä myönnettyyn suojaan nähden, teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisältöä loukattaisiin.

Esitetyssä tilanteessa tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta johtuvien vaatimusten ja teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien kunnioittamisen yhteen sovittaminen on toteutettava siten, että kansallisissa lainsäädännöissä taattujen sellaisten oikeuksien lainmukainen käyttö varmistetaan, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitettujen perusteltujen tuontikieltojen piiriin, mutta samalla siten, että estetään näiden oikeuksien kaikki sellainen käyttö, joka on omiaan ylläpitämään tai aiheuttamaan keinotekoista eristämistä yhteismarkkinoiden sisällä.