1

Met haar hogere voorziening verzoekt Shopify Inc. om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 12 oktober 2022, Shopify/EUIPO – Rossi e.a. (Shoppi) (T‑222/21, EU:T:2022:633; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht het beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 18 februari 2021 (zaak R 785/2020‑2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante en Shoppi Ltd enerzijds en Shopify anderzijds (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft verworpen.

Verzoek om toelating van de hogere voorziening

2

Krachtens artikel 58 bis, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt een hogere voorziening tegen een uitspraak van het Gerecht over een besluit van een onafhankelijke kamer van beroep van het EUIPO niet behandeld, tenzij het Hof eerst beslist dat het daarvan kennis moet kunnen nemen.

3

Volgens artikel 58 bis, derde alinea, van dat Statuut wordt de hogere voorziening overeenkomstig de bepalingen van het Reglement voor de procesvoering van het Hof geheel of gedeeltelijk toegelaten wanneer daarbij een vraag aan de orde komt die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht.

4

Volgens artikel 170 bis, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering voegt de rekwirant in de gevallen bedoeld in artikel 58 bis, eerste alinea, van voornoemd Statuut bij zijn verzoekschrift een verzoek om toelating van de hogere voorziening waarin hij uiteenzet welke vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht de hogere voorziening doet rijzen en dat alle gegevens bevat die het Hof nodig heeft om op dit verzoek uitspraak te doen.

5

Artikel 170 ter, leden 1 en 3, van het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat het Hof zo spoedig mogelijk bij met redenen omklede beschikking uitspraak doet op het verzoek om toelating van de hogere voorziening.

Betoog van rekwirante

6

Ter ondersteuning van haar verzoek om toelating van de hogere voorziening voert rekwirante aan dat haar hogere voorziening een vraag aan de orde stelt die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang en de ontwikkeling van het Unierecht.

7

Zij zet om te beginnen uiteen dat haar hogere voorziening is gebaseerd op één middel, te weten schending van artikel 53, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), gelezen in samenhang met artikel 8, lid 1, onder b) van die verordening.

8

Meer bepaald verwijt rekwirante het Gerecht dat het in de punten 96 tot en met 104 van het bestreden arrest de bewijzen met betrekking tot de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing heeft gelaten, op grond dat in het kader van een nietigheidsprocedure de verzoekende partij het gebruik van het litigieuze merk moet kunnen verbieden niet alleen op de datum van indiening van dat merk, maar ook op de datum van de litigieuze beslissing, en dat die beslissing in casu is vastgesteld na het verstrijken van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 127 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2020, L 29, blz. 7; hierna: „terugtrekkingsakkoord”).

9

Het Gerecht is daarmee voorbijgegaan aan de bewoordingen van artikel 53, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 207/2009, volgens welke op de datum van indiening of de datum van voorrang van het litigieuze merk moet zijn voldaan aan alle voorwaarden om de nietigheidsprocedure te doen slagen.

10

Vervolgens benadrukt rekwirante dat, indien het Gerecht had geoordeeld dat enkel de datum van indiening van het litigieuze merk relevant was om te bepalen of was voldaan aan de voorwaarden om de nietigheidsprocedure te doen slagen, het de litigieuze beslissing had moeten vernietigen. Zij voegt daaraan toe dat, indien de kamer van beroep de bewijzen inzake de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk voor het Verenigd Koninkrijk had aanvaard, deze kamer zou hebben vastgesteld dat dit merk een grotere mate van onderscheidend vermogen had en dat er derhalve gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond.

11

Tevens stelt rekwirante dat het enige middel dat zij ter ondersteuning van haar hogere voorziening aanvoert, de vraag betreft aan de hand van welke datum moet worden beoordeeld of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Meer in het bijzonder dient te worden bepaald of de partij die verzoekt om nietigverklaring van het litigieuze merk enkel op de datum van voorrang of de datum van indiening van dat merk het bestaan van een relatieve weigeringsgrond moet aantonen, dan wel of kan worden geëist dat zij daarnaast het bestaan van een dergelijke grond aantoont op de datum waarop het EUIPO zijn beslissing neemt.

12

Ten slotte voert rekwirante acht argumenten aan teneinde het belang van deze vraag voor de eenheid, de samenhang en de ontwikkeling van het Unierecht aan te tonen.

13

Met haar eerste argument betoogt zij dat die vraag rijst in alle nietigheidsprocedures in het kader waarvan het oudere merk of de omvang van de door dit merk verleende bescherming wordt beïnvloed door gebeurtenissen die zich na de datum van voorrang of de datum van indiening van het litigieuze merk hebben voorgedaan, zoals het verlies van onderscheidend vermogen of bekendheid, een wijziging van het op de procedure toepasselijke recht of de terugtrekking van een lidstaat uit de Unie, zoals in casu het geval is.

14

Volgens rekwirante zal de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie gevolgen hebben voor een aanzienlijk aantal andere nietigheids- en oppositieprocedures betreffende zowel oudere Uniemerken als oudere nationale merken. Een en ander behoeft verduidelijking door het Hof voor zowel de gebruikers van het Uniemerkenstelsel als de nationale merkenbureaus en de nationale rechterlijke instanties, met name gelet op het feit dat de opgeworpen vraag niet alleen betrekking heeft op de gevolgen van het terugtrekkingsakkoord voor aanhangige procedures, maar ook op alle – op het gebied van intellectuele eigendom vaak voorkomende – situaties waarin een ouder recht tijdens de procedure geheel of gedeeltelijk ophoudt te bestaan.

15

Met haar tweede argument betoogt rekwirante dat het voor de eenheid, de samenhang en de ontwikkeling van het Unierecht van wezenlijk belang is dat alle rechterlijke instanties binnen de Unie het Unierecht toepassen zoals dat door de Uniewetgever is vastgesteld. Door voorbij te gaan aan de ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft het Gerecht het fundamentele beginsel geschonden dat de rechterlijke instanties binnen de Unie gebonden zijn aan het Unierecht en hun bevoegdheden binnen de door de Uniewetgever gestelde grenzen moeten uitoefenen.

16

Met haar derde argument betoogt rekwirante dat het bestreden arrest tot rechtsonzekerheid leidt. Door te oordelen dat de datum van de beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO eveneens relevant is voor de beoordeling van het bestaan van een relatieve weigeringsgrond in het kader van een nietigheidsprocedure, wordt immers ernstig afbreuk gedaan aan de rechtszekerheid van alle houders van oudere merken, aangezien zij zich niet kunnen baseren op de informatie waarover zij beschikken om te beslissen of het opportuun is een vordering tot nietigverklaring in te stellen, aangezien zij niet kunnen voorzien hoe de situatie zich zal hebben ontwikkeld op de datum waarop de nietigheidsafdeling of de kamer van beroep haar beslissing zal nemen.

17

Met haar vierde argument betoogt rekwirante dat de in haar hogere voorziening aan de orde gestelde vraag van belang is voor de eenheid en de samenhang van het Unierecht, aangezien zij zowel betrekking heeft op nietigheidsprocedures met betrekking tot Uniemerken als op dergelijke procedures met betrekking tot nationale merken in de lidstaten. Artikel 5 van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1) en artikel 53 van verordening nr. 207/2009 voorzien immers in identieke nietigheidsgronden en moeten derhalve volgens vaste rechtspraak van het Hof – die met name in het arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C‑541/18, EU:C:2019:725, punt 32), in herinnering is gebracht – op dezelfde wijze worden uitgelegd.

18

Het valt niet uit te sluiten dat een oppositie of een vordering tot nietigverklaring die is gebaseerd op het bestaan van een ouder Uniemerk en die betrekking heeft op een merk of een inschrijvingsaanvraag, door de nationale merkenbureaus of rechterlijke instanties op verschillende wijze wordt opgelost naargelang van de datum die relevant wordt geacht om te beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden om de oppositie of de vordering tot nietigverklaring toe te wijzen, hetgeen afbreuk doet aan de rechtszekerheid.

19

Met haar vijfde argument betoogt rekwirante dat het standpunt van het Gerecht willekeur van de uitvoerende macht in de hand werkt, aangezien dit standpunt inhoudt dat het EUIPO, de nationale merkenbureaus en de nationale rechterlijke instanties een nietigheidsprocedure bewust kunnen vertragen tot het moment waarop zich specifieke omstandigheden voordoen – zoals de terugtrekking van een lidstaat uit de Unie of het verstrijken van de geldigheidsduur van een merk – of tot het moment waarop de bewijzen die op de datum van voorrang of op de datum van indiening van het litigieuze merk zijn overgelegd teneinde de bekendheid van een ouder merk aan te tonen, niet langer het bewijs kunnen leveren van die bekendheid op de datum waarop de beslissing wordt genomen. Volgens rekwirante is het enkele feit dat een dergelijke willekeur mogelijk is, voldoende om het vertrouwen in de onafhankelijkheid van het EUIPO, de nationale merkenbureaus en de nationale rechterlijke instanties te ondermijnen.

20

Met haar zesde argument betoogt rekwirante dat de met haar hogere voorziening aan de orde gestelde vraag van cruciaal belang is voor de gebruikers van het Uniemerkenstelsel. Indien het Hof tot de slotsom komt dat de datum van de beslissing eveneens relevant is, zouden de opposanten en de partijen die hebben verzocht om nietigverklaring immers voortdurend bewijzen moeten overleggen met betrekking tot de instandhouding van de bekendheid van het merk, van het normale gebruik van het merk en/of de grotere mate van onderscheidend vermogen ervan, en zouden de merkenbureaus alsmede de merkhouders of ‑aanvragers dit bewijs vervolgens stelselmatig moeten onderzoeken.

21

Met haar zevende argument betoogt rekwirante dat de met haar hogere voorziening opgeworpen vraag ook van belang is in het licht van het territorialiteitsbeginsel en het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt, zoals deze zijn neergelegd in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

22

De kwestie of het volstaat dat een conflict tussen het oudere merk en het jongere merk bestaat op de datum van voorrang of de datum van indiening, te weten op een tijdstip waarop het oudere merk nog bescherming bood in het Verenigd Koninkrijk, dan wel of een dergelijk conflict ook moet bestaan op de datum waarop het EUIPO zijn beslissing neemt, heeft immers aanzienlijke gevolgen voor het territorialiteitsbeginsel en het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt, welke beginselen twee fundamentele pijlers van het Uniemerkenrecht zijn.

23

Met haar achtste en laatste argument betoogt rekwirante dat de met haar hogere voorziening aan de orde gestelde vraag betrekking heeft op de nuttige werking van het Uniemerk. Indien zou worden geëist dat er tevens een conflict bestaat tussen de betrokken merken op de datum van een beslissing van het EUIPO, zou immers afbreuk worden gedaan aan de doeltreffendheid van de door het Uniemerk verleende bescherming, aangezien elke latere ontwikkeling van de omstandigheden het Uniemerk met terugwerkende kracht zijn werking zou kunnen ontnemen.

Beoordeling door het Hof

24

Vooraf moet worden opgemerkt dat het aan de rekwirant staat om aan te tonen dat de vragen die hij met zijn hogere voorziening aan de orde stelt belangrijk zijn voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht (beschikking van 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25

Voorts moet blijkens artikel 58 bis, derde alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie juncto artikel 170 bis, lid 1, en artikel 170 ter, lid 4, tweede volzin, van het Reglement voor de procesvoering het verzoek om toelating van de hogere voorziening alle gegevens bevatten die het Hof nodig heeft om uitspraak te doen over de toelating van de hogere voorziening en om, indien deze ten dele wordt toegelaten, vast te stellen op welke middelen of onderdelen van de hogere voorziening de memorie van antwoord betrekking dient te hebben. Aangezien de in artikel 58 bis van dit Statuut vervatte regeling voor de voorafgaande toelating van hogere voorzieningen ertoe strekt de toetsing door het Hof te beperken tot vragen die belangrijk zijn voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht, dient het Hof in het kader van de hogere voorziening immers alleen de middelen te behandelen die dergelijke vragen opwerpen en die door de rekwirant zijn gestaafd (beschikkingen van 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punt 21, en 16 november 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punt 24).

26

Een verzoek om toelating van een hogere voorziening moet dus in ieder geval duidelijk en nauwkeurig aangeven op welke middelen de hogere voorziening is gebaseerd, met dezelfde nauwkeurigheid en duidelijkheid de door elk middel opgeworpen rechtsvraag vermelden, preciseren of die vraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht, en specifiek aangeven waarom voornoemde vraag belangrijk is in het licht van het ingeroepen criterium. Wat in het bijzonder de middelen van de hogere voorziening betreft, moet het verzoek om toelating van de hogere voorziening preciseren welke bepaling van Unierecht of welke rechtspraak door het arrest of de beschikking waartegen de hogere voorziening is gericht, zou zijn geschonden, een beknopte uiteenzetting geven van de onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk zou hebben gegeven, en aangeven in hoeverre deze onjuiste opvatting van invloed is geweest op de uitkomst van het arrest of de beschikking waartegen de hogere voorziening is gericht. Wanneer de aangevoerde onjuiste rechtsopvatting voortvloeit uit miskenning van de rechtspraak, moet het verzoek om toelating op beknopte maar duidelijke en nauwkeurige wijze uiteenzetten, ten eerste, waarin de gestelde tegenstrijdigheid ligt – door zowel de door de rekwirant bestreden punten van het arrest of de beschikking waartegen de hogere voorziening is gericht, als de punten van de beslissing van het Hof of het Gerecht die zouden zijn miskend, aan te duiden – en, ten tweede, om welke concrete redenen een dergelijke tegenstrijdigheid een vraag opwerpt die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht (beschikking van 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

27

In casu moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat rekwirante nauwkeurig en duidelijk het enige middel vermeldt waarop haar hogere voorziening is gebaseerd, te weten schending van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Meer in het bijzonder verwijt rekwirante het Gerecht dat het in de punten 96 tot en met 104 van het bestreden arrest deze bepaling heeft geschonden door te oordelen dat in het kader van een nietigheidsprocedure de verzoekende partij het gebruik van het litigieuze merk moet kunnen verbieden zowel op de datum van indiening van dit merk als op de datum waarop de kamer van beroep haar beslissing neemt.

28

Rekwirante geeft tevens een uiteenzetting van de onjuiste rechtsopvattingen waarvan het Gerecht blijk zou hebben gegeven.

29

Zij betoogt immers dat het Gerecht is voorbijgegaan aan de bewoordingen van artikel 53, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 207/2009, volgens welke op de datum van indiening of de datum van voorrang van het litigieuze merk moet zijn voldaan aan alle voorwaarden om de nietigheidsprocedure te doen slagen, en zij voegt daaraan toe dat de door het Gerecht aan deze bepaling gegeven uitlegging tot rechtsonzekerheid leidt.

30

Rekwirante betoogt bovendien dat het Gerecht de nietigheidsprocedure en de inbreukprocedure met elkaar heeft verward door te eisen dat de partij die verzoekt om nietigverklaring in staat is om het gebruik van het litigieuze merk te verbieden op de datum waarop het EUIPO zijn beslissing neemt.

31

Het Gerecht zou voorts de rechtspraak van het Hof hebben miskend die voortvloeit uit het arrest van 29 januari 2020 Sky e.a. (C‑371/18, EU:C:2020:45, punt 49), volgens welke in het kader van een vordering tot nietigverklaring van Uniemerken de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, alsmede zijn eigen rechtspraak die voortvloeit uit de arresten van 1 december 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) (T‑467/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:842, punten 59‑61), en 16 maart 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21, EU:T:2022:139, punten 28 en 29), die betrekking heeft op een oppositieprocedure en die mutatis mutandis van toepassing is op de nietigheidsprocedure, volgens welke de vraag of er sprake is van een relatieve weigeringsgrond moet worden beoordeeld op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag.

32

Derhalve moet worden vastgesteld dat in het verzoek om toelating van de hogere voorziening is aangegeven welke punten van het bestreden arrest worden betwist, welke bepaling van het Unierecht beweerdelijk is geschonden en welke punten van de arresten van het Hof en het Gerecht zijn miskend.

33

In de tweede plaats wijst rekwirante erop dat de onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk zou hebben gegeven ertoe heeft geleid dat het de litigieuze beslissing – waarbij de bewijzen betreffende de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk voor het Verenigd Koninkrijk niet zijn aanvaard – niet heeft vernietigd, hetgeen aantoont dat deze onjuiste opvatting van invloed is geweest op de uitkomst van het bestreden arrest.

34

In de derde plaats duidt rekwirante nauwkeurig en duidelijk de rechtsvraag aan die met haar enige middel wordt opgeworpen, in casu de vraag of de partij die verzoekt om nietigverklaring krachtens artikel 53, lid 1, van verordening nr. 207/2009 enkel op de datum van voorrang of de datum van indiening van het litigieuze merk het bestaan van een relatieve weigeringsgrond dient aan te tonen, dan wel of van haar kan worden verlangd dat zij bovendien op de datum waarop het EUIPO zijn beslissing neemt het bestaan van een dergelijke weigeringsgrond aantoont.

35

In de vierde plaats moet de rekwirant in hogere voorziening, gelet op de bewijslast die rust op de persoon die een verzoek om toelating van een hogere voorziening indient, aantonen dat zijn hogere voorziening – los van de daarin aangevoerde rechtsvragen – een of meerdere vragen opwerpt die belangrijk zijn voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht, waarbij de draagwijdte van dit criterium de context van het arrest waartegen de hogere voorziening is gericht, en uiteindelijk ook de context van zijn hogere voorziening, overstijgt (beschikking van 16 november 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36

Dit bewijs houdt als zodanig in dat zowel het bestaan als het belang van dergelijke vragen moet worden aangetoond, door middel van concrete gegevens die eigen zijn aan het betrokken geval, en niet alleen met algemene argumenten (beschikking van 16 november 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37

In casu zet rekwirante uiteen om welke concrete redenen de met haar hogere voorziening opgeworpen rechtsvraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang en de ontwikkeling van het Unierecht.

38

In het bijzonder betoogt zij dat deze vraag niet alleen rijst in verband met de gevolgen van het terugtrekkingsakkoord voor de aanhangige procedures, welke gevolgen potentieel betrekking hebben op een aanzienlijk aantal nietigheids- en oppositieprocedures betreffende zowel oudere Uniemerken als oudere nationale merken, maar ook in alle gevallen waarin het oudere merk of de omvang van de door dit merk verleende bescherming wordt beïnvloed door gebeurtenissen die zich na de datum van voorrang of de datum van indiening van het litigieuze merk hebben voorgedaan, zoals het verlies van onderscheidend vermogen of bekendheid of een wijziging van het op de procedure toepasselijke recht.

39

Uit het verzoek om toelating blijkt derhalve dat de met de onderhavige hogere voorziening opgeworpen vraag de context van het bestreden arrest en uiteindelijk ook de context van deze hogere voorziening overstijgt.

40

Gelet op rekwirantes uiteenzetting toont het onderhavige verzoek om toelating van de hogere voorziening rechtens genoegzaam aan dat deze hogere voorziening een vraag aan de orde stelt die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang en de ontwikkeling van het Unierecht.

41

Gelet op voorgaande overwegingen dient de hogere voorziening te worden toegelaten.

Kosten

42

Artikel 170 ter, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat wanneer de hogere voorziening geheel of ten dele wordt toegelaten na toetsing aan de criteria van artikel 58 bis, derde alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de behandeling wordt voortgezet overeenkomstig de artikelen 171 tot en met 190 bis van dat Reglement.

43

Volgens artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 184, lid 1, van dat Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt ten aanzien van de proceskosten beslist in het arrest of de beschikking waardoor een einde komt aan het geding.

44

Aangezien het verzoek om toelating van de hogere voorziening wordt toegewezen, dient de beslissing omtrent de kosten te worden aangehouden.

1)

De hogere voorziening wordt toegelaten.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.