1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25).

2

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Rosa dels Vents Assessoria SL (ďalej len „Rosa dels Vents“) a spoločnosťou U Hostels Albergues Juveniles SL (ďalej len „U Hostels“) a týka sa žaloby, ktorú podala Rosa dels Vents ako majiteľ ochranných známok a v ktorej sa navrhuje, aby bolo spoločnosti U Hostels zabránené používať neskoršiu ochrannú známku, ktorej je majiteľom, a aby jej bola uložená povinnosť prestať používať túto ochrannú známku a upustiť od jej používania.

3

Článok 4 smernice 2008/95 stanovuje:

„1.   Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, vyhlási sa za neplatnú:

2.   Pod ‚skoršími ochrannými známkami‘ v zmysle odseku 1 sa rozumejú:

…“

4

Podľa článku 5 ods. 1 tejto smernice:

„Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

5

Článok 9 ods. 1 uvedenej smernice stanovuje:

„Ak v niektorom členskom štáte majiteľ skoršej ochrannej známky uvedenej v článku 4 ods. 2 strpel používanie novšej ochrannej známky, zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe idúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe skoršej ochrannej známky požiadať o vyhlásenie novšej ochrannej známky za neplatnú, ani brániť používaniu novšej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis novšej ochrannej známky požiadalo v zlej viere.“

6

V článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) sa uvádza:

„1.   Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

2.   Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky‘ rozumie:

…“

7

Článok 9 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje:

„K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

…“

8

Článok 53 ods. 1 uvedeného nariadenia znie:

„Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [Ú]radu [pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

…“

9

Podľa článku 54 ods. 1 toho istého nariadenia:

„Ak majiteľ ochrannej známky Spoločenstva vedome strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v Spoločenstve, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej ochrannej známky ani požiadať o vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia ochranná známka je neplatná, ani podať námietku proti používaniu neskoršej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, pokiaľ sa o zápis neskoršej ochrannej známky Spoločenstva nežiadalo v zlej viere.“

10

Podľa článku 34 ods. 2 zákona 17/2001 zo 7. decembra 2001 o ochranných známkach (Ley 17/2001 de Marcas, BOE č. 294, z 8. decembra 2001) (ďalej len „zákon o ochranných známkach“):

„Majiteľ zapísanej ochrannej známky môže zabrániť tretím osobám, aby bez jeho súhlasu používali v obchodnom styku:

…“

11

Dňa 20. marca 2013 podala spoločnosť Rosa dels Vents proti spoločnosti U Hostels žalobu na Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid, v ktorej sa navrhuje, aby bolo spoločnosti U Hostels zabránené používať národnú slovnú a obrazovú ochrannú známku č. 3058294 a aby jej bola uložená povinnosť prestať ju používať a upustiť od používania tejto ochrannej známky, ktorá pozostáva zo štylizovaného vyobrazenia slovného označenia „uh“ a ktorej majiteľom je U Hostels. Podľa názoru spoločnosti Rosa dels Vents dochádza týmto používaním uvedenej ochrannej známky spoločnosťou U Hostels k porušovaniu práv, ktoré spoločnosti Rosa del Vents priznávajú dve skoršie známky, ktorých je majiteľom, a to konkrétne národných slovných a obrazových ochranných známok č. 3049232 a 3049402.

12

U Hostels vo svojom vyjadrení k žalobe predloženom v konaní vo veci samej poznamenáva, že Rosa dels Vents nepodala žalobu o neplatnosť uvedenej národnej ochrannej známky č. 3058294 (ďalej len „neskoršia ochranná známka“). Preto navrhuje zamietnutie žaloby.

13

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid konštatuje, že podľa judikatúry Tribunal Supremo, žalobe, na základe ktorej majiteľ ochrannej známky podal námietku proti tomu, aby tretia osoba používala neskoršiu ochrannú známku, ktorej je táto tretia osoba majiteľom, nie je možné vyhovieť v prípade, že nebola podaná žaloba o neplatnosť tejto neskoršej ochrannej známky.

14

Táto judikatúra, ktorá je založená na zásade imunity na základe zápisu, a nie na zásade prednosti, však podľa názoru Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid nie je v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, založenej na zásade prednosti, ktorá sa týka situácií, keď majiteľ ochrannej známky Spoločenstva podá námietku proti tomu, aby tretia osoba používala neskoršiu ochrannú známku Spoločenstva, ktorej je táto tretia osoba majiteľom. Súdny dvor totiž vo svojom rozsudku Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91), v odpovedi na prejudiciálnu otázku, ktorú položil Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria, rozhodol, že článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť všetkým tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva, bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.

15

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid si kladie otázku, či sa tento výklad článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 má použiť aj na článok 5 ods. 1 smernice 2008/95. Uvádza, že hoci znenie tohto druhého ustanovenia v podstate zodpovedá prvému uvedenému ustanoveniu, nevyhnutne z toho nevyplýva, že by sa výklad prvého uvedeného ustanovenia, ktorý Súdny dvor poskytol v rozsudku Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) analogicky uplatňoval aj na druhé uvedené ustanovenie.

16

Uvedený súd navyše uvádza, že článok 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach obsahuje slovné spojenie „zabrániť tretím osobám“ („prohibir que los terceros“), ktoré tak presne nezodpovedá slovám „zabrániť všetkým tretím osobám“ („prohibir a cualquier tercero“), ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 1 smernice 2008/95, ako aj v článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Podľa tohto súdu by sa preto dalo usudzovať, že uvedeným ustanovením vnútroštátneho práva došlo k neúplnému prebratiu článku 5 ods. 1 smernice 2008/95, čo by vyvolávalo otázku jeho výkladu v súlade s touto smernicou.

17

Za týchto okolností sa Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa článok 5 ods. 1 smernice [2008/95] vykladať v tom zmysle, že výlučné právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky, bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú?“

18

Podľa článku 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak možno odpoveď na položenú prejudiciálnu otázku jednoznačne vyvodiť z judikatúry, Súdny dvor môže na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť formou odôvodneného uznesenia.

19

Uvedené ustanovenie treba uplatniť v rámci tohto konania o prejudiciálnej otázke.

20

V rozsudku Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) Súdny dvor rozhodol, že článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že výhradné právo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabrániť všetkým tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky Spoločenstva, bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.

21

Súdny dvor založil tento výklad na týchto úvahách:

…

22

Tieto úvahy o rozsahu výhradného práva priznávaného ochrannou známkou Spoločenstva sú relevantné pre výklad rozsahu výlučného práva priznávaného ochrannými známkami, ktoré sú predmetom zápisu v členskom štáte alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, alebo ktoré sú predmetom medzinárodného zápisu s účinkami v členskom štáte, tak ako bol harmonizovaný smernicou 2008/95.

23

Totiž predovšetkým rovnako ako článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 priznáva majiteľovi zapísanej ochrannej známky výlučné právo a oprávňuje ho zabrániť „všetkým tretím osobám“, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku označenia spôsobilé porušovať jeho práva z ochrannej známky. V tejto súvislosti sa v uvedených ustanoveniach nerozlišuje, či sú tieto tretie osoby majiteľmi ochrannej známky alebo nie.

24

Vnútroštátnu právnu úpravu, akou je článok 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorý bez toho, aby doslovne reprodukoval slová smernice 2008/95 alebo nariadenia č. 207/2009 o zabránení „všetkým tretím osobám“ používať v obchodnom styku označenia spôsobilé porušovať práva zo zapísanej ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, zabraňuje takéto používanie „tretím osobám“, treba ponímať tak, že jej znenie je analogické zneniu predmetných aktov Európskej únie. Je úlohou vnútroštátneho súdu uplatňovať článok 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach tak, aby bol v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2008/95, ako ho vykladá Súdny dvor.

25

Ďalej, rovnako ako článok 54 nariadenia č. 207/2009, článok 9 smernice 2008/95 stanovuje, že „ak… majiteľ skoršej ochrannej známky… strpel používanie novšej [zapísanej] ochrannej známky… počas piatich po sebe idúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený… požiadať o vyhlásenie novšej ochrannej známky za neplatnú, ani brániť používaniu novšej ochrannej známky“. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že pred tým, ako dôjde k obmedzeniu práv v dôsledku strpenia, je majiteľ ochrannej známky oprávnený tak požiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, ako aj podať námietku proti jej používaniu na základe žaloby pre porušenie.

26

Napokon treba uviesť, že rovnako ako nariadenie č. 207/2009, žiadne ustanovenie smernice 2008/95 nestanovuje výslovné obmedzenie výlučného práva majiteľa ochrannej známky v prospech tretích osôb, ktoré sú majiteľmi neskoršej ochrannej známky.

27

Zo znenia článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 a všeobecnej štruktúry tejto smernice teda vyplýva, že za podmienok uvedených v tejto smernici musí mať majiteľ ochrannej známky právo zabrániť majiteľovi neskoršej ochrannej známky v jej používaní.

28

Tento záver nespochybňuje ani skutočnosť, že majiteľ neskoršej ochrannej známky Spoločenstva má tiež výlučné právo na základe pravidla stanoveného v článku 5 ods. 1 smernice 2008/95.

29

Totižto z rovnakého dôvodu, aký je uvedený v bodoch 39 a 40 rozsudku Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91), sa ustanovenia smernice 2008/95 majú vykladať s ohľadom na zásadu prednosti, podľa ktorej má skoršia ochranná známka prednosť pred neskoršou ochrannou známkou, a to vzhľadom na to, že najmä z článku 4 ods. 1 smernice 2008/95 vyplýva, že v prípade konfliktu medzi ochrannými známkami platí, že ochranná známka, ktorá bola zapísaná ako prvá, splnila podmienky vyžadované na získanie ochrany skôr, ako ochranná známka, ktorá bola zapísaná až po nej.

30

Napokon, aj úvahy vyjadrené v bodoch 49 až 51 rozsudku Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) sú mutatis mutandis uplatniteľné na článok 5 ods. 1 smernice 2008/95.

31

Vzhľadom na vyššie uvedené treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že výlučné právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky, bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.

32

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

Článok 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že výlučné právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v používaní rovnakých alebo podobných označení ako jeho ochranná známka v obchodnom styku sa vzťahuje aj na majiteľa neskoršej ochrannej známky, bez toho, aby bolo potrebné túto ochrannú známku najskôr vyhlásiť za neplatnú.