1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).

2

Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Rosa dels Vents Assessoria SL (zwaną dalej „Rosa dels Vents”) a U Hostels Albergues Juveniles SL (zwaną dalej „U Hostels”) dotyczącego powództwa wniesionego przez Rosa dels Vents, działającą w charakterze właściciela znaków towarowych, mającego na celu zakazanie U Hostels używania należącego do tej ostatniej późniejszego znaku towarowego i nakazanie U Hostels zaprzestania używania tego znaku oraz usunięcia przejawów rzeczonego używania.

3

Artykuł 4 dyrektywy 2008/95 stanowi:

„1.   Znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak uznaje się za nieważny, jeżeli:

2.   W rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

[…]”.

4

Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej dyrektywy:

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

5

Artykuł 9 ust. 1 wspomnianej dyrektywy przewiduje:

„Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na używanie przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze”.

6

Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) stanowi:

„1.   W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

2.   Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

[…]”.

7

Artykuł 9 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje:

„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim [osobom trzecim], które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[…]”.

8

Artykuł 53 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[…]”.

9

Zgodnie z art. 54 ust. 1 tego rozporządzenia:

„Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego we Wspólnocie i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego dokonano w złej wierze”.

10

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy o znakach towarowych nr 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r., BOE no294 z dnia 8 grudnia 2001 r., zwanej dalej „Ley de Marcas”):

„[W]łaściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać osobom trzecim używania bez jego zgody w obrocie handlowym:

[…]”.

11

W dniu 20 marca 2013 r. Rosa dels Vents wniosła do Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (sądu gospodarczego nr 3 w Madrycie) powództwo przeciwko U Hostels mające na celu zakazanie U Hostels używania krajowego słowno-graficznego znaku towarowego nr 3058294, zawierającego stylizowane przedstawienie oznaczenia słownego „uh”, którego U Hostels jest właścicielem, a także nakazanie tej ostatniej zaprzestania używania tego znaku oraz usunięcia przejawów rzeczonego używania. Owo używanie wspomnianego znaku towarowego przez U Hostels narusza zdaniem Rosa dels Vents jej prawa wynikające z dwóch wcześniejszych znaków towarowych, których jest właścicielem, a mianowicie krajowych słowno-graficznych znaków towarowych nr 3049232 i nr 3049402.

12

W złożonej w postępowaniu głównym odpowiedzi na pozew U Hostels wskazuje, że Rosa dels Vents nie wniosła powództwa o unieważnienie prawa do wspomnianego krajowego znaku towarowego nr 3058294 (zwanego dalej „późniejszym znakiem towarowym”). W konsekwencji wnosi ona o oddalenie powództwa.

13

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid stwierdził, że zgodnie z orzecznictwem Tribunal Supremo (sądu najwyższego) powództwo, w ramach którego właściciel znaku towarowego sprzeciwia się używaniu przez osobę trzecią późniejszego znaku towarowego stanowiącego własność tej osoby trzeciej, nie może zostać uwzględnione, jeśli nie wniesiono powództwa o unieważnienie prawa do tego późniejszego znaku towarowego.

14

Jednakże to orzecznictwo, oparte na zasadzie immunitetu wynikającego z rejestracji, a nie na zasadzie pierwszeństwa, nie odpowiada zdaniem Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid orzecznictwu Trybunału, opartemu na zasadzie pierwszeństwa, jeśli chodzi o sytuacje, w których właściciel wspólnotowego znaku towarowego sprzeciwia się używaniu przez osobę trzecią późniejszego wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego własność tej osoby trzeciej. W wyroku Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) Trybunał, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (sąd gospodarczy nr 1 w Alicante i nr 1 ds. wspólnotowych znaków towarowych), orzekł bowiem, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

15

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid dąży do ustalenia, czy tę wykładnię art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy rozciągnąć na art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Wskazuje on, że o ile brzmienie tego drugiego przepisu odpowiada w istocie brzmieniu pierwszego przepisu, o tyle nie wynika z tego koniecznie, że wykładnia pierwszego przepisu dokonana przez Trybunał w wyroku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) znajduje zastosowanie w drodze analogii do drugiego ze wskazanych przepisów.

16

Wspomniany sąd uściśla ponadto, że art. 34 ust. 2 Ley de Marcas zawiera wyrażenie „zakazać osobom trzecim” („prohibir que los terceros”), które nie odpowiada zatem dokładnie wyrażeniu „zakazać wszelkim osobom trzecim” („prohibir a cualquier tercero”), zawartemu w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Wspomniany przepis prawa krajowego może zatem zostać zakwalifikowany jako niepełna transpozycja art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, co prowadziłoby do powstania kwestii zgodnej z tą dyrektywą wykładni owego przepisu prawa krajowego.

17

W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do niego rozciąga się również na osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku?”.

18

Zgodnie z art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem jeżeli odpowiedź na pytanie prejudycjalne można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznictwa, Trybunał może w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie postanowienia z uzasadnieniem.

19

Przepis ten należy zastosować w ramach niniejszego odesłania prejudycjalnego.

20

W wyroku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Trybunał orzekł, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

21

Trybunał oparł tę wykładnię na następujących rozważaniach:

[…]

22

Powyższe rozważania dotyczące zakresu prawa wyłącznego wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego są istotne dla wykładni zakresu prawa wyłącznego wynikającego ze znaków towarowych, które zostały zarejestrowane w państwie członkowskim lub w urzędzie własności intelektualnej Beneluksu lub stanowiły przedmiot rejestracji międzynarodowej wywołującej skutki w państwie członkowskim – zakresu zharmonizowanego w dyrektywie 2008/95.

23

Przede wszystkim, podobnie jak art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 przyznaje bowiem właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego prawo wyłączne oraz uprawnienie do zakazania „wszelkim osobom trzecim”, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczeń mogących naruszyć jego prawo do znaku towarowego. W tym względzie przepisy te nie wprowadzają rozróżnienia w zależności od tego, czy osoby trzecie są, czy też nie są właścicielami znaku towarowego.

24

Uregulowanie krajowe, takie jak art. 34 ust. 2 Ley de Marcas, które – nie przejmując dosłownie wyrażenia zawartego w dyrektywie 2008/95 lub w rozporządzeniu nr 207/2009 dotyczącego zakazania „wszelkim osobom trzecim” używania bez uprzedniej zgody właściciela w obrocie handlowym oznaczeń mogących naruszyć prawo do zarejestrowanego znaku towarowego – zakazuje „osobom trzecim” takiego używania, należy uznać za sformułowane w sposób analogiczny do rozpatrywanych aktów Unii Europejskiej. Do sądu odsyłającego należy zastosowanie art. 34 ust. 2 Ley de Marcas w sposób zgodny z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, tak jak jest on interpretowany przez Trybunał.

25

Następnie, podobnie jak art. 54 rozporządzenia nr 207/2009, art. 9 dyrektywy 2008/95 przewiduje, że „[w]łaściciel wcześniejszego znaku towarowego […], [który] dawał przyzwolenie na używanie przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego […], będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci […] uprawnienie do złożenia […] wniosku o unieważnienie [prawa do] późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego”. Z brzmienia tego przepisu wynika, że – zanim nastąpi utrata roszczenia w wyniku tolerowania – właściciel znaku towarowego jest uprawniony zarówno do żądania unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego, jak i do sprzeciwienia się używaniu go w drodze powództwa o naruszenie.

26

Wreszcie należy uściślić, że – podobnie jak w przypadku rozporządzenia nr 207/2009 – żaden przepis dyrektywy 2008/95 nie przewiduje wyraźnego ograniczenia wyłącznego prawa właściciela znaku towarowego na rzecz osoby trzeciej będącej właścicielem późniejszego znaku towarowego.

27

Z brzmienia art. 5 ust. 1 oraz z ogólnej systematyki dyrektywy 2008/95 wynika zatem, że po spełnieniu wskazanych w niej warunków właściciel znaku towarowego musi mieć możliwość zakazania właścicielowi późniejszego znaku towarowego używania tego znaku.

28

Wniosku tego nie podaje w wątpliwość okoliczność, iż zgodnie z zasadą określoną w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 właściciel późniejszego znaku towarowego także korzysta z wyłącznego prawa.

29

Ze względów wskazanych już w pkt 39 i 40 wyroku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) przepisy dyrektywy 2008/95 należy bowiem interpretować w świetle zasady pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy ma pierwszeństwo przed późniejszym znakiem towarowym, ponieważ w szczególności z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wynika, że w wypadku konfliktu między znakami towarowymi domniemywa się, iż to znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia przesłanki wymagane dla uzyskania ochrony przed znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejności.

30

Ponadto także rozważania zawarte w pkt 49–51 wyroku Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) znajdują zastosowanie, mutatis mutandis, do art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95.

31

W świetle powyższych rozważań na pytanie prejudycjalne należy udzielić odpowiedzi, iż art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do tego znaku rozciąga się na osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.

32

Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub podobnych do tego znaku rozciąga się na osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa do tego ostatniego znaku towarowego.