1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25) 5 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

2

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Rosa dels Vents Assessoria SL (toliau – Rosa dels Vents) ir U Hostels Albergues Juveniles SL (toliau – U Hostels) ginčą dėl ieškinio, kurį Rosa dels Vents, kaip prekių ženklų savininkė, pareiškė siekdama, kad U Hostels būtų uždrausta naudoti ir kad ji nebenaudotų jai priklausančio vėlesnio prekių ženklo.

3

Direktyvos 2008/95 4 straipsnyje numatyta:

„1.   Prekių ženklas neregistruojamas arba, jeigu įregistruotas, jo registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

2.   1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

<…>“

4

Šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti:

5

Minėtos direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Jeigu valstybėje narėje ankstesnio prekių ženklo savininkas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, nors apie tai ir žinodamas, 5 metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu, prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti vėlesniam prekių ženklo naudojimui prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas iki tol buvo naudojamas, ženklinimui, išskyrus atvejus, kada vėlesnio prekių ženklo registracija buvo naudojamasi nesąžiningai.“

6

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 8 straipsnyje nurodyta:

„1.   Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

2.   1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

<…>“

7

Šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti:

<…>“

8

Minėto reglamento 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Padavus prašymą [Vidaus rinkos derinimo] tarnybai [prekių ženklams ir pramoniniam dizainui (VRDT)] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

<…>“

9

To paties reglamento 54 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„Jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo Bendrijoje, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu ženklu, prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo įregistravimą negaliojančiu arba paduoti protestą prieš prekių ar paslaugų, kurioms vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, žymėjimą juo, išskyrus atvejus, kai paraiška registruoti vėlesnį Bendrijos prekių ženklą buvo paduota nesąžiningai.“

10

Pagal 2001 m. gruodžio 7 d. Prekių ženklų įstatymo Nr. 17/2001 (Ley 17/2001 de Marcas; BOE, Nr. 294, 2001 m. gruodžio 8 d., toliau – Prekių ženklų įstatymas) 34 straipsnio 2 dalį:

„Įregistruoto prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti:

<…>“

11

2013 m. kovo 20 d.Rosa dels Vents pareiškė Juzgado de lo Mercantil no3 de Madrid ieškinį U Hostels, siekdama, kad U Hostels būtų uždrausta naudoti žodinį ir vaizdinį nacionalinį prekių ženklą Nr. 3058294, kuriame vaizduojamas stilizuotas žodinis žymuo „uh“, kurio savininkė yra U Hostels, ir kad pastaroji jo nebenaudotų. Naudodama minėtą prekių ženklą U Hostels pažeidžia Rosa dels Vents teises, kurias šiai suteikia du ankstesni jai priklausantys prekių ženklai, t. y. žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai Nr. 3049232 ir 3049402.

12

Pagrindinėje byloje pateiktame atsakyme į ieškinį U Hostels pažymi, kad Rosa dels Vents neprašė minėto nacionalinio prekių ženklo Nr. 3058294 (toliau – vėlesnis prekių ženklas) registracijos pripažinti negaliojančia. Todėl ji reikalavo atmesti ieškinį.

13

Juzgado de lo Mercantil no3 de Madrid konstatuoja, kad, remiantis Tribunal Supremo praktika, ieškinys, kuriuo prekių ženklo savininkas prieštarauja tam, kad trečioji šalis naudotų vėlesnį jai priklausantį prekių ženklą, negali būti priimtas nagrinėti, jeigu nepateiktas ieškinys dėl šio vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia.

14

Tačiau ši teismo praktika, iš esmės grindžiama imuniteto dėl registracijos, o ne prioriteto principu, neatitinka Teisingumo Teismo praktikos, kuri grindžiama prioriteto principu, kai susiduriama su tokiomis situacijomis, kai Bendrijos prekių ženklo savininkas prieštarauja tam, kad trečioji šalis naudotų jai priklausantį vėlesnį Bendrijos prekių ženklą. Iš tikrųjų Sprendime Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) Teisingumo Teismas, atsakydamas į Juzgado de lo Mercantil no1 de Alicante y no1 de Marca Comunitaria pateiktą prejudicinį klausimą, nurodė, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims prekybos veikloje naudoti jo ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis apima trečiąją šalį, kuri yra vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkė, nereikalaujant, kad prieš tai šio vėlesnio prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia.

15

Juzgado de lo Mercantil no3 de Madrid kyla klausimas, ar tokį Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalies aiškinimą reikia taikyti Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 daliai. Jis nurodo, kad nors pastarosios nuostatos tekstas iš esmės atitinka pirmosios nuostatos tekstą, tai nebūtinai reiškia, kad Sprendime Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Teisingumo Teismo pateiktas pirmosios nuostatos išaiškinimas pagal analogiją taikytinas antrajai nuostatai.

16

Be kita ko, minėtas teismas paaiškino, kad Prekių ženklų įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta formuluotė „uždrausti trečiosioms šalims“ (prohibir que los terceros), kuri ne visai atitinka Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalyje vartojamą formuluotę „uždrausti visoms trečiosioms šalims“ (prohibir a cualquier tercero). Taigi dėl minėtos nacionalinės teisės nuostatos Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalis buvo nevisiškai įgyvendinta, todėl kyla klausimas dėl šią direktyvą atitinkančio jos aiškinimo.

17

Šiomis aplinkybėmis Juzgado de lo Mercantil no3 de Madrid nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar [Direktyvos 2008/95] 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad išimtinė prekių ženklo savininko teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims naudoti prekybos veikloje jo prekių ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis gali būti nukreipta ir prieš vėlesnio prekių ženklo savininką, nereikalaujant, kad prieš tai šio vėlesnio prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia?“

18

Remiantis Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsniu, jeigu atsakymą į pateiktą prejudicinį klausimą galima aiškiai nustatyti iš teismo praktikos, Teisingumo Teismas, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo siūlymu ir išklausęs generalinį advokatą, bet kada gali nuspręsti priimti sprendimą motyvuota nutartimi.

19

Ši nuostata taikytina nagrinėjant šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

20

Sprendime Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Teisingumo Teismas konstatavo, kad Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad Bendrijos prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims prekybos veikloje naudoti jo ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis apima trečiąją šalį, kuri yra vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkė, nereikalaujant, kad prieš tai šio vėlesnio prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia.

21

Tokį aiškinimą Teisingumo Teismas grindė šiais argumentais:

<…>

22

Šie argumentai, susiję su Bendrijos prekių ženklo suteikiamos išimtinės teisės apimtimi, svarbūs aiškinant valstybėje narėje ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje įregistruotų prekių ženklų arba prekių ženklų, kurie yra valstybėje narėje galiojančios tarptautinės registracijos dalykas, suteikiamos išimtinės teisės apimtį, kaip tai numatyta Direktyvoje 2008/95.

23

Visų pirma, kaip ir Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalimi, Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalimi registruoto prekių ženklo savininkui suteikiama išimtinė teisė ir galimybė uždrausti „visoms trečiosioms šalims“ be jo sutikimo prekybos veikloje naudoti žymenis, galinčius pakenkti jo prekių ženklui. Šiuo klausimu pažymėtina, kad šiose nuostatose neišskiriama, ar trečiosios šalys yra prekių ženklo savininkės, ar ne.

24

Tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip Prekių ženklų įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, kurioje, pažodžiui nekartojant Direktyvos 2008/95 ar Reglamento Nr. 207/2009 nuostatos dėl draudimo „visoms trečiosioms šalims“ prekybos veikloje naudoti žymenis, galinčius pakenkti registruotam prekių ženklui, be tokio prekių ženklo savininko sutikimo, toks naudojimas draudžiamas „trečiosioms šalims“, formuluotė turi būti laikoma analogiška nagrinėjamiems Europos Sąjungos teisės aktams. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi taikyti Prekių ženklų įstatymo 34 straipsnio 2 dalį, atitinkančią Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį, kurios išaiškinimą pateikė Teisingumo Teismas.

25

Tiek Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnyje, tiek Direktyvos 2008/95 9 straipsnyje numatyta, kad „jeigu <...> ankstesnio prekių ženklo savininkas <...> penkerius metus leido naudoti toje valstybėje narėje įregistruotą vėlesnį prekių ženklą, jis netenka teisės <...> prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia arba prieštarauti vėlesnio prekių ženklo naudojimui“. Iš šios nuostatos formuluotės matyti, kad kol netaikomi apribojimai dėl neprieštaravimo, prekių ženklo savininkas gali prašyti pripažinti vėlesnio prekių ženklo registraciją negaliojančia ir prieštarauti jo naudojimui pareikšdamas ieškinį dėl teisių pažeidimo.

26

Galiausiai reikia patikslinti, kad, kaip ir Reglamente Nr. 207/2009, nė vienoje Direktyvos 2008/95 nuostatoje nenumatytas trečiajai šaliai, kuri yra vėlesnio prekių ženklo savininkė, palankus aiškus prekių ženklo savininko išimtinės teisės ribojimas.

27

Taigi iš Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalies formuluotės ir bendros jos struktūros matyti, kad joje numatytomis sąlygomis prekių ženklo savininkas turi galėti uždrausti vėlesnio prekių ženklo savininkui naudotis šiuo vėlesniu prekių ženklu.

28

Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad vėlesnio prekių ženklo savininkas taip pat turi išimtinę teisę pagal Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę.

29

Iš tikrųjų, dėl tokių pačių kaip ir Sprendimo Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) 39 ir 40 punktuose išdėstytų priežasčių Direktyvos 2008/95 nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į prioriteto principą, pagal kurį ankstesnis prekių ženklas turi pirmenybę vėlesnio prekių ženklo atžvilgiu, nes, visų pirma, iš Direktyvos 2008/95 4 straipsnio 1 dalies matyti, kad, kilus ginčui dėl prekių ženklų, preziumuojama, kad tas prekių ženklas, kuris buvo įregistruotas pirmas, apsaugos suteikimo sąlygas atitiko anksčiau nei tas, kuris buvo įregistruotas antras.

30

Be to, Sprendimo Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) 49–51 punktuose išdėstyti argumentai mutatis mutandis taip pat taikytini Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 daliai.

31

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, į pateiktą prejudicinį klausimą reikia atsakyti taip: Direktyvos 2008/95 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims prekybos veikloje naudoti jo prekių ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis gali būti nukreipta prieš trečiąją šalį, kuri yra vėlesnio prekių ženklo savininkė, nereikalaujant, kad prieš tai šio vėlesnio prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia.

32

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad prekių ženklo savininko išimtinė teisė uždrausti visoms trečiosioms šalims prekybos veikloje naudoti jo prekių ženklui tapačius arba į jį panašius žymenis gali būti nukreipta prieš trečiąją šalį, kuri yra vėlesnio prekių ženklo savininkė, nereikalaujant, kad prieš tai šio vėlesnio prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia.