UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)
10 päivänä maaliskuuta 2015 ( *1 )
”Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — 5 artiklan 1 kohta — Käsite ”muut” eli kolmannet — Myöhemmän tavaramerkin haltija”
Asiassa C‑491/14,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Espanja) on esittänyt 26.3.2014 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 5.11.2014, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Rosa dels Vents Assessoria SL
vastaan
U Hostels Albergues Juveniles SL,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas ja C. G. Fernlund,
julkisasiamies: M. Wathelet,
kirjaaja: A. Calot Escobar,
päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian perustellulla määräyksellä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artiklan mukaisesti,
on antanut seuraavan
määräyksen
|
1 |
Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa. |
|
2 |
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Rosa dels Vents Assessoria SL (jäljempänä Rosa dels Vents) ja U Hostels Albergues Juveniles SL (jäljempänä U Hostels) ja jossa on kyse Rosa dels Ventsin tavaramerkkien haltijana nostamasta kanteesta, jossa vaaditaan, että U Hostelsia kielletään käyttämästä myöhempää tavaramerkkiä, jonka haltija tämä on, ja että U Hostels velvoitetaan lopettamaan kyseinen käyttö ja pidättymään siitä. |
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
|
3 |
Direktiivin 2008/95 4 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:
2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:
– –” |
|
4 |
Kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
|
|
5 |
Mainitun direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siinä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.” |
|
6 |
Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 8 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:
2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:
– –” |
|
7 |
Kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –” |
|
8 |
Mainitun asetuksen 53 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:
– –” |
|
9 |
Saman asetuksen 54 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos yhteisön tavaramerkin haltija on yhteisössä yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroille tai palveluille, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.” |
Espanjan oikeus
|
10 |
Tavaramerkeistä 7.12.2001 annetun lain 17/2001 (Ley 17/2001 de Marcas; BOE nro 294, 8.12.2001; jäljempänä tavaramerkkilaki) 34 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa: ”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa
– –” |
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys
|
11 |
Rosa dels Vents nosti 20.3.2013 U Hostelsia vastaan Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madridissa kanteen, jossa se vaati, että U Hostelsia kielletään käyttämästä kansallista sana- ja kuviomerkkiä nro 3058294, jossa on tyylitelty esitys sanamerkistä ”uh” ja jonka haltija U Hostels on, ja että U Hostels velvoitetaan lopettamaan kyseinen käyttö ja pidättymään siitä. Sillä, että U Hostels käyttää mainittua tavaramerkkiä, väitettiin loukattavan Rosa dels Ventsille kahdella aikaisemmalla tavaramerkillä, joiden haltija viimeksi mainittu on, eli kansallisilla sana- ja kuviomerkeillä nro 3049232 ja nro 3049402 annettuja oikeuksia. |
|
12 |
U Hostels huomauttaa pääasiassa esittämässään vastineessa, että Rosa dels Vents ei ole nostanut mainittua kansallista tavaramerkkiä nro 3058294 (jäljempänä myöhempi tavaramerkki) koskevaa mitättömyyskannetta. Se vaatii näin ollen, että kanne on hylättävä. |
|
13 |
Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid toteaa, että Tribunal Supremon oikeuskäytännön mukaan kannetta, jolla tavaramerkin haltija vastustaa sitä, että kolmas käyttää myöhempää tavaramerkkiä, jonka haltija kyseinen kolmas on, ei voida hyväksyä, jos kannetta kyseisen myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamiseksi ei ole nostettu. |
|
14 |
Kyseinen oikeuskäytäntö, joka ei perustu aikaprioriteettiperiaatteeseen vaan rekisteröinnin antamaa immuniteettia koskevaan periaatteeseen, ei vastaa kuitenkaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka perustuu aikaprioriteettiperiaatteeseen, sellaisten tilanteiden osalta, joissa yhteisön tavaramerkin haltija vastustaa sitä, että kolmas käyttää myöhempää yhteisön tavaramerkkiä, jonka haltija kyseinen kolmas on. Unionin tuomioistuin on näet tuomiossa Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) katsonut vastauksena Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitarian esittämään ennakkoratkaisukysymykseen, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi. |
|
15 |
Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid pohtii, voidaanko kyseistä asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdasta omaksuttua tulkintaa soveltaa direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaan. Se toteaa, että vaikka tämän jälkimmäisen säännöksen sanamuoto vastaa pääosin ensiksi mainitun sanamuotoa, siitä ei kuitenkaan välttämättä ilmene, että unionin tuomioistuimen ensiksi mainitusta säännöksestä tuomiossa Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) omaksumaa tulkintaa sovelletaan analogisesti jälkimmäiseen. |
|
16 |
Mainittu tuomioistuin täsmentää lisäksi, että tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentissa käytetään ilmaisua ”prohibir que los terceros”(”kieltää kolmansia”), joka ei siis vastaa täysin direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa olevaa ilmaisua ”prohibir a cualquier tercero”(”kieltää kaikkia kolmansia”). Mainitun kansallisen oikeuden säännöksen voitaisiin siis katsoa merkitsevän direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan puutteellista täytäntöönpanoa, mikä toisi esiin kysymyksen siitä, miten sitä on tulkittava kyseisen direktiivin mukaisesti. |
|
17 |
Tässä tilanteessa Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen: ”Onko [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi?” |
Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu
|
18 |
Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artiklan mukaan on niin, että jos ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä, unionin tuomioistuin voi esittelevän tuomarin ehdotuksesta ja julkisasiamiestä kuultuaan milloin tahansa päättää ratkaista asian perustellulla määräyksellä. |
|
19 |
Kyseistä määräystä on sovellettava nyt käsiteltävän ennakkoratkaisupyynnön ratkaisemisessa. |
|
20 |
Unionin tuomioistuin totesi tuomiossa Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi. |
|
21 |
Unionin tuomioistuin perusti kyseisen tulkinnan seuraaviin seikkoihin:
– –
|
|
22 |
Nämä yhteisön tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden laajuutta koskevat seikat ovat merkityksellisiä tulkittaessa sellaisten tavaramerkkien, jotka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa tai Beneluxin teollisoikeuksien virastossa, tai sellaisten tavaramerkkien, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa, tuottaman yksinoikeuden laajuutta, sellaisena kuin se on yhdenmukaistettuna direktiivillä 2008/95. |
|
23 |
Aluksi on näet todettava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan tavoin direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdalla rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus ja sille annetaan oikeus kieltää ”muita” eli kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman sen suostumusta merkkejä, jotka ovat omiaan loukkaamaan sen tavaramerkkiä. Tässä yhteydessä kyseisissä säännöksissä ei tehdä eroa sen mukaan, onko kolmas tavaramerkin haltija vai ei. |
|
24 |
Tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin kaltaisen kansallisen säännöstön, jossa toistamatta sananmukaisesti direktiivissä 2008/95 tai asetuksessa N:o 207/2009 olevaa ilmaisua kaikille kolmansille asetetusta kiellosta käyttää elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta merkkejä, jotka ovat omiaan loukkaamaan rekisteröityä tavaramerkkiä, kielletään tällainen käyttö ”kolmansilta”, on katsottava vastaavan sanamuodoltaan kyseessä olevia Euroopan unionin toimia. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on sovellettava tavaramerkkilain 34 §:n 2 momenttia direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, mukaisesti. |
|
25 |
Tämän jälkeen on todettava, että direktiivin 2008/95 9 artiklassa säädetään asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan tavoin, että ”jos – – aikaisemman tavaramerkin haltija on – – yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut – – rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta – – vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä – –”. Kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, että ennen kuin käytön sallimisesta johtuva rajoitus tulee voimaan, tavaramerkin haltijalla on oikeus sekä vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista että kieltää sen käyttäminen loukkauskanteella. |
|
26 |
Lopuksi on täsmennettävä, että asetuksen N:o 207/2009 tavoin yhdessäkään direktiivin 2008/95 säännöksessä ei säädetä tavaramerkin haltijan yksinoikeuden nimenomaisesta rajoituksesta sellaisen kolmannen hyväksi, joka on myöhemmän tavaramerkin haltija. |
|
27 |
Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ja direktiivin systematiikasta johtuu, että tavaramerkin haltijan on direktiivissä mainituin edellytyksin voitava kieltää myöhemmän tavaramerkin haltijaa käyttämästä tätä myöhempää tavaramerkkiä. |
|
28 |
Se seikka, että myös myöhemmän tavaramerkin haltijalla on direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetun säännön nojalla yksinoikeus, ei aseta tätä päätelmää kiistanalaiseksi. |
|
29 |
Samasta syystä, joka on esitetty tuomion Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) 39 ja 40 kohdassa, direktiivin 2008/95 säännöksiä on tulkittava ottamalla huomioon aikaprioriteettiperiaate, jonka mukaan aikaisemmin rekisteröidyllä tavaramerkillä on etusija myöhemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin nähden, koska etenkin direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että jos kaksi tavaramerkkiä on keskenään ristiriidassa, ensin rekisteröidyn tavaramerkin oletetaan täyttävän suojan saamisen edellytykset ennen myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä. |
|
30 |
Lisäksi myös tuomion Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) 49–51 kohdassa esitettyjä seikkoja sovelletaan soveltuvin osin direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaan. |
|
31 |
Edellä esitetyn perusteella kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi. |
Oikeudenkäyntikulut
|
32 |
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. |
|
Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on määrännyt seuraavaa: |
|
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi. |
|
Allekirjoitukset |
( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: espanja.