1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Rosa dels Vents Assessoria, S.L. (en lo sucesivo, «Rosa dels Vents»), y U Hostels Albergues Juveniles, S.L. (en lo sucesivo, «U Hostels»), en relación con la acción ejercitada por Rosa dels Vents, en su condición de titular de marcas, para la prohibición, cesación y remoción del uso por U Hostels de una marca posterior titularidad de esta última.

3

El artículo 4 de la Directiva 2008/95 dispone:

«1.   El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

2.   Por “marcas anteriores” se entenderá, a efectos del apartado 1:

[...]»

4

Conforme al artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

5

El artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva establece:

«El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.»

6

El artículo 8 del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), dispone:

«1.   Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

2.   A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:

[...]»

7

El artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento prevé:

«La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

[...]».

8

El artículo 53, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:

«La marca comunitaria se declarará nula, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[...]».

9

A tenor del artículo 54, apartado 1, del mismo Reglamento:

«El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.»

10

Conforme al artículo 34, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE no 294, de 8 de diciembre de 2001) (en lo sucesivo, «Ley de Marcas»):

«El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

[...]»

11

El 20 de marzo de 2013, Rosa dels Vents ejercitó una acción contra U Hostels ante el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid para la prohibición, cesación y remoción del uso por U Hostels de la marca nacional denominativa y figurativa de su titularidad no 3 058 294, que comprende una representación estilizada del signo denominativo «uh». La acción se fundamentaba en el supuesto menoscabo que el uso de esta marca por U Hostels ocasionaba a los derechos conferidos a Rosa dels Vents por dos marcas anteriores titularidad de esta última: las marcas nacionales denominativas y figurativas nos 3 049 232 y 3 049 402.

12

U Hostels presentó contestación en el litigio principal, en la que alegaba que Rosa dels Vents no había ejercitado la acción de nulidad de la mencionada marca nacional no 3 058 294 (en lo sucesivo, «marca posterior») y solicitaba, en consecuencia, la desestimación de la demanda.

13

El Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid señala que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede prosperar la acción ejercitada por el titular de una marca contra el uso por un tercero de una marca posterior titularidad de éste si no se interpone la correspondiente acción de nulidad de dicha marca posterior.

14

Sin embargo, indica que esta jurisprudencia, que se basa en el principio de inmunidad registral y no en el principio de prioridad, no se corresponde con la sentada por el Tribunal de Justicia, partiendo del principio de prioridad, en relación con las situaciones en las que el titular de una marca comunitaria se opone al uso por un tercero de una marca comunitaria posterior que sea titularidad de este último. En la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91), el Tribunal de Justicia declaró en efecto, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria, que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

15

El Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid se pregunta si esta interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 debe extenderse al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95. Afirma que si bien el tenor de ambas disposiciones coincide en lo esencial, no se deriva de ello necesariamente que la interpretación que efectúa el Tribunal de Justicia sobre la primera disposición mencionada en la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) se aplique por analogía a la segunda.

16

Dicho órgano jurisdiccional precisa, además, que el artículo 34, apartado 2, de la Ley de Marcas incluye los términos «prohibir que los terceros», que no se corresponden exactamente con la expresión «prohibir a cualquier tercero», que figura en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 207/2009. Por lo tanto, estima que la referida disposición de Derecho nacional puede entenderse como una transposición incompleta del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, lo que le hace preguntarse acerca de cuál pueda ser su interpretación conforme con la citada Directiva.

17

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5.1 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca?»

18

Con arreglo al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial puede deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.

19

Procede aplicar dicha disposición en el marco de la presente petición prejudicial.

20

En la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

21

El Tribunal de Justicia basó esta interpretación en las siguientes consideraciones:

[...]

22

Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

23

En primer lugar, al igual que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 confiere al titular de una marca registrada un derecho exclusivo y lo habilita para prohibir «a cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan ser lesivos para su marca. A este respecto, dichas disposiciones no distinguen en función de que los terceros sean o no titulares de una marca.

24

Debe considerarse que una normativa nacional, como el artículo 34, apartado 2, de la Ley de Marcas, que, sin reproducir literalmente los términos de la Directiva 2008/95 o del Reglamento no 207/2009 sobre la prohibición «a cualquier tercero» del uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para una marca registrada sin el consentimiento de su titular, prohíbe dicho uso a «los terceros» está redactada en términos análogos a los actos de la Unión Europea de que se trata. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional aplicar el artículo 34, apartado 2, de la Ley de Marcas de un modo que resulte conforme con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia.

25

Asimismo, al igual que el artículo 54 del Reglamento no 207/2009, el artículo 9 de la Directiva 2008/95 prevé que «el titular de una marca anterior [...] que [...] haya tolerado el uso de una marca posterior registrada [...] durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma». Se deriva del tenor de esta disposición que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca está facultado tanto para solicitar la nulidad de una marca posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca.

26

Por último, debe precisarse que, al igual que el Reglamento no 207/2009, ninguna disposición de la Directiva 2008/95 establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca en favor del tercero titular de una marca posterior.

27

Se deduce, pues, del texto del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y de la estructura general de esta última que, en las circunstancias que prevé, el titular de una marca debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca posterior que haga uso de ella.

28

El hecho de que el titular de la marca posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud de la norma contenida en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 no desvirtúa la conclusión anterior.

29

En efecto, por la misma razón que se expone en los apartados 39 y 40 de la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91), las disposiciones de la Directiva 2008/95 deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca anterior prima sobre la marca posterior, dado que se deduce en particular del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/95 que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección antes que la registrada en segundo lugar.

30

Por otro lado, las consideraciones expuestas en los apartados 49 a 51 de la sentencia Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) son también aplicables mutatis mutandis al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95.

31

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

32

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.