1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между Rosa dels Vents Assessoria SL (наричано по-нататък „Rosa dels Vents“) и U Hostels Albergues Juveniles SL (наричано по-нататък „U Hostels“) във връзка с предявения от Rosa dels Vents, в качеството му на притежател на марки, иск за забрана и преустановяване на нарушение и преустановяване на използването от U Hostels на притежавана от същото последваща марка.

3

Член 4 от Директива 2008/95 гласи:

„1.   Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да се обяви за недействителна:

2.   „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

[…]“.

4

Съгласно член 5, параграф 1 от тази директива:

„Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

5

Член 9, параграф 1 от посочената директива предвижда:

„Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 2 в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана тази марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно“.

6

Член 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1) гласи:

„1.   При възражение на притежателя на по-ранна марка, се отказва регистрация на заявената марка:

2.   За целите на параграф 1 „по-ранни марки“ означават:

[…]“.

7

Член 9, параграф 1 от този регламент предвижда:

„Марката на Общността предоставя на своя притежател изключителни права. Притежателят е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия:

[…]“.

8

Член 53, параграф 1 от посочения регламент гласи:

„Марката на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)], или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение:

[…]“.

9

Съгласно член 54, параграф 1 от същия регламент:

„Когато притежател на марка на Общността, който е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на Общността в Общността, като е знаел за това използване, не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се противопоставя на използването на последващата марка на основание на по-ранната марка, за стоките или услугите, за които е била използвана последващата марка, освен ако заявката за последващата марка на Общността е била извършена недобросъвестно“.

10

Според член 34, параграф 2 от Закон 17/2001 за марките (Ley 17/2001 de Marcas, BOE № 294 от 8 декември 2001 г.) от 7 декември 2001 г. (наричан по-нататък „Законът за марките“):

„[П]ритежателят на регистрирана марка има право да забрани на третите лица използването в търговската дейност без негово съгласие:

[…]“.

11

На 20 март 2013 г. Rosa dels Vents сезира Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid с иск срещу U Hostels, с който цели да бъде забранено и преустановено нарушение и да бъде преустановено използването от U Hostels на националната словна и фигуративна марка № 3058294, представляваща стилизирано изображение на словния знак „uh“, чийто притежател е U Hostels. Това използване на посочената марка от U Hostels нарушавало правата, които Rosa dels Vents имало въз основа на притежавани от него две по-ранни марки, а именно националните словни и фигуративни марки № 3049232 и № 3049402.

12

В писмената си защита по делото в главното производство U Hostels възразява, че Rosa dels Vents не е предявило иск за обявяване на недействителността на посочената национална марка № 3058294 (наричана по-нататък „по-късната марка“). Поради това то иска искът да бъде отхвърлен.

13

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid отбелязва, че според практиката на Tribunal Supremo иск, с който притежателят на марка се противопоставя на използването от трето лице на притежавана от това трето лице по-късна марка, не може да бъде уважен, ако не е предявен иск за обявяване на недействителността на тази по-късна марка.

14

Тази съдебна практика обаче, основаваща се на принципа на имунитета, предоставен от регистрацията, а не на принципа на приоритет, се различавала от практиката на Съда, основаваща се на принципа на приоритет във връзка с положенията, при които притежателят на марка на Общността се противопоставя на използването от трето лице на притежавана от същото по-късна марка на Общността. Наистина, в решението си Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91) в отговор на преюдициален въпрос, поставен от Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria, Съдът постановява, че член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка на Общността да забрани използването в процеса на търговия на идентичните или сходни на марката му знаци на всяко трето лице, обхваща и третите лица, които притежават последваща марка на Общността, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.

15

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid се пита дали това тълкуване на член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се приложи по отношение на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95. Според него, независимо че текстът на втората разпоредба по същество съответства на текста на първата, от това не следва непременно, че даденото от Съда тълкуване на първата разпоредба в решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) се прилага по аналогия по отношение на втората разпоредба.

16

Тази юрисдикция уточнява освен това, че в член 34, параграф 2 от Закона за марките е използван изразът „да забрани на третите лица“ („prohibir que los terceros“), който следователно не съответства напълно на израза „да забрани на всяко трето лице“ („prohibir a cualquier tercero“), съдържащ се в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 и в член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009. При това положение посочената разпоредба от националното право би могла да се определи като непълно прилагане на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, а това поставяло въпроса за тълкуването ѝ в съответствие с тази директива.

17

При тези условия Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли член 5, параграф 1 от Директива [2008/95] да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност идентични или сходни на марката му знаци, е противопоставимо на трето лице, което притежава по-късна марка, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната?“.

18

По силата на член 99 от Процедурния правилник на Съда, когато отговорът на преюдициалния въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика, Съдът може във всеки един момент по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат да реши да се произнесе с мотивирано определение.

19

Тази разпоредба следва да намери приложение в рамките на настоящото преюдициално запитване.

20

В решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) Съдът приема, че член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка на Общността да забрани използването в процеса на търговия на идентичните или сходни на марката му знаци на всяко трето лице, обхваща и третите лица, които притежават последваща марка на Общността, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.

21

Съдът обосновава това тълкуване по следния начин:

[…]

22

Тези съображения във връзка с обхвата на предоставеното от марката на Общността изключително право са от значение и за тълкуването на обхвата на изключителното право, предоставено от марките, регистрирани в държава членка или в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, или от марките с международна регистрация, която има действие в отделна държава членка, хармонизиран с Директива 2008/95.

23

Наистина, на първо място, също както член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009, член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 предоставя изключително право на притежателя на регистрирана марка и му дава право да забрани на „всяко трето лице“ да използва в търговската дейност без негово съгласие знаци, които могат да засегнат марката му. В това отношение в посочените разпоредби не се прави разграничение в зависимост от това дали третите лица са притежатели на марка или не.

24

Национална правна уредба като член 34, параграф 2 от Закона за марките, която, без да възпроизвежда буквално текста на Директива 2008/95 или на Регламент № 207/2009 за забраната за „всяко трето лице“ без съгласие на притежателя на марката да използва в търговската дейност знаци, които могат да засегнат регистрирана марка, забранява такова използване на „третите лица“, трябва да се разглежда като правна уредба с аналогично на посочените актове на Европейския съюз съдържание. Запитващата юрисдикция трябва да приложи член 34, параграф 2 от Закона за марките по начин, който е съобразен с член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, така както го тълкува Съдът.

25

След това, както в член 54 от Регламент № 207/2009, в член 9 от Директива 2008/95 се предвижда, че „[к]огато […] притежателят на по-ранна марка е търпял през непрекъснат период от пет години използването на [регистрирана] по-късна марка […], като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка“. От текста на тази разпоредба следва, че преди изгубването на права вследствие на търпимост притежателят на марка може както да иска обявяване на недействителност на по-късна марка, така и да се противопостави на използването ѝ чрез иск за установяване на нарушение.

26

Накрая, следва да се уточни, че както Регламент № 207/2009, нито една разпоредба от Директива 2008/95 не предвижда изрично ограничаване на изключителното право на притежателя на марката в полза на третото лице, което притежава по-късна марка.

27

Така от текста на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 и от нейната обща структура следва, че при посочените в нея условия притежателят на марка трябва да може да забрани на притежателя на по-късна марка използването на същата.

28

Обстоятелството, че по силата на съдържащото се в член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 правило притежателят на по-късна марка също се ползва от изключително право, не поставя под въпрос този извод.

29

Наистина по същата причина като изложената в точки 39 и 40 от решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) разпоредбите на Директива 2008/95 трябва да се тълкуват с оглед на принципа на приоритет, по силата на който по-ранната марка има предимство пред по-късната марка, при положение че по-конкретно от член 4, параграф 1 от Директива 2008/95 следва, че в случай на конфликт между марки се предполага, че регистрираната по-рано марка отговаря на изискванията за получаване на защита преди тази, която е регистрираната впоследствие.

30

Впрочем изложените в точки 49—51 от решение Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) съображения са приложими mutatis mutandis за член 5, параграф 1 от Директива 2008/95.

31

С оглед на изложеното дотук на поставения въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност идентични или сходни на марката му знаци, обхваща третото лице, което притежава по-късна марка, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.

32

С оглед на обстоятелството, че за страните в главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

Член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност идентични или сходни на марката му знаци, обхваща третото лице, което притежава по-късна марка, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.