<TI><P>Asiaa koskevat oikeussäännöt</P></TI>3Direktiivin yhdeksännessä ja kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: — — tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä; tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille,
— — rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä.
4Direktiivin 4 artiklan 1 ja 4 kohdassa säädetään seuraavaa:1.Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:- a)jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;
- b)jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä
— —
4.Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:- a)tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;
— —
5Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:1.Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:- a)merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
- b)merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
2.Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.
<TI><P>Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset</P></TI>6Davidoff myy kansainvälistä rekisteröityä tavaramerkkiään Davidoff, jonka suoja koskee myös Saksaa, käyttäen miesten kosmetiikkaa, konjakkia, solmioita, silmälasinkehyksiä, sikareja, pikkusikareja ja savukkeita sekä niihin liittyviä tarvikkeita, piippuja ja piipputupakkaa sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja nahkatavaroita.7Gofkid on Saksassa tavaramerkin Davidoff jälkeen rekisteröidyn sana-/kuviomerkin haltija.8Gofkid myy tätä tavaramerkkiä käyttäen muun muassa jalometalleja ja niiden seoksia sekä jalometalleista tai niiden seoksista valmistettuja ja niillä päällystettyjä tuotteita, jotka ovat taidekäsityöesineitä, koruesineitä, pöytäastioita (aterimia lukuun ottamatta), tarjoiluastioita, tuhkakuppeja, sikari- ja savukekoteloja, sikari- ja savukeimukkeita, jalometalli- ja jalokiviesineitä, koruja, jalokiviä, kelloja ja aikaa mittaavia laitteita.9Davidoff on nostanut Saksan tuomioistuimissa Gofkidiä vastaan kanteen, jossa se vaatii yhtäältä, että tämä velvoitettaisiin sakon uhalla olemaan käyttämättä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä Durffee, ja toisaalta, että tämä tavaramerkki julistetaan mitättömäksi. Davidoff väittää, että on olemassa sekaannus-vaara kyseisen tavaramerkin ja tavaramerkin Davidoff välillä. Gofkid käyttää samaa kirjoitustyyliä ja varsinkin kirjaimia D ja ff tavaramerkille Davidoff ominaisessa asussa. Gofkid on Davidoffin käsityksen mukaan tarkoituksellisesti matkinut tavaramerkkiä hyötyäkseen markkinoimissaan tuotteissa tavaramerkin Davidoff nauttimasta suuresta arvostuksesta ja mainosarvosta. Tavaramerkin Durffee käyttö vaarantaa tavaramerkin Davidoff hyvän maineen, sillä yleisö ei yhdistä mielessään Kiinan aluetta kalliisiin huipputuotteisiin.10Gofkid on vaatinut kanteen hylkäämistä esittäen, ettei ole sekaannusvaaraa pääasiassa kyseessä olevien kahden tavaramerkin välillä eikä maineen siirtymisen mahdollisuutta. Sen mukaan tavaramerkissä Davidoff käytettyä englantilaista kirjasinlajia käytetään yleisesti tunnusmerkkinä juuri tupakoitsijoille tarkoitetuissa tuotteissa, mutta myös kelloissa, jalokivi- ja jalometalliesineissä sekä asusteissa.11Alioikeus hylkäsi kanteen. Myös Davidoffin valitus tämän tuomioistuimen antamaa tuomiota vastaan hylättiin. Davidoff teki tällöin Revision-valituksen Bundesgerichtshofiin.12Bundesgerichtshof toteaa ennakkoratkaisupyynnössään muun muassa, ettäDavidoff vaatii pääasiassa laajalti tunnetulle tavaramerkille suojaa toisen tavaramerkin käytöltä osaksi samoja tuotteita varten osaksi samankaltaisia tuotteita varten
alioikeus ja muutoksenhakutuomioistuin ovat hylänneet Davidoffin kanteen sillä perusteella, ettei sekaannusvaaraa ole olemassa
pääasiassa kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaiset
tosiseikkoja on kuitenkin arvioitava täydentävästi ennen kuin voidaan päätellä, onko sekaannusvaaraa olemassa
on tutkittava, suojataanko direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä myös, kun merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tuotteita varten
näiden kahden säännöksen sanamuodon mukaan niitä sovelletaan vain, kun kyseiset tuotteet eivät ole samankaltaisia
kyseisten säännösten laaja tulkinta, jonka mukaan niitä sovellettaisiin myös tapauksissa, joissa merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tuotteita varten, voitaisiin kuitenkin perustaa näkökohtaan, jonka mukaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaaminen olisi vielä perustellumpaa käytettäessä merkkiä tällaisia tuotteita varten kuin käytettäessä tätä tuotteita varten, jotka eivät ole samankaltaisia.
jos kyseisiä säännöksiä on kuitenkin tulkittava kirjaimellisesti, on kysyttävä, rajoitetaanko niillä lopullisesti kansallisessa oikeudessa laajalti tunnetuille tavaramerkeille mahdollisesti annettavan suojan laajuus vai sallitaanko niiden mukaan sellaisten täydentävien kansallisten säännösten antaminen, joilla pyritään erityisesti antamaan tällaisille tavaramerkeille suojaa vilpillistä kilpailua vastaan käytettäessä myöhempää merkkiä samoja tai samankaltaisia tuotteita varten.
13Koska Bundesgerichtshof katsoi, että tältä osin pääasian ratkaisu riippuu direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta, se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:- 1)Onko — — ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY — — 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava (ja siis myös sovellettava) siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille oikeus säätää, että laajalti tunnetuille tavaramerkeille annetaan laajempaa suojaa myös sellaisissa tapauksissa, että myöhempää tavaramerkkiä käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity?
- 2)Onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetty tyhjentävästi niissä mainituilla perusteilla (aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle), milloin kansallisessa lainsäädännössä on sallittua antaa laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille, vai onko niiden mukaan sallittua antaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille kansallisilla säännöksillä lisäksi suojaa sellaisia myöhempiä merkkejä vastaan, joita käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity?