Valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, että kaikissa kyseisissä tavaroissa tai niiden pakkauksissa voi olla pinnan kuvio joko koristeena tai teknisessä tarkoituksessa niiden tartunnan parantamiseksi. Se totesi implisiittisesti, että mahdollisuus käyttää pinnan kuviota kyseisissä tavaroissa tai niiden pakkauksessa on riittävää, jotta tavaroiden ulkoasusta muodostuvia merkkejä koskevaa oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa.

EUIPO vastasi sille suullisessa käsittelyssä tältä osin esitettyyn kysymykseen, että sen mukaan tavaroiden ulkoasusta muodostuvia tavaramerkkejä koskevan oikeuskäytännön soveltamiseksi käsiteltävässä asiassa on riittävää, että kyseisen merkin käyttö kyseisten tavaroiden tai niiden pakkausten pinnan kuviona on mahdollista, eikä tällaisen käytön tarvitse olla merkin todennäköisintä käyttöä.

Kantaja väitti suullisessa käsittelyssä, että arviointiperusteen pitäisi olla paljon tiukempi ja ettei pelkkä mahdollisuus siitä, että kyseistä merkkiä voidaan käyttää kyseisten tavaroiden tai niiden pakkausten pinnan kuviona, voi olla riittävä.

Ensiksi on nimettävä merkityksellinen peruste sen määrittämiselle, sovelletaanko tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä silloin, kun kuviomerkiksi nimettyä säännöllisenä toistuvien osatekijöiden sarjasta koostuvaa merkkiä voidaan mahdollisesti käyttää itse kyseessä olevien tavaroiden pinnan kuviona (ks. jäljempänä 54–57 kohta). Tämän jälkeen on tutkittava erityistapauksena tällaisen merkin mahdollista käyttöä pinnan kuviona, mutta ei itse kyseisissä tavaroissa, vaan niiden pakkauksessa (ks. jäljempänä 58–68 kohta).

Kun määritellään merkityksellistä perustetta, on otettava huomioon se seikka, että säännöllisenä toistuvien osatekijöiden sarjasta muodostuva merkki sopii erityisesti käyttöön pinnan kuviona. Tällaisen merkin ominaispiirteistä johtuen sen käyttö pinnan kuviona on lähtökohtaisesti todennäköistä, ja näin on riippumatta siitä, onko tavaramerkin hakija nimennyt sen kuviomerkiksi, kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi, pinnan kuvioksi vai joksikin muuksi.

Näin ollen vain silloin, kun käyttö pinnan kuviona on kyseisten tavaroiden luonteen vuoksi epätodennäköistä, tällaista merkkiä ei voida katsoa pinnan kuvioksi kyseisten tavaroiden osalta. Muissa tapauksissa voidaan katsoa, että kyseinen merkki, joka omaa tyypillisiä pinnan kuvion ominaisuuksia sen osatekijöiden toistuvan jakson vuoksi, on todella pinnan kuvio.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi 13.4.2011 annetun tuomion Deichmann v. SMHV (Kulman muotoinen nauha, jonka reunoissa on katkoviivat) (T‑202/09, ei julkaistu, EU:T:2011:168), johon EUIPO vetosi, 47 kohdassa, että valituslautakunta oli voinut ottaa kyseisen tavaramerkin tutkinnan perustaksi sen ”todennäköisimmän” käytön.

On todettava, ettei mainittu tuomio koskenut osatekijöiden toistuvasta sarjasta muodostuvan merkin rekisteröintiä. Tässä tilanteessa unionin tuomioistuin totesi, että käyttö koristeena tai vahvisteena kyseisissä tavaroissa oli ”todennäköisintä”. Kun merkki koostuu osatekijöiden toistuvasta sarjasta ja sopii siis ominaispiirteidensä vuoksi erityisesti käyttöön pinnan kuviona, on lähtökohtaisesti todennäköistä, että tällaista merkkiä käytetään sen ominaispiirteiden vuoksi pinnan kuviona. Tämän vuoksi on perusteltua katsoa, että vain silloin, kun käyttö pinnan kuviona on kyseisten tavaroiden luonteen vuoksi epätodennäköistä, tällaista merkkiä ei voida katsoa pinnan kuvioksi kyseisten tavaroiden osalta (ks. edellä 54 ja 55 kohta). Tästä on tarkennettava, että on kyse objektiivisesta perusteesta, joka ei riipu kyseisen yrityksen kaupallisista aikeista.

Tämän jälkeen on kysyttävä, onko se, että pinnan kuvion käyttö kyseisten tavaroiden pakkauksessa on mahdollista ja että se ei ole epätodennäköistä, riittävää, jotta tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa.

EUIPO väitti suullisessa käsittelyssä, että mahdollisuus käyttää merkkiä kyseisten tavaroiden pakkauksessa on riittävää, jotta tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa.

Kantaja väitti suullisessa käsittelyssä, että oikeuskäytännön mukaan tavaran pakkauksen muoto voidaan rinnastaa tavaran muotoon vain sellaisten tavaroiden osalta, jotka tarvitsevat pakkauksen itse tavaroiden luonteesta johtuvista syitä, koska niillä ei nesteiden tapaan ole niille ominaista muotoa.

On huomattava, että edellä 23 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden alkuperää niiden pakkauksen muodon perusteella.

On tutkittava, voidaanko tätä oikeuskäytäntöä soveltaa myös kuviomerkiksi nimettyyn merkkiin, joka muodostuu osatekijöiden toistuvasta sarjasta ja sopii siis erityisesti käyttöön tietyn tavaran pakkauksen pinnan kuviona.

On todettava, että tavaroiden ulkoasusta muodostuviin tavaramerkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä sovelletaan kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin, jotka muodostuvat nesteiden kaltaisten sellaisten tuotteiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä (ks. vastaavasti tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, 29–31 kohta). Tätä oikeuskäytäntöä on sovellettava myös silloin, kun rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu nestemäisen tuotteen pakkauksen pinnan erityisestä ulkoasusta (tuomio 20.10.2011, Freixenet v. SMHV, C‑344/10 P ja C‑345/10 P, EU:C:2011:680, 48 kohta).

Tästä seuraa, että tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan myös sellaisten tavaroiden pakkauksissa käytettävään pinnan kuvioon, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaroiden luonteesta johtuvista syistä.

Tämän oikeuskäytännön soveltamista ei kuitenkaan ole rajoitettava sellaisten tavaroiden paikkauksiin, jotka on välttämättä pakattava itse tavaroiden luonteesta johtuvista syistä. Näin ollen tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa makeiskäärepaperiin (tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, 26–29 kohta), vaikka makeinen ei välttämättä tarvitse yksittäispakkausta. Lisäksi tätä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa savukerasian muotoon (tuomio 12.9.2007, Philip Morris Products v. SMHV (Savukerasian muoto), T‑140/06, ei julkaistu, EU:T:2007:272, 64 kohta), vaikka savukkeita ei välttämättä tarvitse pakata näiden tuotteiden luonteesta johtuvista syistä. Savukerasiaa ei tarvita muodon antamiseen pakatulle tavaralle, sillä savukkeilla on oma muotonsa, eivätkä ne ole nestemäisiä tai rakeisia tuotteita.

Näin ollen tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä sovelletaan myös sellaisten tuotteiden, kuten makeiset tai savukkeet, pakkauksissa käytettäviin pinnan kuvioihin. On todettava, että on kyse tuotteista, joita tavallisesti myydään pakkauksessa ja jotka yleensä otetaan pois pakkauksestaan vain juuri ennen niiden kuluttamista.

On kuitenkin todettava, ettei tämän oikeuskäytännön soveltaminen ole perusteltua silloin, kun pinnan kuviota käytetään pelkässä kuljetuspakkauksessa. Pelkässä kuljetuspakkauksessa käytettävää pinnan kuviota ei nimittäin voida rinnastaa tavaran ulkoasuun.

Edellä 55 kohdassa määritellyn kaltainen peruste soveltuu siis lähtökohtaisesti myös silloin, kun on kyse käytöstä kyseisten tavaroiden pakkauksen pinnan kuviona, kuitenkin lukuun ottamatta pelkkiä kuljetuspakkauksia.

Näiden toteamusten valossa on tutkittava, onko valituslautakunta soveltanut käsiteltävässä asiassa perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä.

Luokkaan 25 sisältyvistä tavaroista ”jalkineet, myös mukavuusjalkineet ja työ-, vapaa-ajan-, terveys- ja urheilujalkineet, mukaan lukien sandaalit, voimistelusandaalit, pistokkaat, tossut, puukengät, myös sellaiset, joissa on sisäpohjallinen, erityisesti anatomisesti muotoiltu syvä sisäpohjallinen, jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset, suojapohjalliset” on todettava, ettei ole epätavanomaista, että niiden pinnalla on kuvio. Kengät ovat muotituotteita, minkä vuoksi niiden pinnalla voi olla kuvio esteettisistä syistä. Lisäksi pinnan kuviota voidaan käyttää kengänpohjissa teknisistä syistä. Pohjat on nimittäin usein profiloitu kengän ja alustan välisen pidon parantamiseksi, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappaleessa.

Kantaja väittää tästä, ettei kyseinen merkki voi täyttää teknistä tehtävää, sillä kuviomerkki on luonteeltaan kaksiulotteinen.

On kuitenkin todettava, että kyseisen merkin muodostavat aaltoviivat saavat aikaan varjon vaikutelman, joka antaa tälle merkille kolmiulotteisen vaikutelman. Näiden viivojen reuna on nimittäin tummempi kuin niiden keskiosa. Pitää tosin kantajan väitteen mukaisesti paikkansa, että kansainvälistä tavaramerkkiä on haettu kaksiulotteisena kuviomerkkinä ja ettei hakemus sisällä minkäänlaista kuvausta, jonka perusteella voitaisiin todeta, että merkki sisältää koholla olevia tai koverrettuja osia. Valituslautakunta nojautui kuitenkin perustellusti kyseisen merkin ominaisuuksiin ja erityisesti aaltoviitojen aikaansaamaan varjon vaikutelmaan todetakseen, että tätä merkkiä voidaan käyttää myös kohokuviona.

Lisäksi on todettava, että oikeuskäytännön mukaan mikään ei estä sitä, että valituslautakunta ottaa kuviomerkiksi nimetyn merkin rekisteröintihakemuksen yhteydessä huomioon merkin mahdollisen käytön kolmiulotteisessa muodossa (ks. vastaavasti tuomio 10.9.2015, EE v. SMHV (Valkoisten pisteiden esitys norsunluunvärisellä pohjalla), T‑144/14, ei julkaistu, EU:T:2015:615, 40 kohta).

Kantajan argumentista, jonka mukaan riidanalainen päätös on ristiriitainen, sillä sama tavaramerkki ei voi olla samalla kaksiulotteinen pinnan kuvio ja kolmiulotteinen päällyste, on todettava seuraavaa.

Mikään ei estä ottamasta huomioon yhtäältä merkin kaksiulotteista käyttöä ja toisaalta sen kolmiulotteista käyttöä. Esimerkiksi 10.9.2015 annetussa tuomiossa Valkoisten pisteiden esitys norsunluunvärisellä pohjalla (T‑144/14, ei julkaistu, EU:T:2015:615, 40 ja 43 kohta), unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon yhtäältä valkoisia pisteitä norsunluunvärisellä pohjalla esittävän kuviomerkin mahdollisen käytön painotuotteissa ja internetsivuilla (eli kaksiulotteisen käytön) ja toisaalta käytön pieninä koholla olevina palloina, jotka tekevät tavaran pinnasta vähemmän liukkaan (eli kolmiulotteisen käytön). Vastoin kantajan väitettä riidanalainen päätös ei siis ole tältä osin ristiriitainen.

On lisäksi todettava, että kantaja on todennut hallinnollisessa menettelyssä ja kirjelmissään unionin yleisessä tuomioistuimessa, että se on käyttänyt kyseistä merkkiä yli 40 vuotta. Kun kantajalta kysyttiin tästä käytöstä suullisessa käsittelyssä, se myönsi, että käyttö on koostunut kyseisen merkin käytöstä kengänpohjissa ja että kuvio kattaa koko pohjan. Tällainen käyttö vastaa kyseisen merkin käyttöä koholla olevana pinnan kuviona.

Pitää tosin kantajan väitteen mukaisesti paikkansa, että kun tutkitaan merkin ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä, arvioinnin on perustuttava kyseisen merkin ominaisuuksiin, eikä sen konkreettista käyttöä oteta huomioon.

On kuitenkin todettava, ettei kantajan argumentointi ole johdonmukaista, koska se väittää yhtäältä, että kansainvälinen tavaramerkki on ”tavanomainen” kaksiulotteinen kuviomerkki eikä pinnan kuvio, ja toisaalta, että käyttö kengänpohjissa eli koholla olevana pinnan kuviona on kyseisen tavaramerkin käyttöä.

Lisäksi on todettava, että kantajan hallinnollisessa menettelyssä kyseisen merkin käytöstä toimittama ainoa esimerkki on valokuva kyseisellä kuviolla varustetusta levystä, jota käytetään kenkätelineiden pohjana ja josta on kuva riidanalaisen päätöksen 6 kohdassa. Tällainen käyttö vastaa kyseisen merkin käyttöä kaksiulotteisessa muodossa. On huomattava, että käytössä kenkätelineiden pohjana kyseistä merkkiä ei ole käytetty neliön muodossa, vaan sitä on laajennettu joka puolelle, jotta se peittäisi kokonaan näiden telineiden pohjan. Kyse oli siis käytöstä kaksiulotteisena pinnan kuviona.

Kun kantaja väittää, että sekä käyttö kenkätelineiden pohjana että käyttö kengänpohjissa on kansainvälisen tavaramerkin käyttöä, se myöntää implisiittisesti, että kyseistä merkkiä voidaan käyttää sekä kaksi- että kolmiulotteisessa muodossa.

Kantajan suullisessa käsittelyssä esittämästä argumentista, jonka mukaan se aikoo käyttää kansainvälistä tavaramerkkiä tulevaisuudessa neliönä, jota käytetään sen tavaroissa paikoissa, joissa kohdeyleisö odottaa kantajan mukaan näkevänsä tavaramerkin, on todettava seuraavaa. Kuten kantaja itse väittää, EUIPO:n pitää viitata merkin erottamiskykyä tutkiessaan rekisteröintihakemukseen liitettyyn haetun tavaramerkin kuvaan ja mahdollisesti tähän hakemukseen sisältyvään kuvaukseen (ks. edellä 38 kohta). Tavaramerkin hakijan kaupalliset suunnitelmat, jotka voivat muuttua ajan ja sen tahdon mukaan, eivät sen sijaan ole merkityksellisiä.

Lisäksi on todettava, että kun osatekijöiden toistuvasta sarjasta muodostuvaa kuviota esittävän tavaramerkin hakija suunnittelee tämän merkin tietynlaista käyttöä ja katsoo, että kyseisellä merkillä on sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, kun sitä käytetään tällä tietyllä tavalla (esimerkiksi neliön muodossa kyseisten tavaroiden tietyssä paikassa), se voi hakea esimerkiksi sijaintimerkin rekisteröimistä sen varmistamiseksi, että EUIPO ottaa erottamiskyvyn arvioinnissa huomioon kuvion käytön tietyssä suunnitellussa muodossa. Kuten EUIPO väitti suullisessa käsittelyssä, se ei kuitenkaan voi perustaa päätöstä tavaramerkin rekisteröinnistä tai kansainvälisen tavaramerkin suojasta unionissa pelkkiin hakijan lupauksiin käyttää tavaramerkkiä tietyllä tavalla.

Edellä esitetyn perusteella ei ole epätodennäköistä, että kenkien pinnalla on kuvio joko esteettisistä tai teknisistä syistä. Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä luokkaan 25 kuuluviin seuraaviin tavaroihin: ”jalkineet, myös mukavuusjalkineet ja työ-, vapaa-ajan-, terveys- ja urheilujalkineet, mukaan lukien sandaalit, voimistelusandaalit, pistokkaat, tossut, puukengät, myös sellaiset, joissa on sisäpohjallinen, erityisesti anatomisesti muotoiltu syvä sisäpohjallinen, jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset, suojapohjalliset”.

Luokkaan 25 kuuluvista seuraavista tavaroista: ”tämänkaltaisten jalkineiden osat ja tarvikkeet, nimittäin jalkineiden päälliset; korot; kengänpohjat; jalkineiden sisäpohjat; sisäpohjalliset; jalkineiden pohjaosat; myös jalkapedit; jalkatuet”, on tämän jälkeen todettava seuraavaa.

Ei ole epätodennäköistä, että kenkien osissa ja lisäosissa on pinnan kuvio. ”Kengänpohjissa” koholla oleva pinnan kuvio voi parantaa pitoa kengän ja alustan välillä. Samat toteamukset pätevät ”korkoihin”. ”Jalkineiden päällisissä” pinnan kuviota voidaan käyttää koristelutarkoituksessa.

Tavaroiden ”jalkineiden sisäpohjat; sisäpohjalliset; jalkineiden pohjaosat; myös jalkapedit; jalkatuet” yläpinnalla voi olla pinnan kuvion koristelutarkoituksessa. Sisäpohjat eivät tosin näy, kun kenkää käytetään. On kuitenkin kyse osista, jotka kenkien käyttäjä näkee, kun hän laittaa ne jalkaan tai ottaa ne jalasta. Lisäksi kantaja myönsi vastauskirjelmässään, että kenkien sisäpohjissa voi olla kuvioita, kuten kukkia tai eläinten painokuvia. Pelkästään se seikka, ettei kenkien sisäpohja näy jalkineen käytössä, ei siis estä koristekuvioiden käyttämistä siinä. Tällainen käyttö ei ole epätodennäköistä.

Sisäpohjien alaosassa voi myös olla koholla oleva pinnan kuvio teknisessä tarkoituksessa, jotta estetään pohjan liukuminen kengässä. Tällainenkaan käyttö ei ole epätodennäköistä.

Edellä 86 ja 87 kohdan toteamukset pätevät myös seuraaviin luokkaan 25 sisältyviin tavaroihin: ”pohjalliset ja irtopohjalliset; erityisesti sellaiset, jotka sisältävät jalkapedin tai anatomisesti muotoillun syvän jalkapedin luonnonkorkista, lämpömuovatusta keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista; myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista” ja ”jalkineiden sisäpohjat”.

Lisäksi edellä 70, 83 ja 85–87 kohdan toteamukset pätevät myös seuraaviin luokkaan 25 kuuluviin tavaroihin: ”jalkineet, mukaan luettuna kengät ja sandaalit, saappaat sekä osat ja lisäosat kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten tässä luokassa”.

Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä seuraaviin luokkaan 25 kuuluviin tavaroihin: ”tämänkaltaisten jalkineiden osat ja tarvikkeet, nimittäin jalkineiden päälliset; korot; kengänpohjat; jalkineiden sisäpohjat; sisäpohjalliset; jalkineiden pohjaosat; myös jalkapedit; jalkatuet”; ”pohjalliset ja irtopohjalliset; erityisesti sellaiset, jotka sisältävät jalkapedin tai anatomisesti muotoillun syvän jalkapedin luonnonkorkista, lämpömuovatusta keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista; myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista”; ”sisäpohjalliset” ja ”jalkineet, mukaan luettuna kengät ja sandaalit, saappaat sekä osat ja lisäosat kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten tässä luokassa”.

Edellä 70, 83 ja 85–87 kohdan toteamukset, jotka liittyvät kenkiin ja niiden osiin ja lisäosiin, pätevät myös luokkaan 10 kuuluviin jalkineisiin. Luokkaan 10 kuuluvissa ortopedisissä kengissä voi nimittäin luokkaan 25 kuuluvien kenkien tapaan olla pinnan kuvio koristelutarkoituksessa päällisissä tai teknisessä tarkoituksessa kengänpohjassa. Edellä 84–87 kohdan päätelmät pätevät ortopedisten kenkien osiin ja lisäosiin.

Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä seuraaviin luokkaan 10 kuuluviin tavaroihin: ”ortopediset jalkineet ja jalkineet sekä niiden osat kuntoutukseen, jalkavoimisteluun ja hoitoon sekä muuhun lääkinnälliseen käyttöön, mukaan lukien ortopediset kengät, myös sellaiset kengät, joissa on sisäpohjalliset tai ortopediset jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset; tämänkaltaiset jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset ja niiden osat, myös jäykkien lämpömuovautuvien pohjallisten muodossa”; ”kenkien rakenneosat ja kiinto-osat ortopediseen kenkien oikaisuun, erityisesti soviteosat, kiilat, tyynyt, ulkopohjat, irtopohjalliset, vaahtopehmusteet, vaahtopelotit sekä jalanmuotoiset pohjat, myös sellaisten joustavien pohjallisten muodossa, joissa on ortopediset jalanmuotoiset pohjat luonnonkorkista, lämpömuovatusta keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista, myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista”, ”ortopediset pohjalliset ja irtopohjalliset”; ”ortopediset tuet jaloille ja kenkiin”; ”ortopediset kengät, erityisesti ortopediset sandaalit ja avokengät” ja ”ortopediset kengänpohjalliset; pohjalliset myös muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista, myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista”.

Tämän jälkeen on tarkasteltava sitä, sovelsiko valituslautakunta perustellusti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä muihin kansainvälisen tavaramerkin kattamiin luokkaan 10 kuuluviin tavaroihin.

Valituslautakunta totesi tavaroista ”kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet” perustellusti, että niiden kädensijassa, siis niiden pinnan osassa, voi olla koholla oleva pinnan kuvio teknisistä syistä, jotta ote olisi varmempi ja tarkempi. On todettava, ettei tällainen käyttö ole epätodennäköistä.

Luokkaan 10 kuuluvat ”ortopediset tuotteet” muodostavat laajan tavararyhmän. Ei ole epätodennäköistä, että joissakin niissä on koholla oleva pinnan kuvio teknisessä tarkoituksessa eli pidon parantamiseksi.

Valituslautakunta siis sovelsi perustellusti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä luokkaan 10 kuuluviin tavaroihin ”kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet” ja ”ortopediset tuotteet”.

Sitä vastoin luokkaan 10 kuuluvista tavaroista ”tekojäsenet, ‑silmät ja ‑hampaat” on todettava, että on epätodennäköistä, että niissä on pinnan kuvio. Nämä tavarat on nimittäin yleensä suunniteltu siten, että ne näyttävät mahdollisimman luonnollisilta, ja pinnan kuvion käyttäminen olisi tämän vastaista.

Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta nojautui siihen seikkaan, että on tarkoituksenmukaista myydä näitä tavaroita pakkauksessa, jossa on koholla oleva pinnan kuvio, jotta ote olisi varmempi ja tarkempi.

On kysyttävä, onko pinnan kuvion mahdollinen käyttö tavaroiden ”tekojäsenet, ‑silmät ja ‑hampaat” pakkauksessa riittävää, jotta tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa. Aluksi on todettava, että on kyse mittatilaustyönä valmistetuista tavaroista, jotka on näin ollen tilattava. Niitä tilaavat yleensä terveysalan ammattilaiset. Valituslautakunta totesi lisäksi riidanalaisen päätöksen 19 perustelukappaleessa, että nämä tavarat on suunnattu terveysalan ammattilaisille.

Lisäksi on todettava, että on tosin todennäköistä, että nämä tavarat toimitetaan paikkauksessa, jotta vältetään niiden vahingoittuminen kuljetuksessa ja suojellaan niitä niiden paikalleen asettamiseen asti. On kuitenkin todettava, että on kyse tavaroista, jotka asetetaan paikalleen heti kun mahdollista niiden toimittamisen jälkeen. Koska ne on valmistettu mittatilaustyönä, niitä ei ole tarkoitettu varastoitavaksi.

Riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa olevasta valituslautakunnan päätelmästä, jonka mukaan on tarkoituksenmukaista myydä tavaroita ”tekojäsenet, ‑silmät ja ‑hampaat” pakkauksessa, jonka pinnalla on koholla oleva kuvio, on todettava, että nämä tavarat, jotka on välttämättä valmistettu mittatilaustyönä, pikemminkin ”toimitetaan” pakkauksessa kuin ”myydään” pakkauksessa.

On todettava, ettei mahdollinen käyttö näiden tavaroiden pakkauksen pinnan kuviona ole riittävää, jotta voitaisiin katsoa, että pinnan kuvio muodostuu näiden tavaroiden ulkoasusta, koska pakkaus on katsottava pelkäksi kuljetuspakkaukseksi.

EUIPO väitti suullisessa käsittelyssä, että käyttäjän on laitettava nämä tavarat säilytykseen, kun niitä ei käytetä, ja että hän voisi asettaa ne alkuperäiseen pakkaukseen. Tällä tavalla se väitti, ettei ole kyse pelkästä kuljetuspakkauksesta vaan pakkauksesta, jonka terveysalan ammattilainen, joka on asettanut paikalleen tekojäsenet, ‑silmät ja ‑hampaat, antaa käyttäjälle ja jonka käyttäjä säilyttää.

Tekosilmistä on kuitenkin todettava, että niitä käytetään pysyvästi sen jälkeen, kun ne on asetettu paikalleen.

Tekohampaista on todettava, että kun ne eivät ole kiinteät vaan irrotettavat, niitä säilytetään yleensä vesilasissa tai erityisessä astiassa, joka täytetään vedellä. Ei olisi käytännöllistä säilyttää niitä alkuperäispakkauksessa, sillä tällaista pakkausta ei yleensä voida täyttää vedellä.

EUIPO ei ole esittänyt tekojäsenistä minkäänlaista argumenttia, jonka nojalla voitaisiin katsoa, että käyttäjä saa ne paikalleen asettaneelta terveysalan ammattilaiselta alkuperäispakkauksen ja säilyttää tekojäseniä niiden alkuperäispakkauksessa, kun hän ei käytä niitä.

EUIPO:n tältä osin suullisessa käsittelyssä esittämää argumenttia ei siis voida hyväksyä.

Valituslautakunta sovelsi siis virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä tavaroihin ”tekojäsenet, ‑silmät ja ‑hampaat”. Näiden tavaroiden osalta pakkauksen ulkoasun ei nimittäin voida katsoa muodostuvan tavaroiden ulkoasusta, minkä vuoksi mahdollisuus käyttää pinnan kuviota pakkauksessa ei voi olla riittävää tämän oikeuskäytännön soveltamiseksi.

On todettava, että tavaroiden ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” osalta on epätodennäköistä, että niissä itsessään olisi pinnan kuvio, ja että valituslautakunta ei nojannut päättelyään pinnan kuvion mahdolliseen käyttöön itse näissä tavaroissa.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa, että nämä tavarat ovat lääketieteellisiä tavaroita, joita pitää käsitellä erityisen huolellisesti ja joita on tarkoituksenmukaista myydä pakkauksessa, jossa on pinnan kuvio, jotta ote olisi varmempi ja tarkempi.

Näitä päätelmiä ei kuitenkaan voida hyväksyä. Haavanompelutarvikkeet eivät nimittäin ole hauraita, minkä vuoksi ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta myydä niitä pakkauksessa, jossa on koholla oleva pinnan kuvio, jotta ote olisi varmempi. Kun otetaan huomioon näiden lääketieteellisten tavaroiden luonne, vaikuttaa lisäksi epätodennäköiseltä, että niiden pakkauksessa olisi pinnan kuvio koristelutarkoituksessa, eikä valituslautakunta myöskään ole nojannut päätelmiään pinnan kuvion mahdolliseen käyttöön koristelutarkoituksessa haavanompelutarvikkeiden pakkauksessa.

On siis epätodennäköistä, että tavaroissa ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” olisi pinnan kuvio joko itse tavaroissa tai niiden pakkauksessa. Tämän vuoksi valituslautakunta on soveltanut virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä tavaroihin ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin”.

Tämän lisäksi luokkaan 25 kuuluvista tavaroista ”vaatteet, päähineet”, ”vyöt”, ”saalit” ja ”kaulahuivit” on todettava, että on kyse muotialan tuotteista. Niissä on usein pinnan kuvioita koristelutarkoituksessa. Kantajan väitettä, jonka mukaan vöitä ei yleensä ole varustettu kuvioilla solkea lukuun ottamatta, ei voida hyväksyä. On tunnettu seikka, että vöissä on usein pinnan kuvioita koristelutarkoituksessa. Joka tapauksessa ei ole epätodennäköistä, että niissä on pinnan kuvio.

Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä seuraaviin luokkaan 25 kuuluviin tavaroihin ”vaatteet, päähineet”, ”vyöt”, ”saalit” ja ”kaulahuivit”.

Kansainvälisen tavaramerkin kattamista luokkaan 18 kuuluvista tavaroista on tämän jälkeen todettava seuraavaa.

Tavaroista ”matka-arkut ja ‑laukut” ja ”kolikkokukkarot; laukut; käsilaukut; asiakirjakotelot; vyötärölaukut; pukupussit matkakäyttöön; avainkotelot (nahkatavara); meikkilaukut; meikkipussit, meikkilaukut; matkakassit; reput” on todettava, että on kyse tuotteista, jotka voivat täyttää ensisijaisen tehtävänsä lisäksi yhteisen esteettisen tehtävän vaikuttamalla kyseisen kuluttajan ulkoiseen imagoon (ks. vastaavasti tuomio 6.11.2014, Vans v. SMHV (Aaltoviivan esitys), T‑53/13, ei julkaistu, EU:T:2014:932, 54 kohta).

Kuten unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut, luokkaan 18 kuuluvien erilaisten nahkatavarateollisuuden tuotteiden voidaan katsoa kuuluvan muotialalle sanan laajassa merkityksessä (ks. tuomio 6.11.2014, Aaltoviivan esitys, T‑53/13, ei julkaistu, EU:T:2014:932, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Tavaroiden ”sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit” voidaan myös katsoa kuuluvan muotialalle sanan laajassa merkityksessä, koska kuluttaja voi käyttää niitä tietyn ulkoisen imagon luomiseksi (ks. vastaavasti tuomio 6.11.2014, Aaltoviivan esitys, T‑53/13, ei julkaistu EU:T:2014:932, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Kansainvälinen tavaramerkki kattaa myös luokkaan 18 kuuluvat tavarat ”nahat ja nahkajäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat tässä luokassa”. Viimeksi mainituista tavaroista eli luokkaan 18 kuuluvasta nahasta ja nahkajäljitelmistä on todettava, että myös ne ovat yleensä muotituotteita.

Lisäksi on todettava, että sekä muotituotteissa sanan laajassa merkityksessä että tavaroissa ”piiskat, valjaat ja satulavarusteet” voi olla erilaisia koristeita (ks. vastaavasti tuomio 6.11.2014, Aaltoviivan esitys, T‑53/13, ei julkaistu, EU:T:2014:932, 62 kohta).

Ei siis ole epätodennäköistä, että näissä tavaroissa on pinnan kuvioita koristelutarkoituksessa.

Lisäksi valituslautakunta totesi perustellusti, että edellä 116 ja 118–120 kohdassa mainitut tuotteet suunnitellaan tavanomaisesti kuluttajien kannettaviksi kahvan tai muiden osien avulla. Näin ollen ei ole epätodennäköistä, että kyseisten tavaroiden näissä osissa on koholla oleva pinnan kuvio otteen parantamiseksi.

Tavaroista ”nahat ja nahkajäljitelmät” on myös todettava, että niiden pinnalla voi olla kuvioita koristelutarkoituksessa. Kuten EUIPO totesi suullisessa käsittelyssä ilman, että kantaja olisi riitauttanut sitä, tavarat ”nahat ja nahkajäljitelmät” sisältävät valmiita tuotteita. Ei siis ole epätodennäköistä, että näiden tavaroiden pinnalla on kuvioita koristelutarkoituksessa.

Sitä vastoin ilmaisut ”eläinten nahat, vuodat” (englanninkielisessä versiossa ”animal skins, hides” ja saksankielisessä versiossa ”Häute und Felle”) tarkoittavat puolivalmiita tavaroita, joiden pinnalla ei ole kuvioita, kuten kantaja perustellusti totesi. ”Vuodista” on todettava lisäksi, että on kyse karvapeitteisistä eläimen nahoista. On vaikeaa kuvitella, että karvapeitteisten eläinten nahkojen pinnalla voisi olla kuvioita.

On lisäksi todettava, että jos ”eläinten nahat, vuodat” toimitetaan pakkauksessa, on yleensä kyse pelkästä kuljetuspakkauksesta. Mahdollinen pinnan kuvion käyttö tällaisessa pakkauksessa ei tarkoita, että kyseinen merkki muodostuu tavaroiden ”eläinten nahat, vuodat” ulkoasusta.

Valituslautakunta sovelsi siis tavaroihin ”eläinten nahat, vuodat” virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä.

Luokkaan 18 kuuluviin tavaroihin valituslautakunta sovelsi sitä vastoin perustellusti tätä oikeuskäytäntöä.

Edellä esitetystä johtuu, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita: ”tekojäsenet, ‑silmät ja ‑hampaat”, ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” ja ”eläinten nahat, vuodat”. Valituslautakunta sovelsi nimittäin näihin tavaroihin virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä, minkä vuoksi se nojautui virheellisiin tutkintaperusteisiin.