Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”On perusteltua suojata [EU-]tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään.”

Kyseisen asetuksen 9 artiklan, jonka otsikkona on ”[EU-]tavaramerkin tuottamat oikeudet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Rekisteröidyn [EU-]tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa: – –

b)merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja [EU-]tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

– –”

Kyseisen asetuksen 15 artiklan, jonka otsikkona on ”[EU-]tavaramerkin käyttäminen”, 1 kohdan sanamuoto on seuraava: ”Jos [EU-]tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut unionissa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, [EU-]tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia. – –”

Saman asetuksen 51 artiklassa, jonka otsikkona on ”Menettämisperusteet”, säädetään seuraavaa: ”1.[EU-]tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO)] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a)viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus tai vastakanne voidaan tehdä;

– – 2.Jos menettämisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten [EU-]tavaramerkki on rekisteröity, haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.”

Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan, jonka otsikkona on ”Menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”[EU-]tavaramerkillä ei katsota olleen, menettämisvaatimuksen tai vastakanteen tekemispäivästä alkaen, tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin kuin haltijan on julistettu menettäneen oikeutensa kokonaan tai osittain. Päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.”

Kyseisen asetuksen 99 artiklassa, jonka otsikkona on ”Pätevyysolettamus – asiaperustetta koskevat väitteet”, säädetään seuraavaa: ”1.[EU-]tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet pitävät [EU-]tavaramerkkiä pätevänä, jollei vastaaja kiistä sen pätevyyttä menettämistä tai mitättömyyttä koskevalla vastakanteella. – – 3.Edellä 96 artiklan a ja c [ala]kohdassa tarkoitettujen kanteiden osalta [EU-]tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskeva väite, joka esitetään muulla tavoin kuin vastakanteen muodossa, voidaan ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin vastaaja vetoaa siihen, että [EU-]tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa riittämättömän käytön vuoksi tai koska tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi vastaajan aikaisemman oikeuden vuoksi.”

Asetusta N:o 207/2009 on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016.

Asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 3 kohta on korvattu jälkimmäisellä asetuksella seuraavasti: ”Edellä 96 artiklan a ja c [ala]kohdassa tarkoitettujen kanteiden osalta EU-tavaramerkin menettämistä koskeva väite, joka esitetään muulla tavoin kuin vastakanteen muodossa, voidaan ottaa tutkittavaksi, jos vastaaja vetoaa siihen, että EU-tavaramerkki voidaan kumota, koska merkki ei ollut tosiasiallisessa käytössä, kun loukkauskanne nostettiin.”

Länsförsäkringar, joka toimii pankki-, rahasto- ja vakuutusalalla, on EU-kuviomerkiksi rekisteröidyn tavaramerkin nro 005423116 haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity 4.1.2008 muun muassa palveluille, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen (jäljempänä Nizzan sopimus), sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 36 ja 37. Kyseinen rekisteröinti kattaa luokassa 36 muun muassa kiinteistöasiat, kiinteistöjen arvioinnin, asuntojen ja liikehuoneistojen vuokrauksen ja kiinteistönhallinnan ja luokassa 37 rakentamisen, huollon ja korjauksen sekä asennuspalvelut.

Matekin päätoimialana on puutalojen valmistaminen ja pystyttäminen. Tässä toiminnassa kyseinen yritys ryhtyi vuonna 2007 käyttämään logoa, jonka se oli rekisteröinyt vuonna 2009 tuotteille, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen luokituksen luokkaan 19, joka kattaa ”rakennusaineet ja ‑elementit, ei-metalliset; putket (jäykät) rakentamiseen, ei-metalliset; asfaltti, piki ja bitumi; siirrettävät rakennukset, ei-metalliset; muistomerkit, ei-metalliset”.

Koska Länsförsäkringar katsoi, että käyttämällä kyseistä logoa vuosina 2008–2011 Matek on loukannut EU-tavaramerkin, jonka haltija Länsförsäkringar on, tuottamaa yksinoikeutta, se nosti asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan kanteen Stockholms tingsrättissä (Tukholman käräjäoikeus, Ruotsi) vaatien, että tämä kieltää Matekia sakon uhalla käyttämästä Ruotsissa elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samankaltaisia kuin sen tavaramerkki. Stockholms tingsrätt hyväksyi kyseisen vaatimuksen.

Svea hovrätt (Svean hovioikeus, Ruotsi) kumosi kyseisen päätöksen. Vaikka hovioikeus totesikin, että Matekin käyttämä logo oli samankaltainen kuin Länsförsäkringarin rekisteröimä EU-tavaramerkki, se kuitenkin totesi, toisin kuin Stockholms tingsrätt, että kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arviointia ei ole suoritettava pelkästään muodollisen rekisteröinnin vaan myös haltijan tosiasiallisesti harjoittaman toiminnan perusteella. Svea hovrätt totesi näin ollen, ettei kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ilmennyt sekaannusvaaraa käsiteltävässä asiassa.

Länsförsäkringar teki valituksen ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen, Högsta domstoleniin (korkein oikeus, Ruotsi) väittäen, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sekaannusvaaran arvioinnin on viiden vuoden kuluessa EU-tavaramerkin rekisteröinnistä perustuttava pelkästään rekisteröintiin eikä kyseisen tavaramerkin tosiasialliseen käyttöön.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella ei ole mahdollista määrittää sovellettaessa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa EU-tavaramerkin rekisteröinnin merkitystä verrattuna tosiasialliseen käyttöön sellaisessa tapauksessa, jossa kolmas käyttää ilman suostumusta elinkeinotoiminnassa tällaisen tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä viiden vuoden kuluessa kyseisen tavaramerkin rekisteröinnistä.

Tässä tilanteessa Högsta domstolen on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)Onko se seikka merkityksellinen [EU-]tavaramerkin haltijan yksinoikeudelle, että haltija ei ajankohtana, jona ei ole vielä kulunut viittä vuotta rekisteröinnistä, ole ottanut unionissa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity?

2)Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, millä edellytyksillä ja millä tavalla tämä seikka vaikuttaa yksinoikeuteen?”

Kysymyksillään, jotka on tutkittava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana sen haltija voi, kun on olemassa sekaannusvaara, kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin sen tavaramerkki, kaikkien niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, tarvitsematta osoittaa kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kyseisiä tavaroita tai palveluita varten.

Matek toteaa, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaan soveltaa vain silloin, kun kyseessä olevaa EU-tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti.

Sen sijaan Euroopan komissio toteaa, että kyseisestä säännöksestä, luettuna yhdessä saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, käy ilmi, että haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana sovelletaan kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joita varten se on rekisteröity riippumatta siitä, onko se tosiasiallisessa käytössä unionissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta vai ei. Kyseisen ajanjakson päätyttyä vastaajan on esitettävä kyseisen asetuksen 99 artiklan 3 kohdan mukaisesta loukkauskanteesta väite siitä, että haltija voi menettää oikeutensa kyseisen merkin riittämättömän käytön vuoksi.

Unionin tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on vastattava muun muassa kysymykseen siitä, onko kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta viiden vuoden ajanjaksona, joka seuraa EU-tavaramerkin rekisteröintiä, ja siten asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitava ottamalla huomioon kaikki tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, vai päinvastoin ainoastaan niiden tavaroiden ja palveluiden perusteella, joiden osalta kyseistä tavaramerkkiä on jo tosiasiallisesti käytetty.

Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, ja sen vuoksi, että kyseinen tavaramerkki ja merkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

Kyseiseen säännökseen ei sisälly täsmennystä, joka koskee sitä, että EU-tavaramerkin haltijan on ollut käytettävä tavaramerkkiä vedotakseen tähän perustuvaan yksinoikeuteen, kun taas asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut EU-tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön unionissa niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä ilman, että kyseinen haltija voi vedota pätevään syyhyn käyttämättä jättämiselle, tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että tällaisessa tilanteessa, ellei siinä esitetyistä lisätäsmennyksistä muuta johdu, EU-tavaramerkin haltijan todetaan menettäneen oikeutensa EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella. Kyseisen asetuksen 51 artiklan 2 kohdassa täsmennetään lisäksi, että jos menettämisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, haltijan todetaan menettäneen oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

Vahvistaessaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa EU-tavaramerkin menettämissäännön, joka perustuu viiden vuoden käyttämättömyyteen, unionin lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, kuten kyseisen asetuksen johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta käy ilmi, asettaa EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisen edellytykseksi tavaramerkin tosiasiallinen käyttö. Tämä edellytys selittyy sillä, ettei ole perusteltua, että käyttämätön merkki estää kilpailua rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja epäämällä kilpailijoilta mahdollisuuden käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, kun ne laskevat sisämarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta ja tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, 54 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan sanamuodosta ja tarkoituksesta käy ilmi, että EU-tavaramerkin rekisteröinnistä alkavan viiden vuoden määräajan päättymiseen asti haltijan ei voida todeta menettäneen oikeuttaan osan tai kaikkien tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity. Kyseiset säännökset antavat siten haltijalle mahdollisuuden tavaramerkkinsä tosiasialliselle käyttöön ottamiselle tietyn ajanjakson ajaksi, jolloin tämä voi vedota tavaramerkin antamaan kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaiseen yksinoikeuteen kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta tarvitsematta osoittaa tällaista käyttämistä.

Täten on niin, että jotta voidaan määrittää kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, ovatko väitetyn oikeudenloukkaajan tavarat tai palvelut samoja tai samankaltaisia kuin kyseessä olevan EU-tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut, on arvioitava tämän säännöksen antaman yksinoikeuden laajuutta EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana ottamalla huomioon rekisteröinnin kohteena olleet tavarat ja palvelut eikä verrattuna kyseisen tavaramerkin haltijan tuona ajanjaksona harjoittamaan tosiasialliseen käyttöön.

Vaikka EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson päättymisen jälkeen tämän yksinoikeuden laajuuteen voi vaikuttaa sen seikan toteaminen sellaisen vastakanteen tai väitteen perusteella, jonka kolmas on nostanut tai esittänyt loukkauskanteen yhteydessä, että tavaramerkin haltija ei vielä ole tosiasiallisesti ottanut merkkiään käyttöön osaan tai kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joita varten se on rekisteröity, on kuitenkin todettava, ettei ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että käsiteltävässä asiassa olisi kyseessä tällainen tilanne, ja että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaisi selvyyttä tähän kysymykseen.

Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, on tulkittava siten, että EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden ajanjakson aikana sen haltija voi, jos on olemassa sekaannusvaara, kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin sen tavaramerkki, kaikkien niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, tarvitsematta osoittaa tämän tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä kyseisiin tavaroihin tai palveluihin.

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.