Generaladvokatens förslag till avgörande

Generaladvokatens förslag till avgörande

1 Artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet(1) ger varumärkesinnehavare skydd mot registrering av identiska eller liknande varumärken för identiska eller liknande varor eller tjänster om det "föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". I målet SABEL mot Puma(2) tillfrågades domstolen huruvida det förelåg en sådan risk för förväxling när allmänheten skulle kunna associera två varumärken utan att förväxla dem. Domstolen fastslog att det av avfattningen av artikel 4.1 b framgår att begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling utan syftar till att precisera dess räckvidd. Ordalydelsen i denna bestämmelse utesluter i sig att den skulle kunna tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. Domstolen uppgav att denna tolkning bekräftas av det tionde övervägandet till direktivet, enligt vilket "[g]rundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling".(3)

2 Förevarande mål avser artikel 5.1 b i direktivet, vilken i praktiskt taget identiska ordalag ger varumärkesinnehavare skydd mot att andra använder identiska eller liknande tecken för identiska eller liknande varor eller tjänster som kan "leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket". Hoge Raad der Nederlanden (Nederländernas högsta domstol) har hänskjutit följande fråga till domstolen för ett förhandsavgörande:

"Om

a) ett varumärke har en speciell särskiljningsförmåga antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten och

b) tredje man vid handel med varor eller tillhandahållande av tjänster, som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, utan varumärkesinnehavarens samtycke använder ett tecken som påminner om varumärket i sådan omfattning att det föreligger risk för att tecknet associeras med varumärket, skall artikel 5.1 b i direktiv 89/104 då tolkas så, att varumärkesinnehavarens ensamrätt ger honom befogenhet att förbjuda tredje man att använda märket, om varumärkets särskiljningsförmåga är sådan att det inte är uteslutet att associationen kan leda till förväxling?"

Varumärkesdirektivet

3 Varumärkesdirektivet antogs med stöd av artikel 100a i EG-fördraget (nu artikel 95 EG i ändrad lydelse). Syftet med direktivet var inte att "genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken" utan endast ett närmande av "de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion".(4)

4 De relevanta delarna av nionde och tionde övervägandet i ingressen till direktivet har följande lydelse:

"För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.

... Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den(5) association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden(6) av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv."

5 I artikel 4.1 b i direktivet föreskrivs att ett varumärke inte skall registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras "om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket".

6 I artikel 5.1 b föreskrivs att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda "tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket".

7 Det framgår tydligt att artiklarna 4.1 b och 5.1 b skall tolkas på samma sätt, vilket även de parter som ingett yttranden tycks anse.

8 Jag vill här påpeka att det förekommer avvikelser mellan direktivets olika språkversioner. De flesta andra versioner än den engelska versionen använder begreppet "risk" eller "fara" för förväxling och för association snarare än "sannolikhet" ("likelihood"). I den nederländska versionen används emellertid begreppet möjlighet för förväxling och för association i artikel 4.1 b och möjlighet för förväxling och för association i artikel 5.1 b, även om det i tionde övervägandet i ingressen till direktivet hänvisas till "risk" eller "fara" för förväxling. Av skäl som anges nedan anser jag att dessa terminologiska skillnader inte har någon betydelse.

9 I artikel 5.2 föreskrivs att en medlemsstat också kan "besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé".

Nationell lagstiftning

10 Före införlivandet av direktivet kunde innehavaren av ett varumärke enligt den enhetliga Benelux-lagen om varumärken(7) (nedan kallad Benelux-lagen) hindra all användning av ett identiskt eller ett liknande varumärke med avseende på samma eller liknande varor.(8) Det var således tillräckligt att varumärkena liknade varandra. Till skillnad från vad som var fallet i andra medlemsstater uppställdes inte i Benelux-lagen något krav på att det skulle föreligga risk för förväxling. I lagen fanns inte heller någon uttrycklig hänvisning till risk för association. Detta begrepp infördes av Beneluxdomstolen i målet Union/Union Soleure från år 1983,(9) vilket senare återspeglades i Benelux-lagen efter ändring för att införliva direktivet. I artikel 13 A.1 b i Benelux-lagen i dess ändrade lydelse(10) föreskrivs att ensamrätt till ett varumärke ger innehavaren möjlighet att hindra all användning i näringsverksamhet av ett varumärke eller ett liknande tecken med avseende på varor av den art för vilka varumärket är registrerat eller liknande varor när det finns en risk för att allmänheten associerar tecknet med varumärket.

Bakgrund och förfarandet

11 Adidas AG är innehavare i Benelux-länderna av ett varumärke bestående av tre streck. Detta märke är känt som Adidasmärket och de tre strecken anses inte endast som en dekoration. Adidas Benelux har en exklusiv licens i Benelux för Adidas AG. Bolagen betecknas nedan gemensamt Adidas.

12 Marca saluför en kollektion sportkläder. Ett antal klädesplagg ur denna kollektion är på sidorna försedda med två parallella streck på längden. Marca saluför även en T-tröja i färgerna vitt och orange med tre parallella svarta streck mitt på framsidan som löper vertikalt på längden, med en medaljong på framsidan på vilken en katt är avbildad och på vilken ordet TIM är skrivet.

13 Adidas ansåg att Marca hade gjort intrång på dess märke bestående av tre streck och i juni 1996 fattade ordföranden för Rechtbank te Breda ett interimistiskt beslut varigenom Marca ålades att i Benelux upphöra med att, vad gäller sju klädesplagg jämte TIM-tröjan, använda det märke som består av tre eller två streck eller något annat märke som liknar Adidasmärket. Adidas ansökan var grundad på artikel 13 A.1 i Benelux-lagen.

14 I april 1997 fastställde Gerechtshof te 's-Hertogenbosch detta beslut. Enligt den hänskjutande domstolen fastslog Gerechtshof att a) helhetsintrycket av klädesplaggen i fråga var sådant att det fanns en faktisk möjlighet att allmänheten skulle kunna associera Marcas motiv bestående av två streck med Adidas motiv bestående av tre streck, b) att det fanns en möjlighet att föräldrar skulle kunna associera de tre strecken på TIM-tröjan - som var avsedd för barn till och med åtta år och som vanligen köptes av föräldrar - med Adidas motiv bestående av tre streck samt c) att Adidas varumärke var allmänt känt.

15 I maj 1997 överklagade Marca till Hoge Raad och gjorde med stöd av domen i målet SABEL gällande att det för att styrka att det föreligger ett varumärkesintrång inte är tillräckligt att visa att det är sannolikt att allmänheten faktiskt kan associera tecknet med varumärket, utan det måste visas att det föreligger risk för att allmänheten förväxlar dem i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet.

16 Generaladvokat Bakels vid Hoge Raad föredrog sitt förslag till dom i september 1998. I förslaget redogjorde han för bakgrunden till Benelux-bestämmelsen, det omfattande varumärkesskydd som följer av denna, förhandlingarna bakom de relevanta bestämmelserna i direktivet och övertygelsen hos Benelux regeringar, vissa författare och domare i Benelux att Benelux-bestämmelsen var förenlig med direktivet. Generaladvokaten ansåg dock klart att lagen har ändrats till följd av direktivet och att endast en risk för association, utan att det föreligger en risk för förväxling, inte är tillräcklig. Han framhöll även att denna ståndpunkt utan tvivel är korrekt med hänsyn till domstolens dom i målet SABEL (vilken, såsom generaladvokat Bakels påpekade, avkunnades efter Gerechtshofs beslut(11)). Generaladvokat Bakels drog slutsatsen att Hoge Raad borde visa att den tillämpar EG-domstolens rättspraxis även om den skulle ha föredragit att rättspraxis hade utvecklats i en annan riktning.

17 Uppenbarligen lät inte Hoge Raad sig övertygas av generaladvokatens argument. I sin dom uttalade den att domen i målet SABEL inte i sig medför att det var felaktigt av Gerechtshof att fastställa beslutet till Adidas fördel. Hoge Raad påpekade att domstolen i målet SABEL fastslog att artikel 4.1 b inte var tillämplig "om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten"(12) och den drog slutsatsen att den omständigheten att det föreligger en risk(13) för association inte är tillräcklig för att motivera ett förbud enligt artikel 5.1 b, om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. Hoge Raad anser dock att om det (på grund av andra omständigheter) kan förutsättas att risk för förväxling inte är utesluten, är den omständigheten att det föreligger risk för association tillräcklig för att motivera ett förbud. Den anser att domen i målet SABEL synes ge stöd för denna slutsats i fall då det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är allmänt känt. Punkt 24 i domen tycks ange att det i ett sådant fall är tillräckligt att det föreligger risk för association, eftersom det inte kan uteslutas att denna association, som har uppkommit med anledning av konceptuell eller annan likhet, kan leda till förväxling.

18 Hoge Raad tillade att den tolkning av artikel 5.1 b med avseende på kända varumärken som framkommer vid en sådan tolkning av domen i målet SABEL motiverar den kompromiss som införandet av frasen "inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket" utgör, och förenar artikel 5.1 b med det skydd sådana varumärken kan ges enligt artikel 5.2 mot användning av tecken med avseende på varor eller tjänster av annan art än dem som omfattas av varumärket. Enligt denna tolkning skyddar artikel 5.1 b kända varumärken mot att man drar otillbörlig fördel av eller skadar dessas särskiljningsförmåga, för det fall tecken används med avseende på identiska eller liknande varor eller tjänster.

19 Hoge Raad drog slutsatsen att om denna tolkning av domen i målet SABEL är korrekt skall överklagandet av Gerechtshofs dom lämnas utan bifall. Gerechtshof fann nämligen inte endast att det förelåg en faktisk risk för association mellan Marcas tecken och Adidas varumärke, utan även att detta märke var allmänt känt. Man kan med anledning av detta inte utesluta att den av Gerechtshof fastslagna faktiska möjligheten för association kan leda till förväxling. Följaktligen anser Hoge Raad att bedömningen av de faktiska omständigheterna enligt den föreslagna tolkningen av artikel 5.1 b skulle kunna motivera det interimistiska förbud som Adidas ansökt om.

20 Hoge Raad hänsköt följaktligen den fråga som anges i punkt 2 ovan till domstolen för ett förhandsavgörande.

21 Marca Mode, Adidas, den nederländska och den brittiska regeringen samt kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Marca Mode, Adidas och kommissionen var företrädda vid sammanträdet.

Bedömning

22 Jag anser att den tolkning av artikel 5.1 b som Hoge Raad har föreslagit är oförenlig med domstolens tolkning av direktivets systematik och ordalydelse. Innan jag prövar den hänskjutna frågan, nämligen huruvida det finns skäl för att utvidga tillämpningsområdet för artikel 5.1 b när det första varumärket har en speciell särskiljningsförmåga i sig eller på grund av att det är allmänt känt, tänker jag ta upp den generella frågan huruvida det finns skäl att anse att artikel 5.1 b är tillämplig när det föreligger risk för association och möjligheten för förväxling inte kan uteslutas, även om den inte har styrkts. Slutligen tänker jag kortfattat behandla en fråga som Adidas väckt avseende tillämpningsområdet för artikel 5.2. Jag anser dock att den nationella domstolens fråga i förevarande mål till stor del besvarades i domstolens dom i målet SABEL och i det senare målet Canon,(14) där domstolen ombads att klargöra förhållandet mellan särskiljningsförmågan hos det varumärke som söker skydd och risken för förväxling. Jag tänker därför först återge de relevanta punkterna i domarna i de båda målen i sin helhet.

Domstolens rättspraxis

23 I målet SABEL tillfrågades domstolen i huvudsak huruvida det fanns risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b när allmänheten enbart associerade ett tecken med ett varumärke vilka gav uttryck för samma idé - i det fallet bilden av en puma på språng respektive en gepard på språng - trots att de inte förväxlades. Enligt tysk lagstiftning före direktivets införlivande skulle en sådan association inte vara tillräcklig för att förhindra registrering av tecknet, utan det krävdes förväxling i egentlig mening. Frågan avsåg i huvudsak huruvida direktivet har utvidgat skyddet i enlighet med lagstiftningen i Benelux före direktivets införlivande, enligt vilken det var tillräckligt med association. Domstolen fastslog följande:

"14 Den belgiska, den luxemburgska och den nederländska regeringen har gjort gällande att begreppet 'risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket' har införts i de ovan åsyftade bestämmelserna i direktivet på deras begäran, för att dessa bestämmelser skall tolkas på samma sätt som artikel 13 A i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag, som inte använder begreppet risk för förväxling utan begreppet överensstämmelse mellan varumärken för att begränsa räckvidden av den ensamrätt som ett varumärke ger.

15 Dessa regeringar har åberopat en dom av Beneluxdomstolen enligt vilken det föreligger överensstämmelse mellan ett varumärke och ett tecken när det, med hänsyn till särprägeln i det enskilda fallet, bland annat varumärkets särskiljande förmåga, är så att varumärket och tecknet betraktade var för sig och i förhållande till varandra i ljud, bild eller ord uppvisar en sådan likhet att tecknet och varumärket kan associeras med varandra (dom av den 20 maj 1983, Julien mot Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, s. 36). Denna rättspraxis utgår från föreställningen att när ett tecken kan ge upphov till associationer med ett varumärke kan allmänheten förknippa detta tecken med detta varumärke. En sådan sammanlänkning kan vara skadlig för det äldre varumärket, inte bara när det ger upphov till föreställningen att produkterna har samma ursprung eller är besläktade, utan också när det inte föreligger någon risk för förväxling mellan tecknet och varumärket. Faktum är att en association mellan ett tecken och ett varumärke på grund av att tecknet, ofta omedvetet, framkallar minnesbilden av varumärket, kan överföra den 'goodwill' som det äldre varumärket har till tecknet och även försvaga den bild som är förknippad med detta varumärke.

16 Enligt dessa regeringar omfattar risken för association således tre typfall: för det första, att allmänheten förväxlar tecknet och varumärket i fråga (risk för direkt förväxling), för det andra, att allmänheten förknippar innehavaren av tecknet med innehavaren av varumärket och förväxlar dem (risk för indirekt förväxling eller association) samt, för det tredje, att allmänheten ser ett samband mellan tecknet och varumärket på grund av att tecknet framkallar minnesbilden av varumärket, likväl utan att förväxla dem (risk för egentlig association).

17 Såsom dessa regeringar har hävdat bör det därför prövas om artikel 4.1 b kan anses tillämplig när det inte föreligger en risk för direkt eller indirekt förväxling, utan bara en risk för egentlig association. En sådan tolkning av direktivet har bestritts av såväl den brittiska regeringen som av kommissionen.

18 I detta avseende finns det anledning att erinra om att artikel 4.1 b i direktivet endast kan tillämpas om det på grund av överensstämmelsen eller likheten mellan de varumärken och de varor eller tjänster som täcks av varumärkena 'föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket'. Av denna avfattning framgår att begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling utan syftar till att precisera dess räckvidd. Ordalydelsen i denna bestämmelse utesluter således i sig att den skulle kunna tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten.

19 Denna tolkning vinner likaså stöd av det tionde övervägandet till direktivet, enligt vilket '[g]rundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling'.

...

22 Såsom har konstaterats i punkt 18 i föreliggande dom är artikel 4.1 b i direktivet inte tillämplig om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. I detta avseende framgår det av det tionde övervägandet till direktivet att bedömningen av om det finns en risk för förväxling måste ske 'mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna'. Risken för förväxling skall således bedömas i sin helhet med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet.

23 Denna helhetsbedömning skall, vad gäller dessa varumärkens likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Faktum är att det av ordalydelsen av artikel 4.1 b i direktivet, enligt vilken 'det ... föreligger en risk att allmänheten förväxlar ...', framgår att det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den sorts produkt eller tjänst som är i fråga har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer.

24 I detta sammanhang finns det anledning påpeka att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling. Det kan följaktligen inte uteslutas att den konceptuella likheten, på grund av att de två varumärkena använder figurer som överensstämmer till sitt begreppsinnehåll, skulle kunna utgöra en risk för förväxling i ett fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten.

25 Under de omständigheter som föreligger i målet vid den nationella domstolen, när det äldre varumärket inte i någon större utsträckning är allmänt känt och består av en figur som företer få bildbeståndsdelar, räcker det emellertid inte endast med den konceptuella likheten mellan varumärkena för att en risk för förväxling skall föreligga.

26 Svaret på den fråga som Bundesgerichtshof ställt är följaktligen att den i artikel 4.1 b i direktivet angivna förväxlingsrisken, 'inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket', skall tolkas på så sätt att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse."

24 I målet Canon hade företaget MGM ansökt om registrering av varumärket "CANNON" avseende vissa varor, däribland videofilmkasetter. Canon motsatte sig denna ansökan med motiveringen att en sådan registrering skulle strida mot dess eget varumärke "Canon", vilket redan var registrerat för vissa varor, däribland TV-kameror och apparater för TV-inspelning, samt att varumärket ansågs vara känt (till skillnad från Pumas varumärke, som den nationella domstolen inte ansåg ha en speciell särskiljningsförmåga, varken i sig eller på grund av att varumärket var känt). Domstolen tillfrågades om artikel 4.1 b i direktivet skall tolkas på så sätt att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling.

25 Domstolen återgav tionde övervägandet i ingressen till direktivet(15) och fastslog därefter följande:

"16 För det andra skall enligt domstolens rättspraxis risken för att allmänheten förväxlar varumärkena, vilken utgör villkor för tillämpning av artikel 4.1 b i direktivet, vara föremål för en helhetsbedömning, varvid hänsyn skall tas till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet (dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22).

17 Kravet att det skall göras en helhetsbedömning av risken för förväxling tyder på att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de täcker.(16) Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer har nämligen avhandlats i tionde övervägandet i direktivet, i vilket det föreskrivs att det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling, vilken i sin tur måste bedömas mot bakgrund av i hur hög grad märket är känt på marknaden och graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de varor eller tjänster som de täcker.

18 Det framgår för övrigt av domstolens rättspraxis att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, desto större är risken för förväxling (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 24). Eftersom skyddet för ett registrerat varumärke enligt artikel 4.1 b i direktivet är avhängigt av förekomsten av en risk för förväxling åtnjuter varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga."

"Risk för förväxling"

26 Jag tänker nu behandla frågan huruvida artikel 5.1 b kan vara tillämplig när det föreligger risk för association och möjligheten för förväxling inte kan uteslutas. Jag anser att en sådan tolkning av bestämmelsen är ohållbar av följande skäl.

27 För det första är en sådan tolkning utesluten på grund av bestämmelsens ordalydelse och domstolens tolkning av denna. I artikel 5.1 b anges att den är tillämplig om det "kan leda till förväxling". I tionde övervägandet i ingressen till direktivet anges att grundförutsättningen för varumärkesskyddet är att det finns en risk för förväxling under de omständigheter som därefter anges i artikel 5.1 b. Som domstolen påpekade i målet SABEL är enbart association inte i sig tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling. I målet Canon fastslog domstolen uttryckligen att "skyddet för ett registrerat varumärke enligt artikel 4.1 b i direktivet är avhängigt av förekomsten av en risk för förväxling".(17) Det vore felaktigt att bortse från den uttryckliga ordalydelsen i den bestämmelse som tolkas, och det vore ett egendomligt språkbruk att anse att risk för förväxling föreligger enbart på grund av att möjligheten för förväxling inte kan uteslutas.

28 Det skall tilläggas att det i slutet av tionde övervägande anges att "[f]ormerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv". Detta bekräftar således att det måste styrkas att det föreligger risk för förväxling.(18)

29 Det skall tillstås att dessa argument väger tyngst med avseende på den engelska versionen av direktivet, eftersom det i de övriga språkversionerna av artikel 5.1 b talas om fara, risk eller möjlighet, snarare än sannolikhet. Av de skäl som anges nedan anser jag att skillnaden mellan de olika språkversionerna av artikel 5.1 b inte påverkar tolkningen av villkoret i fråga.

30 Rent grundläggande anser jag dock att det kriterium som Hoge Raad har föreslagit inte är förenligt med den norm avseende genomsnittskonsumenten som domstolen har fastslagit och som skall tillämpas vid den helhetsbedömning av risken för förväxling som krävs för att fastställa huruvida artikel 5.1 b är tillämplig. Det framgår av domstolens rättspraxis att i det avseendet skall genomsnittskonsumenten anses vara normalt informerad samt uppmärksam och upplyst.(19) Såsom Marca Mode har påpekat är det inte längre relevant att en minoritet särskilt ouppmärksamma konsumenter eventuellt skulle kunna förväxla varorna. Som tur är har nämligen gemenskapsrätten bortsett från de konsumenter som förväxlar varumärket "LUCKY WHIP" med varumärket "Schöller-Nucki".(20)

31 Såsom den nederländska regeringen har påpekat ber Hoge Raad att domstolen skall kasta om orden i direktivet. Hoge Raad anser att "förväxling ..., inbegripet risken för association" i artikel 5.1 b betyder "association ..., inbegripet risken för förväxling". Domstolen har redan prövat denna ståndpunkt och uttryckligen förkastat den i domen i målet SABEL.

32 Jag anser att det ovannämnda utgör särskilda skäl, vilka hämtats från rättspraxis och direktivet, som tydligt talar emot den tolkning som Hoge Raad förespråkar. Mer generellt finns det även ett flertal principiella skäl till varför det inte är önskvärt att ge begreppet förväxling en extensiv tolkning.

33 Såsom Marca Mode har påpekat skulle en extensiv tolkning av begreppet förväxling utgöra ett hinder för den inre marknaden. Syftet med ett sådant direktiv som varumärkesdirektivet, vilket antagits med stöd av artikel 100a i EG-fördraget, är att uppnå de målsättningar som fastslagits i artikel 7a (nu artikel 14 EG i ändrad lydelse) och framför allt att säkerställa fri rörlighet för varor och tjänster på den inre marknaden. Dessa målsättningar talar mot en vidsträckt tolkning av begreppet "risk för förväxling", vilken skulle leda till obefogade begränsningar av den fria rörligheten för varor och tjänster.(21)

34 Kravet på förväxling som ett villkor för varumärkesskydd är naturligtvis inte något nytt begrepp som införts genom direktivet. Det återspeglar domstolens fasta rättspraxis avseende räckvidden av varumärkesinnehavares rättigheter mot bakgrund av artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i ändrade lydelser). I en lång rad mål, där konturerna för gemenskapens varumärkeslagstiftning drogs upp, utvecklade domstolen den grundläggande principen att det särskilda föremålet för ett varumärke i synnerhet är att tillförsäkra innehavaren ensamrätten att använda varumärket då en vara för första gången förs ut på marknaden och att på detta sätt skydda honom mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta varumärke. För att fastställa den exakta räckvidden av varumärkesinnehavarens ensamrätt skall hänsyn tas till varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor som har ett annat ursprung.(22) Om skyddet i artikel 5.1 b i direktivet skulle utvidgas på det sätt som Hoge Raad har föreslagit skulle det således få till följd att direktivet gav ett mer omfattande skydd till varumärkesinnehavare än vad domstolen har ansett lämpligt att tillåta genom undantag från principen om fri rörlighet för varor i artikel 36 i fördraget.

35 En extensiv tolkning av begreppet förväxling skulle även allvarligt förhindra en verksam tillämpning av förordningen om gemenskapsvarumärken.(23) Förordningen, genom vilken ett gemenskapsvarumärke införs, innehåller bestämmelser avseende förväxling mellan varumärken som praktiskt taget är identiska med direktivets bestämmelser. Det är helt logiskt att direktivets bestämmelser skall tolkas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i förordningen. Ett gemenskapsvarumärke kan endast beviljas för hela gemenskapen och för att registreringen av ett varumärke som gemenskapsvarumärke skall förhindras är det således tillräckligt att det strider mot bara ett varumärke i ett land. En invändning mot en ansökan om registrering av ett varumärke kan vara grundad på att det redan finns ett gemenskapsvarumärke, ett varumärke registrerat i någon av medlemsstaterna eller, under vissa omständigheter, en oregistrerad rättighet som erkänts i en medlemsstat.(24) Ett alltför omfattande skydd för varumärken på grund av att det finns en risk för att dessa associeras med andra varumärken skulle följaktligen göra det mycket svårt för många varumärken att registreras på gemenskapsnivå. För att systemet med gemenskapsvarumärken skall fungera på ett effektivt sätt och för att förhindra att ansökningar överhopas med invändningar tycks det vara nödvändigt att varumärken skall kunna registreras om det inte föreligger en verklig risk för förväxling som styrkts i vederbörlig ordning.

36 De internationella konventioner som gemenskapen och/eller medlemsstaterna är parter till ger inte heller något stöd för att varumärkesskyddet kan grundas endast på association. I direktivets sista övervägande betonas visserligen att det är nödvändigt att bestämmelserna "helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen",(25) men i konventionen hänvisas det uttryckligen endast till förväxling.(26) I avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS)(27) sammankopplas på samma sätt varumärkesskyddet till användning som medför en risk för förväxling.(28)

37 Slutligen vill jag påpeka att tonvikten har lagts på olika saker i de olika språkversionerna av direktivet. I den engelska versionen hänvisas det till "likelihood" (sannolikhet) för förväxling och association, medan uttryck för risk eller fara används i alla andra språkversioner utom den nederländska. I den nederländska versionen, som har en helt annan uppbyggnad än övriga versioner, talas det om omständigheter när "förväxling kan uppstå, däribland möjlighet för association" ("verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie") (artikel 4.1 b) eller när "förväxling kan uppstå, däribland risk för association" ("verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie") (artikel 5.1 b) (det skall dock påpekas att det i det tionde övervägandet i ingressen två gånger hänvisas till "risk för förväxling"). Av det skälet talas det i den nederländska översättningen av punkterna 18 och 22 i domen i målet SABEL om möjlighet snarare än sannolikhet, risk eller fara. Av förståeliga skäl används detta språkbruk i begäran om förhandsavgörande och i den hänskjutna frågan. Mot bakgrund av direktivets systematik och syften anser jag dock, såsom angetts ovan, att det inte skall fästas någon vikt vid att det används en annan terminologi i den nederländska versionen av direktivet eller i domen i målet SABEL.

Varumärken med en speciell särskiljningsförmåga

38 Följaktligen drar jag slutsatsen att artikel 5.1 b generellt sett inte kan anses vara tillämplig när det föreligger risk för association och möjligheten för förväxling inte kan uteslutas, även om den inte har styrkts. Hoge Raad anser dock att det följer av ordalydelsen i punkt 24 i domen i målet SABEL att i fall då det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är allmänt känt, kan man vid risk för association utgå ifrån att det föreligger risk för förväxling.

39 Marca Mode, den brittiska och den nederländska regeringen samt kommissionen är alla ense om att tolkningsfrågan bör besvaras nekande. Marca Mode baserar sin argumentation på domstolens rättspraxis, direktivets bakgrund och systematik samt varumärkets särskilda föremål. Den nederländska regeringen anser att frågan kan besvaras genom hänvisning till domen i målet SABEL, direktivets ordalydelse samt syftet med varumärken. Kommissionen och den brittiska regeringen har hänvisat till domarna i målen SABEL och Canon.

40 Domstolen fastslog i punkt 24 i domen i målet SABEL att "ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling". Det framgår klart av sammanhanget att detta påstående följer av kravet på att risken för förväxling skall bedömas i sin helhet med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet,(29) och av den omständigheten att denna helhetsbedömning skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar.(30)

41 Även om det skulle kunna uppstå tvivel om vad domstolen avsåg i domen i målet SABEL, har dessa tvivel skingrats genom domstolens domar i målen Canon och Lloyd.(31) I dessa mål tillfrågades domstolen vilken vikt som skall fästas vid att det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga vid bedömningen av risken för förväxling. Av de svar domstolen gav framgår att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling,(32) och ju större likheten är mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena och ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling.(33) Såsom domstolen har förklarat (och som faktiskt förklarades redan i målet SABEL) framgår dessa båda påståenden av ordalydelsen i tionde övervägandet, där det anges att bedömningen av om det finns en risk för förväxling måste ske "mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna".(34)

42 Såsom Marca Mode, den brittiska och den nederländska regeringen samt kommissionen i huvudsak har gjort gällande är frågan huruvida det föreligger risk för förväxling en sakfråga i varje mål, och i det sammanhanget kan den omständigheten att det äldre varumärket har särskiljningsförmåga ofta vara relevant vid bedömningen av om det faktiskt föreligger en risk för förväxling. För att artikel 5.1 b skall vara tillämplig krävs dock att det föreligger risk för förväxling. Det kan dock påpekas, såsom Marca Mode och kommissionen har gjort, att uppfattningen att risken för förväxling måste styrkas när det rör sig om ett varumärke med särskiljningsförmåga låg till grund för domen i målet Canon, vilket avsåg ett varumärke som ansågs ha särskiljningsförmåga på grund av att det var känt.(35) Det skall även påpekas att domen i målet Canon avkunnades före det att beslutet om hänskjutande fattades i detta mål.

43 I punkt 24 i domen i målet SABEL bekräftade domstolen sin uppfattning om att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större risk för förväxling, och den angav att det följaktligen inte kunde uteslutas att den konceptuella likheten, på grund av att de två varumärkena använder figurer som överensstämmer till sitt begreppsinnehåll, skulle kunna utgöra en risk för förväxling i ett fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten.(36) Det framgår dock av det ovannämnda att bedömningen i varje enskilt fall skall göras utifrån de relevanta faktiska omständigheterna, och därför kan inte någon allmänt tillämplig princip härledas ur detta uttalande. Antagligen avsåg domstolen en konkret situation som skulle kunna uppstå om exempelvis ett tecken bestående av en liten hund som spetsar öronen mot tratten på en vevgrammofon användes med avseende på skivor, kassetter, CD-skivor eller liknande varor. I fall där de aktuella varumärkena överensstämmer till sitt begreppsinnehåll är det (såsom den nederländska regeringen har påpekat) uppenbarligen lättare att styrka att det föreligger risk för förväxling om det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, än vad som var fallet i målet SABEL, där det äldre varumärket inte hade en speciell särskiljningsförmåga.

44 Den ståndpunkt som Hoge Raad har förespråkat och som stöds av Adidas, nämligen att man skall utgå ifrån att det föreligger risk för förväxling om det äldre varumärket har särskiljningsförmåga och det har styrkts att det föreligger risk för association, strider inte bara mot ordalydelsen i artikel 5.1 b och direktivets syften, såsom angetts ovan, utan medför också att skyddet för varumärken med speciell särskiljningsförmåga utvidgas ytterligare. Sådana varumärken åtnjuter faktiskt redan ett större skydd enligt artikel 5.1 b än mindre kända varumärken efter domstolens uttalanden i målen Canon och Lloyd om betydelsen av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling. Att bevilja kända varumärken ytterligare skydd om det inte föreligger förväxling skulle innebära ett skydd mot försvagning, det vill säga försvagning av ett varumärkes särskiljningsförmåga så att det inte längre är i stånd att väcka en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats eller används.(37) Att bevilja ett sådant skydd genom en kreativ tolkning av artikel 5.1 b skulle strida mot direktivets systematik, vilken klart föreskriver att om det skall ges något ytterligare skydd skall det ske genom artiklarna 4.4 a(38) och 5.2 efter medlemsstaternas eget val: se nionde övervägandet i ingressen.(39)

45 Det skall erinras om att enligt artikel 5.2(40) får medlemsstaterna ge innehavaren av ett känt varumärke ytterligare skydd. En sådan varumärkesinnehavare kan få rätt att förhindra användning av ett identiskt eller liknande tecken med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. För det fall den tolkning av artikel 5.1 b som Hoge Raad har föreslagit inte kan godtas har Adidas föreslagit att artikel 5.2 i direktivet skall tolkas så att den inte bara är tillämplig när varorna eller tjänsterna i fråga är av annan art, vilket den vid ett första påseende uttryckligen tycks föreskriva, utan även och a fortiori när de är av samma art. Företaget anser nämligen att det vore konstigt om kända varumärken skulle skyddas mot försvagning när varorna eller tjänsterna är av annan art, men inte när det rör sig om varor eller tjänster av samma art. Både i sitt skriftliga och sitt muntliga yttrande har Adidas yrkat att domstolen skall pröva tillämpningen av artikel 5.2, trots att Hoge Raad inte har begärt detta i sin begäran om förhandsavgörande.

46 Jag anser att det enbart av det skälet är olämpligt av domstolen att i detta förfarande försöka åtgärda det uppenbart oförenliga i räckvidden av det skydd som ges genom artikel 5.1 b och artikel 5.2. Frågan huruvida artikel 5.2, i enlighet med dess lydelse, är avsedd att endast vara tillämplig när varorna i fråga är av annan art eller om artikeln skall tolkas mer extensivt har väckt - och fortsätter att väcka - stort akademiskt intresse. Det är med säkerhet en fråga som domstolen i sinom tid kommer att ombes att besvara. I förevarande mål har frågan dock inte behandlats uttömmande i de yttranden som ingetts till domstolen, eftersom den nationella domstolens fråga inte avser artikel 5.2. Endast Adidas har behandlat frågan till fullo. Marca Mode har i slutet av sitt skriftliga yttrande endast kommenterat att det inte anser att det föreligger någon motsättning mellan skillnaden i tillämpningsområde för artikel 5.1 b och artikel 5.2. Förenade kungariket har påpekat att kriteriet i artikel 5.2 skiljer sig från kriteriet i artikel 5.1 b, och att ordalydelsen i den sistnämnda artikeln inte kan ändras till förmån för en särskild kategori av varumärken. Den nederländska regeringen har inte tagit upp frågan alls och kommissionen anser att det inte är lämpligt att i detta fall ta upp frågan om den uppenbara oförenlighet som föreligger mellan artikel 5.1 b och artikel 5.2. Om domstolen skulle göra en prövning av artikel 5.2, skulle denna prövning ske utan uttömmande yttranden från kommissionen eller från de medlemsstater som har ingett yttranden i målet, och troligen inte heller från de medlemsstater som, om de kände till att räckvidden av artikel 5.2 var i fråga, eventuellt skulle använda sig av rätten att inkomma med yttrande. Jag anser att det varken skulle vara lämpligt eller skäligt av domstolen att handla på detta sätt, utan domstolen bör invänta ett mål där den nationella domstolen uttryckligen ber om vägledning i den utan tvivel intressanta frågan om räckvidden av artikel 5.2.

Förslag till avgörande

47 Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att den fråga som hänskjutits av Hoge Raad skall besvaras på följande sätt:

1) Artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar är endast tillämplig om det föreligger en verklig risk för förväxling, som styrkts i vederbörlig ordning, avseende varornas eller tjänsternas ursprung.

2) Om ett varumärke har en speciell särskiljningsförmåga och tredje man vid handel med varor eller tillhandahållande av tjänster, som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, utan varumärkesinnehavarens samtycke använder ett tecken som påminner om varumärket i sådan omfattning att det föreligger möjlighet, risk eller sannolikhet för att tecknet skall associeras med varumärket, är det för att artikel 5.1 b i direktiv 89/104 skall tillämpas inte tillräckligt att varumärkets särskiljningsförmåga är sådan att det inte är uteslutet att det föreligger en möjlighet, risk eller sannolikhet för att associationen kan leda till förväxling.

(1) - Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

(2) - Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95 (REG 1997, s. I-6191, nedan kallat målet SABEL).

(3) - Punkterna 18 och 19.

(4) - Tredje övervägandet i ingressen till direktivet.

(5) - Utelämnas [fotnoten avser ett fel i den engelska versionen av direktivet].

(6) - Se ovan fotnot 5.

(7) - Bifogad till Benelux varumärkeskonvention av den 19 mars 1962.

(8) - Artikel 13 A i Benelux-lagen.

(9) - Domen i målet A 82/5 av den 20 maj 1983, Henri Jullien BV mot Norbert Verschuere, Rättspraxis från Beneluxdomstolen 1983, s. 36.

(10) - Genom ett protokoll av den 2 december 1992, vilket trädde i kraft den 1 januari 1996.

(11) - Domen i målet SABEL avkunnades i november 1997.

(12) - Punkterna 18 och 22.

(13) - Se min kommentar i punkt 8 ovan avseende de språkliga skillnaderna i den nederländska och den engelska versionen av direktivet.

(14) - Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97 (REG 1998, s. I-5507).

(15) - Återges i punkt 4 ovan.

(16) - Utelämnas [fotnoten avser den engelska versionen av domen].

(17) - Punkt 18 i domen.

(18) - Se även punkt 11 i domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik.

(19) - Domen i det ovan i fotnot 18 nämnda målet Lloyd, punkt 26, och den tidigare rättspraxis som det hänvisas till där.

(20) - Se punkt 36 i mitt förslag till avgörande inför domen i mål C-10/89, HAG GF (REG 1990, s. 3711, svensk specialutgåva, volym 10, nedan kallat målet HAG II).

(21) - Se punkterna 50 och 51 i mitt förslag till avgörande inför domen i målet SABEL. Se även punkt 20 i mitt förslag till avgörande inför domen i målet Lloyd.

(22) - Se särskilt domen i det ovan i fotnot 20 nämnda målet HAG II, punkt 14, och senast i dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkterna 22-24. Se även punkterna 31 och 32 i mitt förslag till avgörande inför domen i målet SABEL.

(23) - Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

(24) - Se artikel 8.1 och 8.2 i förordningen.

(25) - Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast ändrad i Stockholm den 14 juli 1967.

(26) - Artiklarna 10a 3.1 och 6a. Se närmare punkt 53 i mitt förslag till avgörande i målet SABEL.

(27) - EGT L 336, 1994, s. 214; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216.

(28) - Artikel 16.1, som återges i punkt 54 i mitt förslag till avgörande i målet SABEL.

(29) - Punkt 22 i domen.

(30) - Punkt 23 i domen.

(31) - Se ovan fotnot 18.

(32) - Domslutet i målet Canon.

(33) - Domslutet i domen i målet Lloyd.

(34) - Se punkt 22 i domen i målet SABEL, punkt 17 i domen i målet Canon samt punkt 19 i domen i målet Lloyd.

(35) - Se punkterna 15-19 och 22 i domen.

(36) - Punkt 24 i domen.

(37) - Se närmare punkterna 38 och 39 i mitt förslag till avgörande i målet SABEL.

(38) - Enligt artikel 4.4 a har medlemsstaterna möjlighet att besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras under liknande omständigheter som dem som anges i artikel 5.2.

(39) - Återges ovan i punkt 4.

(40) - Återges ovan i punkt 9.